הדפסה

the iams company נ' hunter GROUP

תיק עש"א 3066.09.12

לפני: כבוד השופט הבכיר גדעון גינת

המערערת: The Iams Company
נ ג ד
המשיבה: Hunter Group Ltd. Part.

ערעור מיום 02.09.12 על החלטה מיום 17.06.12 של רשם סימני המסחר
בהתנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר 755, 190

בשם המערערת: עו"ד ד"ר שלמה כהן
בשם המשיבה: עורכי-הדין אהרֹן פֶקטוֹר, יוסי בְּרֶגמן ואסף עזרתי

פסק-דין
ערעור על החלטת רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר (להלן: "הרשם"), מיום 17.6.2012, לפיה דחה כב' הרשם אסא קלינג את התנגדות המערערת לרישום סימן מסחר מס' 755, 190: בסוג 31, על-ידי המשיבה.

לטענת המערערת, שגה הרשם ב כך שדחה את התנגדותה לרישום סימן המסחר המבוקש , לאחר שקבע כי אינו דומה עד כדי ל הטעות לסימנהּ הרשום של המערערת,
The Iams Company, (סימן מס' 91789, סוג 31), הנראה כך:

ומופיע על-גבי מוצריה באופן הבא:

רקע דיוני ועובדתי
1. המערערת, The Iams Company, בעלת סימן המסחר דלעיל , הינה חברה אמריקא ית המשווקת, החל משנת 1946, מזון לחיות מחמד, ברחבי העולם. המשיבה, Hunter Group Ltd. Part., חברה תאילנדית, משווקת ברחבי העולם מגוון מוצרים לחיות מחמד (לרבות מזון), החל משנת 1991.

2. המשיבה הגישה ביום 5.6.2006 בקשה לרישום סימן המסחר בישראל. בקשתה פורסמה, לאחר קיבול, ב-29.2.2008.
המערערת הגישה התנגדות לרישום הסימן המבוקש ביום 27.5.2008, והתנגדותה נדונה בפני כב' הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ ביום 26.10.2010. פוסק זה פרש מתפקידו, וביום 17.6.2012, נדחתה התנגדות המערערת, על-ידי כב' הרשם קלינג, כאמור בהחלטתו (להלן: "ההחלטה").

החלטת הרשם מושא הערעור
3. החלטת הרשם (אשר לא שמע את הראיות והמצהירים בתיק), ניתנה בהתבסס על החומר הכתוב שהובא בפניו, בהתאם לתקנה 73א. לתקנות סימני המסחר, 1940 (להלן: "התקנות"), ובהיעדר התנגדות הצדדים.
בהתאם להוראות סעיף 25 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 [להלן: " הפקודה"] (ערעור לפני בית משפט מחוזי), הוגש הערעור על החלטת הרשם לבית משפט זה, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים.

4. סימני הצדדי ם נבחנו על-ידי הרשם על -פי "המבחן המשולש", אשר נקבע בפסיקה ככלי מסייע לבחינת מידת הדמי ון בין סימנים מתחרים. תחילה נבחנה טביעת כף הרגל שהיא החלק הדומיננטי בסימני הצדדים, היוצר דמיון " ויזואלי" ביניהם. נושא זה זכה להתייחסות נרחבת.
בעניין מבחן סוג הסחורות והלקוחות, נקבע , כי המדובר בסוגי סחורות ולקוחות זהים.

5. מסקנתו של הרשם מכלל הנתונים שהובאו בפניו הייתה כי הסימן המבוקש כשיר לרישום מאחר ולא קיים דמיון העולה כדי הטעייה בינו לבין סימני המתנגדת, לפיכך, דחה את כלל טענותיה (ר' סע' 40, עמ' 9 להחלטה).

המחלוקת המרכזית בין הצדדים
6. האם הסימניםו- דומים, באופן שעשוי להטעות את הצרכן, והמצדיק, לכן, את מניעת רישומם במקביל כסימני מסחר, כפי בקשת המערערת?
להוכחת טענותיה, מפנה המערערת בין היתר, לנספח ב' שהוגש מטעמה - תצהירה של ליטל אשר מיום 9.2.2009. אשר, מציינת, הן בתצהירהּ והן בפני הפוסק בקניין רוחני, כי היא מועסקת בחב' Procter & Gamble Company (סע' 1 לתצהיר וכן עמ' 3-4 לפרוט') , ובתוקף תפקידה נמנית על ההנהלה בארץ. לדבריה, היא נציגת החברה ומצויה בקשר תמידי עם מחלקות המו"פ והמדע ובעלת ידע טכני בכל הקשור לטיב המוצרים ולמיתוגם (ר' עמ' 3-4 לעדותה).

עיקר הטענות, שחזרו על עצמן בתצהיר הנ"ל ובעיקרי הטיעון של המערערת , נוגעות לעניינים הבאים:

סימנה של המערערת הוא מוכר ובעל שם בארץ ובעולם (סע' 8 לתצהיר, סע' 1-4 לעיקרי הטיעון);
סימנה של המשיבה הוא חיקוי מיפר ומטעה (סע' 18 לתצהיר, סע' 8, 10 לעיקרי הטיעון).

7. טענה נוספת, המופיעה בעיקרי הטיעון ואליה אתייחס כבר עתה, נוגעת לחוסר בקיאותו של המצהיר מטעם המשיבה (בועז אשל) בכל הנוגע לחברה אותה הוא מייצג ולמוצריה (ר' סע' 22 לעיקרי הטיעון).
המצהיר מציין בתצהירו כי הוא סוכן מורשה של החברה המשיבה בישראל, המכיר את מוצריה ועסקיה מזה שנים רבות (ר' סע' 1-2 לתצהיר).
בחקירתו הנגדית בפני הפוסק ציין אשל, כי הוא מטפל בעניינים ניהוליים, שיווקיים, קשרי לקוחות וסוכנים (ר' עמ' 30 לפרוט' הדיון בהתנגדות לבקשת לרישום סימן מסחר, מיום 26.10.2010 - נספח ג' לנספחים מטעם המערער ת).
בחקירתו הנ"ל מנסה המצהיר להתחמק ממתן מענה לחלק מהשאלות שהוצגו לו. (ר' עמ' 31-30: "...אני לא הייתי מעוניין בדיוק להיכנס לכמויות.."; " אני לא מעוניין להיכנס לסכומים המדוייקים").
תשובות עמומות אלה אכן יוצרות תחושה לא נוחה, ואני מוכן להסכים עם טענות ב"כ המערערת באשר אליהן ולכך, שראוי לתת משקל מועט לעדות זו. מאידך, גם עדותה של אשר בפני הפוסק, אינה חפה מבעיות.
אשר העידה על עצמה, כאמור, כי היא מתמצאת היטב במוצרי IAMS וEukanuba. על אף זאת, משנתבקשה על-ידי ב"כ המשיבה לפרט איזה מוצרים מיועדים לכלבים ואיזה לחתולים (עמ' 7 לחקירתה הנגדית), היא עונה: "למיטב ידיעתי איימס זה לחתולים ויוקנובה לכלבים".
ב"כ המשיבה חוזר על תשובתה והיא שבה ומאשרת אותה.

תשובה שגויה זו, של העדה, לשאלה קלה ובסיסית, מעידה באופן על חוסר בקיאות. די ברפרוף בנספח A שצורף לתצהירה, כדי לראות בעמודיו הראשונים דוגמאות רבות ל- Iams Dog Food, ובעמודיו האחרונים מוצרים רבים של Eukanuba המיועדים לחתולים.

8. נושא נוסף אליו נדרשה אשר הוא טביעת הרגל (paw), המהווה סימן רשום של המערערת החל משנת 1998 (ר' נספח G לתצהירה) ומוטבעת על מוצרי Iams כבר משנת 1980.
בתצהירה (סע' 18) מופיעות טבלאות המשוות את סימני המערערת והמשיבה תחת הכותרת:
"There is real prospect of confusion between the requested mark and Iams' well known mark"

אשר מודעת איפא לבעייתיות שמעוררות טביעות רגל שונות.
טביעת הרגל של חברת Nestle,(סימן מס' 87529, ר' עמ' 283 להודעת הערעור), לעומת זאת, אינה מוכרת לה.
לדבריה: "לא ידוע לי אם המוצר הזה נמכר בשוק, לא ידוע לי, פעם ראשונה שאני רואה, לא מוכר לי" (ר' עמ' 15 לפרוט', בחקירתה הנגדית) . ורק לאחר שהשואל לוחץ היא מודה בשפה רפה (בעמ' 16) כי: "על פניו יש דמיון אבל לא מדובר בקייס מול נסטלה כרגע".
כמי שמייצגת את החברה ומודעת למתחרים ולבעיות מולם ניצבת החברה, תמוהה העובדה, כי אין למצהירה שום ידיעה באשר למתחרה המפורסמת בעלת הסימן הדומה.

ביאורו של ב"כ המערערת בנקודה זו בעייתי אף הוא. בסע' 18 לעיקרי טיעונו מבקר ב"כ המערערת את התייחסות הרשם, המוטעית לשיטתו, (סע' 37 להחלטת הרשם) לפיה: "סימן זה נרשם רק בשל הסכמתה של המערערת".
ב"כ המערערת מסביר כי "המערערת הסכימה לרישומו של סימן זה, מכיוון שבעלת הסימן היא חברה מוכרת (Nestle)..."; ובהמשך : "...אין בהסכמה זו כדי להקנות זכויות כלשהן לצד שלישי טרמפיסט".
פרשנות זו אינה מקובלת עליי ואני דוחה אותה. ספק אם המערערת יכולה לבצע 'אכיפה סלקטיבית' ולהחליט למי נתונה הרשות להשתמש בסמל/איור/סימן כזה או אחר, כאשר לא נרשמה רשות לשימוש בסימן לפי סעיף 50 לפקודה. סעיף 50(ב) לפקודה מורה כי : "לא יהיה תוקף לרשות אלא אם נרשמה לפי הוראות סעיף זה".
ספק גם אם הסבר המערערת עולה בקנה אחד עם ההיגיון הבסיסי, לפיו, מצופה היה כי המערערת תילחם במתחרה גדולה העשויה לנגוס במכירותיה ולסכן את רווחיה, מה שלא קרה במקרה שבפניי, בו, בחרה המערערת, מסיבותיה שלה, להילחם בחברה שהיא עצמה מציינת כי מכירותיה בישראל "הן זניחות (כ-1%)" (ר' סע' 14 לעיקרי הטיעון של המערערת, בו מוסקת מסקנה מדברי העד אשל בפני הרשםבעמ' 32 לפרוט'). נכונותו של אחוז מכירות זה, אגב, לא הוכחה בשום דרך עלידי מי מהצדדים.

9. הסכמת המערערת לפעילותה, בהקשר הנדון, של חב' נסטלה, מהווה, למצער, אינדיקציה לכך, שהמערערת סבורה שאין בשימוש בטביעת כף רגל, כדי להטעות את הציבור באשר למקור הטובין המוצעים לו. ניתן גם לראות בפעילותה של המערערת משום בסיס לטענה, כי היא מנועה מלטעון בהליך הנוכחי, שיש בשימוש שעושה המשיבה בטביעת כף הרגל משום הפרה של סימן המסחר של המערערת.
ניתן גם לבסס את טענת המניעות בהקשר זה על האיסור לטעון דבר והיפוכו, איסור המעוגן בחובת תום הלב. השוו בהקשר זה לדבריו של Mr. Justice Neuberger (כתוארו אז) בעניין:
PW & Co V Milton Gate Investments Ltd [2004] Ch 142] [2004] 2 WLR 443]

שם נאמר (סעיף 255 ואילך) :

"255. Express Newspapers plc -v- News (UK) Limited [1990] 1 WLR 1320, involved two copyright disputes between two newspapers. In the first dispute, the Daily Express alleged that Today had infringed its copyright in one article, and in the second, Today alleged that the Daily Express had infringed its copyright in another article. The Daily Express obtained summary judgment in its action. In Today’s application for summary judgment in its action, the Daily Express ran an argument, which, if correct, would have meant that Today had a defence in the Daily Express’s action, and that the Daily Express should accordingly not have obtained summary judgment.

256. Sir Nicolas Browne-Wilkinson V-C accepted that Today was entitled to judgment in its action, saying at 1329:

“There is a principle of law of general application that it is not possible to approbate and reprobate. That means that you are not allowed to blow hot and cold in the attitude that you adopt. A man cannot adopt two inconsistent attitudes towards another: he must elect between them and, having elected to adopt one stance, cannot thereafter be permitted to go back and adopt an inconsistent stance.”


"258. In Oliver Ashworth (Holdings) Limited -v- Ballard (Kent) Limited [2000] Ch. 12 at 31, Robert Walker LJ considered that in some circumstances the law could well deprive a person of the right to raise inconsistent arguments in proceedings, in certain circumstances, even when no election had occurred, on the basis of approbation and reprobation…"

[הדגשות הוספו].

דמיון מטעה
החוק
10. סעיף 11(9) לפקודה קובע כדלקמן:
"11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום:...

(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות." [הדגשות הוספו].
סיווג המוצרים הרלוונטי לענייננו מפורט בתוספת הרביעית לתקנות. כך הפירוט בסוג 31:
"סוג 31 - תבואות ומוצרי חקלאית, גננות ויערנות שאינם נכללים בסוגים אחרים; בעלי חיים; פירות וירקות טריים; זרעים; שתילים ופרחים חיים; מזון לבעלי חיים, לתת."

בחקירתה בפני הרשם נשאלה העדה אשר שאלות רבות בכל הקשור לדמיון בין המוצרים (אם קיים דמיון כזה), וכיצד, אם בכלל, גורם הדמיון הנטען להטעיית לקוחות המערערת. תשובת העדה לב"כ המשיבה (בעמ' 24 לפרוט'): "אני יודעת שבישראל כשהמוצרים נמצאים אחד ליד השני על המדף הצרכן בלי ספק יוטעה בשל הדמיון".
תשובה ספקולטיבית זו לא הניחה את דעת הפוסק, שביקש לברר אם היא בטוחה בתשובתה, ואם זו מבוססת על פרטים הידועים לה באופן אישי.
תשובת העדה בעמ' 25: "המקרים שקיבלנו וחלק מהבעיה התעוררה זה עקב בעלי חנויות שאמרו שזה נראה מבלבל וחשדו שעלול להיות. פניות ישירות של צרכנים לא קיבלנו".

על סמך הנחות ועדויות שמיעה אלה, לא ניתן לקבוע האם חששה של המערערת מפני הטעייה הינו חשש מוצדק ואם אכן אירעו מקרי הטעיה שבגינם נגרם נזק למערערת, שהביאו לפגיעה של ממש בהכנסותיה.
גם אם אין חובת הצגת ראיות בפועל לצורך הוכחת מקרים בהם טעו צרכנים לחשוב שמוצרי המשיבה הם בעצם מוצריה של המערערת, טוב הייתה עושה המערערת לו הביאה נתון כלשהו המאשש את טענתה.

11. בפסיקה נקבעו כאמור מספר מבחני עזר לבחינת היות הסימן דומה לסימן אחר "עד כדי שיש בו להטעות", ובכלל זה "המבחן המשולש", לפיו ייבחן הדמיון בין הסימנים בשלושה מובנים, העשויים ליצור הטעייה אצל הצרכן: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הטובין ומבחן סוג הלקוחות [רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי נ' אמברוזיה סופהרב, פ"ד נז(2), 438, 454-455 (2003); ור' גם: ע"א 4116/06Gateway נ' פסקול טכנולוגיות מתקדמות בע"מ , [פורסם ב'נבו', 20.6.2007].

כלי עזר נוספים העשויים לסייע בהכרעה בשאלת הדמיון בין סימני המסחר, הוא "מבחן השכל הישר" [שם; ור' גם: ד"ר א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם" (תשל"ג), 8 0-81]; ו מבחן יתר נסיבות העניין [ עמיר פרידמן, "סימני מסחר - דין פסיקה ומשפט משווה", כרך 1, 369-393 (מהדורה שלישית, 2010) ].

12. אני מקבל את טענת המשיבה, כי ישנם הבדלים מהותיים בין הסימנים, השוללים אפשרות של בלבול הצרכן ביניהם. להלן אבחן בקצרה את רכיבי המבחן המשולש בסימנים בענייננו.

מבחן המראה והצליל
13. הלכה היא כי מבחן זה מהווה מדד מרכזי ומובהק לדמיון העולה כדי הטעייה בין סימנים [רע"א 5454/02 טעם טבע הנ"ל ]. בענייננו, קיים שוני בין הסימנים, מה גם שסימני המשיבה באים תמיד בצמידות לשם: .

14. לגבי מבחן הצליל דומה כי כל מילה מיותרת. השם 'סליקי' כפי שהוגים אותו בעברית, אינו דומה ואינו מזכיר בשום אופן את השמות 'יוּקנוּבָּה' ו'איימְס'. גם פערי שפה או הטייה שגויה אינם יכולים להביא לתוצאה לפיה ניתן יהיה, אולי, למצוא דמיון בין שמות כּה שונים.
ע"א 3975/10PHILIP MORRIS נ' AKISIONERNO DROUJESTVO, [פורסם ב'נבו', 2.10.2011] שאוזכר בעיקרי הטיעון של המערערת (ר' סע' 9 בעמ' 4) אינו מהווה דוגמה טובה לענייננו ואינו משרת את מביאו. שם, דובר בשני יצרני סיגריות מתחריםEVE ו -EVA. על הדמיון בין שני שמות אלה אין חולק.
מצב הדברים כפי שהוא בענייננו שונה.

מבחן סוג הטובין
15. כלי עזר זה נועד לבחון את מידת הדמיון בין סימנים מן הפן של השתלבותם המסחרית, ותוך השמתם בהקשר הצרכני הרלוונטי, על רקע הדרישה להיות הסימנים הנבחנים בני "אותו הגדר", כלשון הפקודה.
ברי כי בערעור הנוכחי מדובר בסוג סחורה וסוג לקוחות זהים, ועל כך אין חולק.

סיכום
16. אינני מוצא עילה להתערב במסקנת כב' הרשם לפיה אין דמיון העולה כדי הטעיית הצרכן בין הסימנים
ו-

המוצרים שונים במראם הכללי ובהגייתם .
אין כל מניעה, לכן, כי הסימן המבוקש יירשם והמוצרים של בעלי-הדין ישווקו במקביל, כפי המצב בפועל עד היום. אינטרס התחרות והבחירה של הצרכנים יוצא נשכר מקיומם של מבחר מוצרים.

אף העובדה שסימנים אלו רשומים זה בצד זה ברחבי העולם, מבלי שהובאה בפניי כל ראיה לקונפליקט כלשהו ביניהם, או להליך משפטי שננקט על-ידי המערערת כנגד המשיבה וכאשר לא ננקט הליך משפטי כנגד נסטלה, תומכ ים במסקנ ה זו.

סעד
17. אני דוחה איפא את הערעור על בסיס השיקולים דלעיל. אני מחייב את המערערת לשלם למשיבה את הוצאות המשפט בערעור וכן שכ"ט עו"ד בסך 10,000 (עשרת אלפים)₪, להיום. ניתנת בזאת ארכה עד יום 10.03.2015 למערערת להמציא לתיק בית-המשפט אישור ב"כ המשיבה על סילוק החיובים לפי פסק-דין זה.
אם יומצא אישור כאמור תוחזר ע-ידי המזכירות הערבות הבנקאית שהופקדה, למערערת באמצעות בא-כוחה. אם לא יומצא אישור כאמור, תעביר המזכירות את הערובה הבנקאית שהפקידה המערערת, בצירוף דרישה לחילוטה , למשיבה באמצעות בא-כוחה.

ניתן היום, כ"ב שבט תשע"ה, 11 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.