הדפסה

UNILEVER PLC נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

תיק עש"א 5890.10.12

לפני:
כבוד השופט הבכיר גדעון גינת

המערערת:
Unilever PLC
Merseyside, United Kingdom

נ ג ד

המשיב:
רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ערעור מיום 09.10.12 על החלטה מיום 29.07.12 של הפוסקת בקניין רוחני ז'קלין ברכה, סגנית הרשם
ב-בקשה לרישום סימן מסחר 212946

פרוטוקול
ישיבת יום 07.03.2013
נוכחים:
באי-כוח המערערת - עורכי-הדין ד"ר שלמה כהן וראובן בכוֹר

באת-כוח המשיב - עו"ד גב' גינת אריאל קצ'קו , פמת"א אזרחי
<#1#>

עו"ד ד"ר כהן: ברגע שהחומר שעמד בפני הערכאה הדיונית עומד בפני ערכאת הערעור, אין לערכאה הדיונית שום יתרון. דווקא במקרה הנוכחי יש לי הרגשה שערכאת הערעור היא הרבה יותר מומחית.
הקטע העיקרי כאן הוא, שבאמת כאשר כל החומר הראייתי הוא בעיקרו ממסמכים, והוא נמצא בפני ערכאת הערעור, אין שום יתרון לערכאה הדיונית. אני מפנה מן הזיכרון לפס"ד של העליון בעניין ויסוצקי.
אני חוזר על דבריי בהודעת-הערעור וּבעיקרי הטיעון מטעמנו.
אני מבקש להגיב על עיקרי הטיעון של הפּרקליטוּת, כדלקמן:
השאלה העיקרית כאן היא אם הסימן הזה הוא תיאוּרִי, באופן שמאיין את האפשרות לקבל הגנה עליו.
וחברתי בעיקרי הטיעון שלה, מבקשת להדגיש שהמוצר הזה הוא מוצר שנועד להגן על השיער, ולא לתקן את השיער או לרפּא אותו. ולכן המונח HEAT DEFENCE לשיטתה הוא תיאוּרִי גרידא, ולכן, לשיטתה, לא ראוי לרישום.
את כל החומר שיש בפני אדוני, פשוט מירקרנו במרקֵר, ואת הדפים המסומנים אני מגיש לבית-המשפט, עם העתק לחברתי.
אני מבקש שאדוני יראה מתוך החומר, שפֹּה מדובר על THERAPY. זה ריפוי. תרפיה. ובכל מקום מופיע תרפיה ותיקון (REPAIR). זה נכון שנאֱמר פה גם שחלק מהטיפול הזה הוא שלהבא, זה גם יגן. נכון. PROTECT מופיעה מדי פעם. אך זה לא עיקר המוצר. זאת לא המטרה העיקרית והשימוש העיקרי של המוצר. המטרה והשימוש העיקריים של המוצר, הם תיקון, ריפּוי, תרפּיה. וכאשר מדובר בתיקון, ריפוי, תרפיה, דיפנס איננו תיאוּרִי. אלא במקרה הגרוע מרמז בלבד.
אני רוצה להוסיף לזה עוד שני עניינים קצרים: ראשית - אנחנו בשלב של בקשה, בו הרשם חייב לקבל את הצהרת המבקש בכל הקשור לנתונים עוּבדתיים. כשהמבקש אומר: "מטרתי העיקרית היא....

עו"ד אריאל קצ'קו: שתי הטענות האחרונות לא היו בפני הרשם וגם לא בעיקרי הטיעון כאן.

עו"ד ד"ר כהן: המבקשת הייתה צריכה להניח שהפוסקת לא תקבל את דעותיה?
ואני ממשיך:
הרשם חייב לקבל את הצהרת המבקש. בשלב זה של בקשה.
אני מפנה לנייר הראשון בחבילה שנתתי לאדוֹני. הוא ה-PRODACT PAPER. בכותרת הראשית כתוב: "DOVE THERAPY HEAT DEFENCE", וכתוב הן תיקון והן הגנה. ואני מדגיש - צריך לעבור על הדברים שמירקרנו, כדי לראות שהמטרה העיקרית היא ריפוי, וההגנה היא מִשׁנית, ומאוחרת.
השאלה שאדוֹני צריך להכריע בה היא, האם המונח HEAT DEFENCE הוא תיאוּרִי לשמפו לטיפול השׂיער, למוצר לשׂיער, שמיועד לרפּא נזקי חוֹם.
לשאלה הספציפית הרי אנחנו לא מבקשים בלעדיוּת למונח דיפנס. לרשם יש פתרונות לדבר הזה, למשל "הסתלקות לשונית", שלפיה רישום הסימן אל ימנע מאדם להשתמש בתום-לב במילה דיפנס במהלך עסקיו במסחר.
אני רוצה לחזור וּלהתמקד: יש רק שאלה אחת שהרשם וּבית-המשפט צריכים לשאול את עצמם: HEAT DEFENCE זה תיאוּרִי או לא תיאוּרִי, כמשמעו בדין, למוצר שיער שנועד לרפּא נזקי חוֹם.
אני חושב שבשאלה כבר טמוּנה התשובה. HEAT DEFENCE הוא לא תיאוּרִי.
אני רוצה להוסיף: השתמשנו בהיקף אדיר של מוצרים. רבע מיליון יחידות נמכרו ב-18 חודש. וזה היה לקראת הבקשה, הדיון. כמובן שלהיום זה מספרים יותר גדולים.
אני אומר שהוא היה צריך לקבל את הבקשה, שהוצג בפניו שעַד למועד הבקשה, למיטב זיכרוני, נעשָׂה שימוש בהיקף כל-כך גדול, אז, לפי הפּסיקה שהבאנו, יש ערך מבחין נרכש. או מה שנקרא "משמעות משנית".
איך הפוסקת הנכבדה, אני חושב שהיא הבינה שיש בעיה בעניין הזה, אמרה: "לא. צריך סקר" . אין כלל שדווקא צריך סקר צרכנים. להיפך. סקר צרכנים הוא דבר נדיר, יקר, שצריך אותו רק במקרים באמת באמת נדירים של ספק אמיתי שלא קיים.
לשאלת בית-המשפט כיצד ניתן לדעת שהכמות שציינתי שנמכרה היא כמות גדולה - אני משיב, שצריך להשתמש בשׂכל הישר. אם היה מדובר ברבע מיליון גפרורים או סיגריות... אבל פה מדובר על רבע מיליון מיכלי שמפו. ב-18 חודש. בישראל ה"ענקית" שלנו. אני לא חושב שצריך מומחה שיווק כדי לדעת שזה היקף גדול. ומכֹּל מקום, המבקשת הצהירה שזה היקף עצום.
לגבי דברי הפוסקת שאוּלי הייתה השפעה של הסימן DOVE הידוע - תשובתנו היא שאנחנו יודעים, במציאוּת חיינו היום, ש המון מוצרים משוּוק תחת יותר מסימן אחד.
גם לסימן שמצביע על תת-קבוצה יש חיים משלו. כגון: אייפון/אפל, פולקסווגן/פאסאט, אֹסם/במבה.
לכל אחד יש את הטרייד מארק שלו. זה מקובל בעיקר במוצרי טיפוח.
אם למשל מישהו קונה בושם, אז הוא קונה בושם מבית "שאנל", אבל יש "שאנל 5" ויש אחרים.
עוד שני דברים: סעיף 16 לפקודת סימני המסחר "TELLE QUELLE CLAUSE" ברגע שבאים לבחון עמידה בהתחייבות בינלאומית יש לבחון את הדבר בזהירות. יש פה ביסוס על רישום בחו"ל, ישראל חברה לאמנת פריז, וההתחייבות הזו היא לבחון ביותר זהירות. לא ניתן שום משקל לדבר הזה.
סעיף 16(א)(3) הוא החריג התיאוּרִי. ולפיו, HEAT DEFENCE לא מתאר את סוג הטוֹבין, לא את איכותם, לא את כּמוּתם, לא מתאר את מקור מוצאם, גם לא את ייעודם, כי אמרנו שייעודם הוא תרפיה.
ברגע שזה נכנס למסגרת סעיף 16, מתחייבת בחינה יותר זהירה.
סוג הטוֹבין זה שמפו, ואיכותם זה שהם מצוינים או גרועים. הדבר היחידי שאפשר היה להתכוונן אליו פה זה ייעודו. אמרנו, מאחר שייעודו הוא תרפיה, ותיקון, אז דיפנס הוא לא ייעודם, הוא ייעוד מִשני שלהם, במקרה הטוב.
דבר אחרון - בראשית הדרך פתח הרשם תחרות, בין הבקשה הנוכחית, HEAT DEFENCE, לבין בקשה אחרת, למוצרים אחרים, HEAT DEFEAT. אמר הרשם, במידה לא-מבוטלת של היגיון, "הסימנים האלה יש ביניהם דמיון מסוים", ולכן הוא פתח הליך לפי סעיף 29. בעקבות ההסכמה בין הצדדים, ההליך הזה בּוּטל. אבל הרשם, כרשות מינהלית-שיפוטית, נשאר מחויב לעמדתו, ואז, אם אתה אומר ש-א' דומה ל-ב', ואת א' אתה מקבל לרישום, אז עליך לקבל לרישום גם את ב'. הרשם לא נתן שום תשובה עניינית לטענה הזאת. הוא בסך-הכל אומר: "אני לא חייב. זה שהסכמתי שם לא אומר שאני חייב פה". הוא לא אומר שטעה במקרה א'. אם היה אומר שטעה, הייתי אומר אולי שאין לי טיעון בנקודה הזאת. אך הוא לא אומר.
לחברתי אין שום סמכות להגיד את זה.
אם טעה הרשם, שינקוט פעולות.
אני צריך להצביע על זה שהרשם אמר ש-א' דומה ל-ב', ו-א' כן כשיר ו-ב' לא. הרשם לא יכול לומר דבר והיפוכו. ולא יכול לתקן את זה בערעור. עד שלא יבטל את הרישום ההוא, והוא רשאי לעשות זאת, גם ביוזמתו....
הבקשה ל-HEAT DEFEAT צורפה ל נספח ה' להודעת הערעור. ומדובר על תכשירי טיפוח שיער.
הדין בעניין הזה הוא מאוד ברור: מה אסור לרישום? אסור לרישום דבר, שהוא בּוּל מתאר מוצר. למשל: שמפו לשמפו. אסור. לא יירשם מעולם. תוסיף משהו, "שמפוצ'יק", עשית אותו כשר. ולא נתת בלעדיוּת למישהו על המילה שמפו. אני אגיד יותר מזה, והדין מאוד ברור, חלק גדול מהסימנים שאנחנו מכירים סביבנו, הם סימנים שיש בהם רכיב תיאוּרי חזק. מה זה "אייפון"? בסך-הכל הוסיפו לו את האות I. מה זה "מי עדן"? מים וגן עדן. וזה מותג חזק, יוצא מן הכלל.
אני לא מבקש בלעדיות על המילים האלה. אני אפילו לא מבקש בלעדיות על שימוש לשוני מקובל.
אין ויכוח, שסימן כזה לפחות עד שלא יהיה בהיקפי מוּכּרוּת כמו "אייפון", לא יהיה סימן חזק במיוחד. הוא יהיה סימן, שכדי להפר אותו צריך להשתמש בדיוק באותו ביטוי.
במוצרים האלה הגרפיקה משתנה מעונה לעונה.
אני כן יכול לומר דבר, שלא עלה עד היום, שהמותג הזה הוא תמיד בשימוש יחד עם DOVE. אני לא מתנגד שהבקשה תהיה לרישום הסימן DOVE HEAT DEFENCE.
תוקף סימן שהתקבל בישראל מכוח רישומו במדינה זרה, אחרי הרישום, דינו כדין כל סימן מסחר רשום אחר בישראל.

עו"ד אריאל קצ'קו: ראשית, לגבי הטענה שהרשם חייב לקבל את הצהרות המבקשת. הטענה הזאת לא מקובלת עליי. יש הרבה בקשות שנפסלות, משום שהמגיש נהג בחוסר תום-לב, ועוד דוגמאות. הרשם בהחלט לא חייב לקבל את ההצהרות, ולכן... אני אקל על בית-המשפט ואשתמש באסמכתאות שהגישו המערערים היום.
אני מפנה לעמוּד הראשון, אז פרט למילה THERAPY, שמירקרו כאן, ופרט לשׁוּרה הראשונה שאכן מצויה בה המילה REPAIR, יראה אדוני כמה פעמים מופיעים ביטויים הגנתיים. בשׁוּרה הראשונה (מקריאה). מכך אני למדה, שהמוצר שאליו מתייחס הסימן HEAT DEFENCE נועד לתת הגנה מפני חוֹם. דהיינו הוא תיאוּרִי לחלוטין, הגם שמתוך מאה דוגמאות ניתן יהיה למצוא אחוז אחד שמשתמש במילה תיקונית יותר, כמו REPAIR ו- THERAPY.
(בהתייחס למילה THERAPY, טענה היא חדשה, לא עמדה מעולם בפני הפוסקת או בפני בית-המשפט, אבל כאן בשעת הדיון, בדקתי, ומצאתי שהמילה THERAPY היא "טיפול", לא תיקון. הטיפול הוא טיפול של הגנה מחוֹם).
אז בעמוּד הראשון, לסיכום טענתי זו, חוץ מהמילה THERAPY, אני לא רואה משמעות תיקונית, וחוץ ממילה אחת בודדת בשׁוּרה הראשונה, REPAIR, כל הדוגמאות האחרות, ומדובר באחוזים נרחבים מהטקסט כאן, מדברות על הגנה. כלומר, יש כאן לפחות חלק משמעותי מהטקסט שמוצג לצרכן כנועד להגן. לא נראה לי שמהטקסט שהוצג יכול להיות איזה ויכוח שלפחות הפונקציה העיקרית של הסימן המבוקש היא במשמעות נועד להגן.
ברור, שכּל חומר שהוגש כאן לא הוגש בעיקרי הטיעון, ומהעמוּד השלישי, גם לא הוגש לפּוֹסקת. אני מפנה לסעיף 10 לעיקרי הטיעון של המערערת. התצהיר שהוגש כאן כנספח ב', זו גירסה לגמרי שונה מהתצהיר שעמד בפני הפּוֹסקת. כיוון שיש שם ציטוטים כל-כך טובים לצד שלי, רק הבאתי את זה כי אי אפשר שלא.
באשר לטענה לזכוּת לרישום לפי סעיף 16, מכוח הרישום ברוסיה - הפּוסקת בהחלט הזהירה את עצמה, ובהחלט הסכימה שסעיף זה מאפשר למבקשים לרשום את הסימן מתוך אמת-מידה מקילה יותר. כאן נטען שהיא התעלמה, שלא נזהרה.
אני מפנה את בית-המשפט להחלטה שעליה מערערים, נספח א' להודעת הערעור, סעיפים 23-26. הפוסקת הזהירה את עצמה. היא הייתה ערה לכך שהיא מפעילה אמת-מידה מקילה יותר. היא אמרה שהיא מוכנה לצאת מנקודת הנחה שהרישום לא ייפסל מחמת סעיף 16(א)(2), שגם מהווה איזושהי אבן נגף. היא יצאה מנקודת הנחה שהיא תכיר באיזשהו ערך מבחין כלשהו. אבל בכל-זאת, היא ניצבת מול סעיף 16(א)(3), שמצווה עליה לא לרשום אותיות העשויות לשמש במסחר כדי לציין את ייעודם של הטובין.

עו"ד ד"ר כהן: לשאלת בית-המשפט אני משיב שזה נרשם בעוד ארצות מלבד רוסיה. רוסיה היא מדינה בוחנת, כמו מדינות המשפט המקובל.

עו"ד אריאל קצ'קו: ביחס לטענה שהבוחנת העירה שלא הובאו כל ראיות לגביה שאלה האם הציבור, ככל שהוא מזהה את הסימן HEAT DEFENCE, הוא עושה כאן משום שהוא מזהה את הסימן המוּכּר "DOVE", עם היוֹנה.
אני מבקשת להסב את תשומת הלב, לכך שכּל הדוגמאות שחברִי הביא, סימן המשנה הפך למוּכּר בזכוּת עצמו, ואין לי ויכוח שבנסיבות כאלה אכן אפשר היה לרשום.
ביחס לטענת האפליה, ראשית אני לא ראיתי שום אסמכתא לכך שלרשם אסור לומר משהו חדש, למערערים מותר לתת תצהירים חדשים וראיות חדשות, ולי אסור לטעון?
אני מפנה לסעיפים 7-9 להחלטת הפוסקת.
אני לא יודעת לאיזה פקיד זה הגיע, לא יודעת, יש טעויות. ואם נעשתה טעות, אז עכשיו נגדיל אותה ונעשה שתי טעויות?
יתכבד ד"ר כהן ויגיש בקשה לתיקון.
יש לדבר על אם הסימן כשיר. לא להשתמש בתירוצים ועיקופים.
בחיפוש ב-GOOGLE אחר מוצר שיער יחד עם צירוף המילים HEAT DEFENCE יש עשׂרות.
אין לי תשובה לגבי המצב בתיק המקביל.
אני בעיקרי הטיעון שלי הנחתי את ההנחה הכי גרועה, שהייתה טעות. אז מה? אז אדוני יגרום לעוד טעות?

עו"ד ד"ר כהן: חברתי עושה לעצמה חיים קלים בקטע של HEAT DEFEAT. היא אומרת: "הייתה טעות". ואני אומר שזה לא מספיק. כי אם היה מדובר בשתי בקשות שלא היה ביניהן שום קשר, אפילו חצי שנה קודם, שנה קודם, באמת בוחן אחד בחן את זה.... אבל הרשם, בתחילת הדרך, כרך את שתי הבקשות יחד. הוא אמר ש-א' שווה ל-ב'. מאותו רגע, הוא לא יכול לרשום את א' ולסרב ל-ב'. וזה לא המקרה שחברתי אומרת שהוא עשה טעות. ברגע שהוא יצר את הקישור הזה....
חסרה לה חוליה - הצהרה של הרשם כי טעה.
היא לא יכולה להגיד "טעות נוספת", בלי שהרשם, ולא חברתי, היא אין לה סמכות לכך, בלי שהרשם יגיד שהוא טעה. חברתי מפנה להחלטת הרשם.
הנחת המוצא של הדיון הנוכחי, לא יכולה להיות שהרישום של HEAT DEFEAT הוא שגוי. לא יכולה להיות. הנחת המוצא של הדיון הזה חייבת להיות, ש- HEAT DEFEAT נרשם כדין. עוד יותר, אחרי שחברתי הפנתה להחלטת הפוסקת, שמדברת על הדבר הזה שלושה סעיפים, ולא אומרת "טעינו שם". היא רק נותנת את הסיסמא הכללית של נסיבותיו.
לגוף הטענה - שני כשלים יש בעניין הזה: אחד לגופו - רשות מקצועית אמרה ש- HEAT DEFEAT, שאמרה בצדק שהוא דומה מאוד ל-HEAT DEFENCE, הוא כשיר לרישום. לכן חזקה, שמבּחינה מקצועית, עניינית, על-פי דין, לגופו של עניין, גם HEAT DEFENCE כשיר לרישום, וטעתה כשאמרה אמרת; כשל שני - הרשם הוא רשות מינהלית, שחייבת לנהוג בסבירות וּבהגינות, והיא לא יכולה להפלות בין שווים. זאת הפרה של חובותיה על פי הדין המינהלי.
אני מאוד מתפעל ממאמצי חברתי, שמצאה שתרפיה הוא טיפול. נכון. המשמעות של תרפיה זה לטפל בבעיה קיימת. המשמעות של HEAT DEFENCE זה להגן מפני בעיה עתידית.
אדוֹני יראה שהמיקוד הוא ב-REPAIR ו- THERAPY. נכון שגם יש שם עניין של הגנה, אבל מרכז הכובד הוא תרפיה וריפוי.
נקודה אחרונה - אומרת חברתי בשאלה של שני סימנים למוצר, שהמותג השני הפך להיות מוּכּר. זאת לא השאלה. השאלה היא, כאשר חברת "אפל" באה לרשם סימני המסחר, ואמרה לו, בתחילת הדרך, שהיא רוצה לרשום למשל את הסימן "אייפון", השאלה היא שאלה של כשירות בשלב הגשת הבקשה. והסיבה היחידה שהצגתי את הדוגמאות האלה הייתה רק כי הפוסקת העלתה נימוק לא נכון כאשר אמרה "DOVE". והתשובה היא: "SO WHAT?". זה שיש מותג נוסף על המוצר, לא גורע כהוא-זה מהחִיוּת והכשירות של המותג המבוקש.

עו"ד אריאל קצ'קו: אני רוצה לתקן - אני לא אמרתי שהרשם טעה ולא כתבתי זאת, אלא הנחתי זאת. אפילו בהנחה שהרשם טעה לגבי המקרה הקודם, הרבה יותר סביר להניח שהם הוכיחו, אותם מבקשים בבקשה המקבילה, הוכיחו ערך נרכש. זה עניין של ניחוש.
אבל בשביל זה יש מנגנון בחוק. הפתרון לא יכול להיות להכפּיל טעות אחת בשנייה. גם אם כזו הייתה.

עו"ד ד"ר ש' כהן: אין טעות.

עו"ד אריאל קצ'קו: ואם זה הגיע לבוחן אחר שחשב כך או חשב אחרת?
מבקשים לרשום את הסימן HEAT DEFENCE למוצר,
שבאופן בולט מבקש TO DEFEND AGAINST HEAT .

<#2#>
החלטה
נדחה לעיון.

<#3#>
ניתנה והוּדעה היום, כ"ה באדר התשע"ג, 07/03/2013, במעמד הנוכחים.

שופט בכיר
]
הוקלד על ידי סוניה דוננפלד-לדר