הדפסה

UNILEVER PLC נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

תיק עש"א 5890.10.12

לפני:
כבוד השופט הבכיר גדעון גינת

המערערת:
Unilever PLC
Merseyside, United Kingdom

נ ג ד

המשיב:
רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ערעור מיום 09.10.12 על החלטה מיום 29.07.12 של הפוסקת בקניין רוחני ז'קלין ברכה, סגנית רשם הפטנטים
ב-בקשה לרישום סימן מסחר 212946
פסק-דין
השאלה
האם סימן המסחר שאת רישומו בקשה המערערת הוא תיאורי ולכן פסול לרישום?

רקע עובדתי ומשפטי
1. רשם סימני המסחר דחה את בקשת המערערת לרישום סימן המסחר "HEAT DEFENCE" בסוג 3 לסבונים, תכשירי ניקוי, בּשׂמים ועוד. מסקנתה העיקרית של הפוסקת המלומדת בקניין רוחני הייתה, שהסימן המבוקש נוגע במישרין למהוּת הסחורות שלסימוּנן הוא מיועד, הוא חסר, לכן, אופי מבחין ואינו כשר לרישום לפ י סעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: " הפקודה"), ראו סעיפים 14-15 להחלטה. עוד נקבע, שאין ראיה שהציבור מזהה את הסימן המבוקש כמסמן טובין מתוצרת המבקשת, וגם לא הוּכח כי הסימן רכש משמעות שנייה. כך גם נומקה הקביעה, שהסימן המבוקש אינו כשיר לרישום גם לפי סעיף 11(10) לפקודה. ההחלטה מושא הערעור דחתה את בקשתה החלופית של המבקשת לרישום הסימן על-פי הוראות סעיף 16(א) לפקודה, הקובע תנאים מקלים לגבי סימנים שנרשמו כבר במדינה אחרת ("בארץ מוצאו" של בעל הסימן), וזאת בהסתמך על סעיף 16(א)(3) לפקודה, המחריג סימנים תיאוּריים בעיקרם מאלה שניתן לרשום בהסתמך על המרשם הזר.

2. בהליך בערכאה הדיונית, התברר שסימן אחר, "HEAT DEFEAT", של מבקש אחר (בבקשה 211528), נתקבל לרישום, הגם, שלכאורה, הנתונים הבסיסיים לגביו אינם שונים מהותית מאלה של הסימן שבמחלוקת כאן. בהחלטה מושא הערעור, נקבע שכּל הליך מוכרע "בהתאם לנסיבותיו הייחודיות של התיק" ( סעיף 7, משפט שני, להחלטה), ולכן אין ברישום הסימן שָׁם, כדי להכשיר את הסימן המבוקש.

דיון והכרעה
סימן תיאורי
3. השאלה העובדתית שבמחלוקת היא, אפוא, האם הסימן המבוקש הינו תיאוּרי גרידא, או שמדובר, כטענת המערערת, ב"סימן מרמז".
כפי שהראה כבר ד"ר א.ח. זליגסון (שהייה מהוותיקים ו מהמנוסים מבין עורכי-הדין שעסקו בקניין רוחני) ב "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם" (תל-אביב 1972), סעיפים 42-48, עמ' 33-39, מורה סעיף 11(10) לפקודה כי סימנים תיאוּרִיים גרידא פסולים לרישום. ב סעיף 49 ה סביר המחבר המלומד:
"הפסול של סימנים מתארים מתייחס לסימנים המתארים ישירות את האופי או האיכות של הסחורה. אם החלק המתאר כולל רק רמיזה, אין הוא הופך את הסימן למתאר. אנו מבחינים, איפא, בין סימנים מתארים לבין סימנים רומזים (Suggestive marks) בפועל יהיה זה תמיד קשה להבחין בין שני סוגי הסימנים, אך המבחן העיקרי הוא: האם ה קהל, בראותו את הסימן או בשמעו את צלילו, יבין מייד את הקשר בין הסימן לבין אופי הסחורה, איכותה, תכונותיה, או האם עליו לחשוב לפחות לרגע קט עד אשר קשר זה יוברר לו. במקרה הראשון הסימן הוא מתאר ולכן פסול; במקרה השני, הסימן רומז וכשר לרישום:
Rudolf Callmann, The Law of Unfair Competition and Trade Marks, Sec. Edition, 1950, Chicago, Callaghan p. 1087 "

ראו בהקשר זה: סעיפים 12, 13 לפסה"ד בעניין ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי – משפחה נ ' עיתון משפחה טובה (23.5.2001); עמיר פרידמן, סימני מסחר, מהד. 3 (תל אביב 2010) כרך ראשון, סעיף 7.13 עמ' 315-316, עמ' 464-465 טכסט לה"ש 53, עמ' 467 טכסט לה"ש 58.
Christopher Morcom, Ashley Roughton, James Graham, The Modern Law of Trade Marks (London 1999) para. 5.53-5.56
במסגרת פרשנות סעיף 3(1)(c) של ה- Trade Marks Act 1994 (c.26)
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents

4. הפוסקת בקניין רוחני המלומדת ציינה, על בסיס התיעוד שהובא בפניה על-ידי מבקשת הבחינה, כי הסימן שבמחלוקת מתאר את המוצר אלי ו הוא אמור להתייחס. בא-כוחה המלומד של המערערת הדגיש בטענותיו בערעור, שמדובר במוצר שמטרתו העיקרית היא ריפוי וטיפול, כאשר ההגנה המוקנית למשתמש היא משנית. ב"כ המערערת, הדגישו (במהלך הדיון בע"פ ביום 7.3.13) מתוך התיעוד הכתוב שבו עושה מבקשת הסימן שימוש את המילים - Therapy ו- Repair כך, למשל, אחד הפרסומים המתארים את המוצר אומר , שיש להתחיל את תהליך ההגנה מהחום על-ידי רחצה וטיפול במוצר הנושא את השם -
Dove Heat Defence Therapy shampoo and conditioner
כאשר נאמר, שטיפול זה מגן על השיער והופך אותו לעמיד יותר בפני החום.
כפי שהראתה הנציגה המלומדת של פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) בעיקרי טיעון שהגישה, סעיף 13, הרי המוצר הנדון של המערערת, מוצג במידה רבה גם כמגן מפני נזקי חום ולאו דווקא, כמוצר המתקן נזקים שנגרמו. אני סבור, שהאבחנה שמבקש ב"כ המערערת ליצור בין מוצר מגן לבין כזה המתקן את השיער, או מרפא אותו, אינה קיימת, למעשה, בתיעוד הכתוב המתייחס למוצר, והמופץ על ידי המערערת בקשר אליו. תיעוד זה מדגיש, הן את יכולת הריפוי ושיקום השיער, וגם מציין , ששימוש נכון, בשלב עיצוב השיעור, מגן עליו, מראש, מפני נזקי החום.

5. ב"כ המערערת ציין, שבשים לב לכך שההחלטה מושא הערעור ניתנה על יסוד תיעוד כתוב שהובא בפני רשם סימני המסחר, ללא חקירות של עדים בע"פ, הרי אין לערכאה הדיונית יתרון של ממש בהערכת הראיות. אני מסכים, כמובן, לכלל הרחב, אך נראה לי, עם זאת, שיש לאפשר לערכאה דיונית המתמחה בתחום מסויים, שיקול דעת בהסקת מסקנות עובדתיות.
זאת ועוד: במקרה הנוכחי, מסקנות אלה מעוגנות בתיעוד הכתוב שהובא בפני רשם סימני המסחר, ואין כל סיבה לקרוא באופן סלקטיבי תיעוד זה, תוך העדפה של ההיבט הטיפולי-שיקומי על זה המגן על המשתמש. בסופו של דבר מדובר בסימן שעיקרו המילים "חום והגנה" כאשר שתי מילים אלה מתארות את הפונקציה העיקרית של המוצר: הגנת שיער המשתמש מפני חום (השמש, או חום הנגרם כתוצאה משימוש במכשירי עיצוב שיער שונים). העובדה שהשימוש גם מרפא ומשקם, אינה שוללת את האופי התיאורי של הסימן.
במסגרת התיעוד שהוצג בפניי, הראה ב"כ המערערת כתבה שפורסמה באינטרנט ביום 16.5.2010, כנראה ביוזמת המערערת, שכותרתה:
"Dove משיקה סדרה חדשה של מוצרים להגנה על שיער מפני נזקי עיצוב בחום."
גם בגוף הרשימה מצויין שמדובר ב"סדרה חדשה להגנה על שיער מפני נזקי עיצוב בחום".
על רקע תיעוד זה אינני ראה מקום להתערבות מצדי במסקנתה העובדתית העיקרית של הפוסקת המלומדת בקניין רוחני.

6. המערערת ביקשה ללמוד מהעובדה שנמכרו בישראל כרבע מיליון יחידות של מוצרים הנושאים את הסימן במשך שנה וחצי על כך שהסימן רכש לעצמו אופי מבחין. בהקשר זה צויין בהחלטה, מושא הערעור, שהסימן מובא תמיד בציון סימן נוסף, וידוע של המערערת, Dove, ולכן לא ברור שהיקפי המכירה מלמדים על כך שהסימן רכש משמעות שנייה.
הפוסקת הנכבדה ציינה, כי לא הובאה בפניה ראיה שהיקף המכירות הביא לכך שהסימן מצוי בתודעת ציבור הלקוחות הפוטנציאלי. בשים לב לכך, שלא הובאה בפני רשם סימני המסחר ראיה המבססת מסקנה כלשהי העולה מעצם השיווק של המוצרים הנדונים, ומכיוון שכל המוצרים סומנו בסימן המוכר והידוע העיקרי של המערער, כך שיתכן שהפונקציה התיאורית של הסימן המבוקש לצד הסימן הוותיק והידוע הם שהביאו להצלחה המסחרית, אינני מוכן להתערב גם במסקנה אחרונה זו.

מסקנה שונה לגבי סימן דומה
7. טענתה הנוספת של המערערת, לפיה, מחייבת קבלת הסימן Heat Defeat לרשום גם את הסימן שבמחלוקת עתה, מצביעה, אמנם, על קושי לכאורה בהבנת גישתה של לשכת סימני המסחר . מדובר בסימן שלשכת סימני המסחר סברה כי הינו דומה לזה שבמחלוקת, ולכן, החילה לגביו את ההליך הקבוע בסעיף 29 לפקודה. סעיף זה מורה שבמקרה של בקשות שהוגשו בסמיכות זמנים על יד מבקשים שונים לסימני מסחר זהים, או דומים עד כדי להטעות לגבי אותם טובין, יקבע תחילה רשם סימני המסחר זכותו של מי מבין המבקשים המתחרים לסימן עדיפה, בטרם ידון לגוף הבקשות. במקרה הנוכחי, הודיעו המבקשים המתחרים שהם מסכימים איש לרישום בקשתו של המתחרה. התוצאה הייתה, שהבקשה המתחרה, Heat Defeat, נרשמה וזו הנדונה כאן, סורבה.
ב"כ המערערת ציין, כי לא מדובר בסימן שנרשם בעבר הרחוק, וכי המימד התיאורי בסימן שנרשם, אינו שונה, למעשה, מזה שבסימן המבוקש כאן. הפוסקת בקניין רוחני דחתה את הטענה על סמך האמור בספרו של "קרלי" מהד 13, בעמ' 145.

אני סבור, כי השאלה המכרעת אינה אם שגה רשם סימני המסחר, ברישום הסימן Heat Defeat. השאלה בענייננו הינה האם יש מקום לקבל לרישום את הסימן Heat Defence, חרף סגולותיו התיאוריות. אם טעה הרשם ברישום סימן פלוני, אין הדבר מצדיק טעות נוספת ברישום סימן אלמוני.
צד מעונין רשאי לנקוט בצעדים מכוח הדין לביטול סימן שנרשם. ראו, למשל, סעיפים 39-39 לפקודה. המסקנה לה טוענת המערערת, משמעותה, למעשה, איון האיסור על רישום סימנים תיאוריים גרידא, מכיוון שנרשם בעבר הקרוב סימן הנחזה להיות תיאורי. תוצאה מעין זו היא בלתי אפשרית.

נפקות רישום במדינה אחרת
8. המסקנה העובדתית העיקרית של אופיו התיאורי של הסימן, מחייבת גם את דחיית טענת המערערת בדבר רישום הסימן בישראל בהסתמך על רישומו ברוסיה. טענה זו מתבססת על סעיף 11א לפקודה "telle quelle clause" זליגסון סעיף 61 עמ' 47. המורה על הקלה בבחינה של סימנים שנרשמו במדינה זרה. אפילו בהנחה שמדובר ברישום "בארץ מוצא" כלשון סעיף 16(א) לפקודה, הרי ברור שהבחינה המקילה לרישום סימנים הרשומים בחו"ל, אינה חלה על סימנים תיאוריים גרידא, לפי סעיף 16(א)(3) לפקודה. המסקנות העובדתיות לגבי האופי התיאורי, חלות גם בהקשר זה.

סעד
9. בשים לב לשיקולים דלעיל, אני דוחה את הערעור. המערערת תשלם למדינה את הוצאות המשפט בערעור ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 (עשרת אלפים) ₪, להיום.

המזכירות, תעביר את הסכום המתאים מתוך העירבון בערעור לפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) .

ניתן היום, כ"ח באדר התשע"ג, 10 במארס 2013 , בהעדר הצדדים.