הדפסה

רע"א 8236/15 LEAPFROG DISTRIBUTION PTE LTD נ. SONY...

החלטה בתיק רע"א 8236/15

בבית המשפט העליון

רע"א 8236/15

לפני:
כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין

המבקשת:
LEAPFROG DISTRIBUTION PTE LTD

נ ג ד

המשיבה:
SONY CORPORATION

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו מיום 02.11.2015 בתיק עשא 024869-09-14

בשם המבקשת:
עו"ד איתן שאולסקי

החלטה

א. בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופטת י' שיצר) מיום 2.11.15 בבעש"א 24869-09-14 בו התקבל ערעור המשיבה על החלטת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (סגנית הרשם ז' ברכה) מיום 10.8.14. הפרשה עניינה רישום סימן מסחר וטענת חשש להטעיה.
רקע והליכים קודמים
ב. המשיבה והמבקשת הן חברות המשווקות מוצרים חשמליים, ובהם – בין היתר – מוצרים מתחום השמע. ביום 8.9.11 הגישה המבקשת בקשה לרישום סימן המסחר המעוצב ('SONICGEAR'). ביום 17.1.13 הגישה המשיבה התנגדות לרישום הסימן, בטענה כי קיים דמיון פונטי וויזואלי בין הסימן האמור לסימן הבית'SONY' שבבעלותה. המשיבה טענה כי קישור בין מוצרי המבקשת ובין מוצריה שלה יפגע במוניטין שרכשה לאורך השנים, בפרט נוכח העובדה שקיימת חפיפה בסחורות ובקהל היעד של המוצרים; כי המבקשת מנסה להיבנות ממוניטין זה בחוסר תום לב; וכי רישום הסימן נוגד את תקנת הציבור.
א. ביום 10.8.15 לאחר שנבחנו טענות הצדדים בנושא, נדחתה התנגדות המשיבה לרישום סימן המסחר. סגנית רשם הפטנטים בחנה את עילות ההתנגדות שהעלתה המשיבה בהתאם לסעיפים 11(9); 11(13) לפקודת סימני המסחר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 על מנת להכריע האם רישום הסימן החדש מעורר חשש להטעיה. שאלה זו נבחנה בהתאם למבחנים המוגדרים בפסיקה ובראשם "המבחן המשולש", הבודק את מראה הסימנים וצלילם; קהל הלקוחות וסוג הסחורות; ויתר נסיבות העניין והשכל הישר (וראה ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' ג'לאל יאסין (2012) פסקה 12 לפסק דינה של השופטת חיות; ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט נ' חברת פרומין פ"ד יח(3) 275, 278 (1964) (להלן עניין פרו-פרו) בפסק דינו של השופט – כתארו אז – לנדוי; ע"א 1611/07 מיכה דנציגר נ' שמואל מור (2012) (להלן עניין דנציגר), בפסקה 21 לפסק הדין וההפניות שם), והכל שכפי שיוצג בקצרה.
ב. באשר למראה הסימנים וצלילם, נקבע בהחלטה כי הסימן המבוקש הוא סימן מעוצב בעוד סימן המשיבה מילולי בלבד; כי הרכיבים הנוספים מעבר לאותיות 'SONI', ובפרט האותיותC ו-G, מפיגים את החשש להטעיה חרף התחילית המשותפת; כי התחילית SON אינה ייחודית למשיבה בתחום הרלבנטי; וכי הסימנים שונים הן במראם הכללי והן מבחינת הצליל. באשר לקהל הלקוחות וסוג הסחורות נקבע כי אכן קיים דמיון מסוים לעניין סוג הסחורות, ויש אף חפיפה בקהל הלקוחות, אולם אין בכך כדי לקבוע חשש להטעיה; באשר ליתר נסיבות העניין, נקבע כי גם בסימני מסחר נוספים הקשורים למוצרים בתחום נעשה שימוש בתחילית SON שמקורה במילה הלטינית SONUS - צליל; כי חרף העובדה שקיים בישראל שימוש בשני הסימנים, זה לצד זה, החל משנת 2008 אין עולה כי קיימת הטעיה בפועל; וכי הסימן המילולי'SONICGEAR' להבדיל מן הסימן המעוצב, נרשם בלא התנגדות מצד המשיבה.
ג. לסיכום ונוכח האמור, קבעה סגנית רשם הפטנטים כי אין ברישום הסימן המבוקש כדי להטעות אל מול הסימן הרשום. בהתאם צוין, כי אין מתקיימים תנאים לפסילת הסימן עקב פגיעה במוניטין ובזכות הקניין של המשיבה; כי אין פגיעה בתקנת הציבור; וכן נדחו הטענות בדבר דילול סימני המשיבה או היבנות שלא כדין מן המוניטין אותו צברה. המשיבה ערערה על החלטת רשם הפטנטים לבית המשפט המחוזי.

פסק דינו של בית המשפט המחוזי
ד. ביום 2.11.15 קבל בית המשפט המחוזי את ערעור המשיבה על החלטת רשם הפטנטים. בית המשפט יישם גם הוא את המבחן המשולש כדי לקבוע היש ממש בטענת המשיבה להטעיה, ולאחר בחינת טענות הצדדים והשוואת הסימנים, מצא כי התמקדות במבחן המראה והצליל בשילוב עם מבחן השכל הישר ויתר נסיבות העניין, מובילה למסקנה כי אכן קיים דמיון מטעה בין הסימנים, ועל כן אין לאשר את הרישום.
ה. נקבע, כי בחינת הסימן המעוצב מעלה כי האותיות C ו- Gנבלעות זו בזו כך שהקטע היחיד הקריא בסימן הוא התחילית SONI (שהיא הרכיב הדומיננטי בשני הסימנים), ואילו היתר הינו בבחינת מעין "קישוט גרפי" שאינו ניתן בהכרח לפענוח. בשל כך, קם חשש להטעיה, אשר די בו לקבלת ערעור המשיבה. בהקשר זה הוער, כי המבקשת לא הוכיחה שהשימוש המקביל בשני הסימנים החל משנת 2008 לא הוביל להטעיה. בית המשפט היה ער לחשש מהענקת מונופול גורף ל-SONY על מילה זו, והעיר כי אילו היתה המבקשת בוחרת בסימן מעוצב בו ניתן לקרוא בבירור את שמה הנכון, היה מתפוגג החשש להטעיה; עדות לכך נמצאה בעובדה שסימנה הלא מעוצב של המבקשת אושר לרישום, שכן הגרפיקה היוצרת חשש להטעיה אינה מצויה בו. כלפי החלטה זו הוגשה הבקשה דנא.
בקשת רשות הערעור
ו. טוענת המבקשת, ראשית, כי היה על בית המשפט לאשר את החלטת רשם הפטנטים בהיותה החלטה צודקת, מפורטת ונכונה. שנית נטען, כי טעה בית המשפט באשר פירק את הסימן המבוקש לרישום למרכיביו, ולא בחנו כמקשה אחת, בהתאם להלכה הפסוקה. לטענת המבקשת, יש לקבל את בקשתה שכן בבסיסה עומדת שאלה עקרונית החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים, ועניינה - האם השוואה בין סימני מסחר צריכה להיעשות בשלמותם או בחלוקה לרכיביהם?
ז. שלישית נטען, כי למעט התחילית SON אין כל דמיון בין שני סימני המסחר השונים זה מזה בעליל, וכי הקביעה שסימני הצדדים דומים עד כדי הטעיה אינה מביאה בחשבון את נסיבות העניין ואת העובדות שהוכחו בפני הערכאה הדיונית. רביעית נטען, כי בבחינת הדמיון בין הסימנים יש להתעלם מן התחילית SON אשר לה שימוש שגור בשפה והיקף ההגנה עליה נדרש להיות מצומצם. נאמר כי מניעת השימוש בתחילית זו מעניקה למשיבה כוח מונופוליסטי המעמיד בסכנה תעשיה שלמה אשר משתמשת בה, דבר המהוה פגיעה בחופש העיסוק והתחרות. בהתאם, נטען כי מאחר שמדובר בשם תיאורי בעל משמעות אוניברסלית, היה על בית המשפט לפסוק בהתאם לרע"א 7836/09 ג.ו.פ שמש השקעות בע"מ נ' נעמה מנשה (2009), שם נקבע כי היקף ההגנה על שם תיאורי אינו משתרע על הטיותיה של המלה, אלא על המלה המכילה את השם בלבד. חמישית נטען, כי שגה בית המשפט בקביעתו כי המבקשת לא הוכיחה שסימניה לא גרמו לבלבול, שכן לשיטתה, נטל ההוכחה מוטל על המשיבה להראות כי הסימן אכן גרם לכך.
הכרעה
ח. לאחר עיון בבקשה על נספחיה, הגעתי לכלל מסקנה כי אין בידי להיעתר לה. הלכה פסוקה היא כי רשות ערעור בגלגול שלישי תינתן במקרים המעוררים שאלה עקרונית, משפטית או ציבורית, החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים. אין זה המקרה שלפנינו, כפי שיובהר להלן, וקשה להלום את טענת המבקשת כי בחינת הסימן למרכיביו מצדיקה גלגול שלישי. עסקינן ביישומה של הלכה – המבחן המשולש אליו נידרש.
ט. סימני מסחר הם הדרך להבטיח זיהוים וייחודם של מוצריהם של אדם או חברה פלונית, לעומת מוצריהם של אדם או חברה אלמונית, והמטרה הבסיסית ברישומם, היא מניעת הטעייה. פקודת סימני המסחר, מאזנת בין היתר, בין אינטרס ציבורי זה, ובין עקרונות השוק החופשי כמו גם הזכות לחופש העיסוק (וראו עניין דנציגר בפסקה 15). סעיף 11 לפקודה, קובע מקרים בהם לא יהא סימן כשר לרישום, ביניהם:
מיום 30.12.1999
תיקון מס' 1
ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 48
הוספת פסקה 11(6א))
"11 (9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;

(13) סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר;

(14) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש."
כך, סימן לא יהא כשר לרישום אם דומה הוא לסימן רשום באופן שיש בו כדי להטעות. לעניין ההגנה על סימני המסחר והאיזון העדין הנדרש בהחלטה לרשום סימן, אם לאו, יפים דברי השופטת (כתארה אז) ד' ביניש בע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט פ"ד נט(1) 873, 888-887 (2004):
"מטרת ההגנה על סימן המסחר הינה שימור הזהות בין הסימן למוצר, באופן שבראות ציבור הצרכנים את הסימן הוא יקשר אותו עם מקורו.
(...)
כוחו של הרישום אצור בכך שהוא מקנה לבעל סימן המסחר את הזכות לעשות שימוש בלעדי בסימן, תוך שהוא מופקע – בהקשר המסחרי – מנחלת הכלל. לפיכך, כדי למנוע הפקעת יתר של סימנים מרשות הרבים וכדי לקיים את האיזון ההולם בין זכותו של בעל הסימן להגן על קניינו ועל המוניטין שרכש, לבין האינטרס של הציבור לחופש עיסוק ולחופש ביטוי, נדרשת מידת זהירות בתהליך אישור סימני מסחר כראויים לרישום." (פסקה 7)

כדי להכריע האם מקרה פלוני נכנס בגדר העילות הללו, קבעה הפסיקה משכבר הימים בעניין פרו-פרו הנזכר את המבחן שנהוג לכנותו "המבחן המשולש", בגדרו נבחנת מידת הדמיון של הסימנים במראה ובצליל; מידת החפיפה בקהל הלקוחות ובסוג הסחורות; וכן מובאות בחשבון יתר נסיבות העניין, ועמן גם השכל הישר שאין להדירו מכל הכרעה. מבחנים אלה אינם בהכרח מצטברים, וכדי לקבוע האם סימן כשר לרישום יש לשקללם תוך בחינת כל מקרה לגופו (ע"א 10959/05 TEA BOARD נ' DELTA LINGERIE S.A.OF CACHAN (2006) בפסקה 10 לפסק הדין). הבכורה ניתנת, על פי הפסיקה, למבחן הראשון של המראה והצליל שהוא המבחן המרכזי (רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ פ"ד נז(2) 438, 451 (להלן עניין טעם טבע)).
י. בענייננו, בחנו סגנית רשם הפטנטים ובית המשפט המחוזי את סימני המסחר ומידת הדמיון ביניהם, כדי להגיע להכרעה האם הסימן המבוקש לרישום עלול להוביל להטעיית ציבור הצרכנים. הם הגיעו אמנם לתוצאות סותרות, אולם כבר נפסק בעבר כי "די במצב זה של 'תהיה' שמא יש איזה קשר בין הסחורות המסומנות בשני הסימונים כדי לפסול את הסימן השני" (בג"צ 197/51 קוקה קולה נ' השותפות ויטה והרשם הכללי פ"ד ח(2) 772, 783 (1954), בפסק דינו של השופט – כתארו אז – לנדוי; וראו גם ע"א 3975/10PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A נ'AKISIONERNO DROUJESTVO (2011) בפסקה 5 וההפניות שם (להלן עניין PHILIP MORRIS)). דומה כי עיון בנידון דידן מקים תהיה זו למול סימנה של המבקשת בעיצובו הנוכחי המדגיש את ראשיתו. כך או כך, כאמור, מדובר במחלוקת בין עמדות סותרות באשר ליישומה של ההלכה לעובדות המקרה הקונקרטי, ואין הדבר מצדיק את התערבותו של בית משפט זה בגלגול נוסף. כשלעצמי סבורני כי הכף נוטה לעבר הכרעתו של בית המשפט המחוזי, ואנמק בקצרה.
יא. כאמור, טענת המבקשת היא כי השאלה העקרונית המתעוררת בענייננו היא האם השוואה בין סימני מסחר צריכה להיעשות בשלמותם או בחלוקה למרכיביהם. סוגיה זו נדונה זה מכבר )וראו עניין PHILIP MORRIS בפסקה 7; ע"א 1123/04CANALI JEAN S.P.A נ' CANAL JEAN CO (2005) בפסקה 5; עניין טעם טבע בפסקה 13), ומכל מקום פסק דינו של בית המשפט המחוזי אינו מתעלם מן הצורך לבחון את הסימן בכללותו. כך, דווקא נוכח בחינת הסימן בכללותו קבע בית המשפט בפסקה 6 לפסק הדין כי: "המשיבה לא הוכיחה את טענתה כי צרכן סביר יקרא את סימנה המעוצב כפי שהוא קורא את סימנה הלא מעוצב-SONICGEAR. אפשר לקרוא את הסימן המבוקש גם כ-SONI EAR או כ-SONI CEAR או SONIR". כשלעצמי אוסיף, כי התבוננתי ושבתי והתבוננתי בסימן, ואכן בשונה מן הסימן הלא מעוצב, הבלטת SONI בסימן המעוצב עלולה להטעות את מי שבקיאותו בלע"ז אינה גדולה ויתקשה להבחין בין SONI ל-SONY; ועסקינן בהבחנה זו, ולא בתחילית SON בלבד. בנסיבות דנן, הן בהפרדה מן החלק ה"קריא בקושי" שלאחר תחילית הסימן המעוצב, והן בהבלטה (לעומת הסימן הלא מעוצב) נוצר החשש להטעיה.
יב. ועוד, סבורני כי אין בקביעתו של בית המשפט המחוזי כדי להעניק מונופול גורף על המילה SONI למשיבה. בית המשפט היה ער לחשש מיצירת מונופול שכזה ונתן דעתו לנושא בקבעו:
"המשיבה הביאה בטיעוניה פסיקה האומרת כי יש להיזהר מלהעניק מונופול גורף מדי לבעל הסימן המסחרי. אולם דווקא העובדה שאישרו למשיבה לרשום את סימנה הלא מעוצב (SONICGEAR), מוכיח כי לא נתנו למערערת מונופול גורף מדי על סימנה, ואילו בחרה בסימן מעוצב שניתן לקרוא בו בבירור את שמה הנכון, לא היה נוצר חשש להטעיה." (פסקה 6).
יג. דברים אלה מקובלים עלי כנתינתם, ובכך צימצם בית המשפט את חשש המונופול.
יד. ושוב; ער אני להתיחסותה של סגנית הרשם המלומדת (פסקה 28) לתחילית SON ו-SONY, שנכללו בישראל בסימנים רשומים, וראיה לדבר הסימן הלא מעוצב בנידון דידן. הקושי אינו בכך, אלא בייחודה של התחילית SONI המובלטת כאמור.
טו. בטרם סיום אציין, כי באשר לנטל ההוכחה, נקבע זה מכבר שהוא מוטל על המבקש לרשום סימן מסחר, ועליו להראות שסימנו אינו דומה באופן מטעה לסימן רשום (וראו עניין PHILIP MORRIS פסקה 6 וההפניה שם). על כן, אין להלום את טענת המבקשת גם בהקשר דברים זה.
טז. נוכח האמור, לא אוכל להיעתר לבקשה.
ניתנה היום, ‏י"א בטבת התשע"ו (‏23.12.2015).

המשנה לנשיאה

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15082360_T01.doc יב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il