הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 4335-05-17

לפני
כבוד ה שופטת תמר אברהמי

תובעת/נתבעת שכנגד

סלופארק טכנולוגיות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מיכאל נאור ועו"ד מאיה צרפתי
[קלינמן נאור ושות']

נגד

נתבעות/תובעות שכנגד

נתבע שכנגד

1.פנגו מובייל פארקינג בע"מ
2.מובידום ישראל (2005) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יוסי מרקוביץ ועו"ד ענבל נבות-אייזנטל
[פרל כהן צדק לצר ברץ]

גדי סלוק – עיכוב הליכים

פסק דין

1. לפני מחלוקת ותביעות הדדיות בין "פנגו" ובין "סלופארק" בעניין הסכם משנת 2012 לשימוש בפטנט שעניינו "מערכת פיקוח וניהול חניה".

כפי שיפורט להלן, אין זו ההתדיינות הראשונה בין הצדדים או מי מהם לגבי הפטנט והסכמים בעניינו.

2. מצדו האחד של המתרס: סלופארק טכנולוגיות בע"מ. מצדו האחר של המתרס: פנגו מובייל פארקינג בע"מ, ששמה הקודם היה: "מובידום בע"מ", וחברת בת בשם: מובידום ישראל (2005) בע"מ.

לצרכי המחלוקות העומדות על הפרק, די להתייחס לצדדים תוך שימוש בכינוייהם הכלליים ומבלי לאבחן ככלל בין אישיות משפטית כזו או אחרת. משכך ובדומה לדרך בה נהגו הצדדים, צד אחד יכונה: "סלופארק", והצד האחר יכונה: "פנגו" או "מובידום".

3. רקע כללי להליך תואר בהחלטה שניתנה ביום 18.10.2018. למען הסדר הטוב אחזור על עיקר הדברים.

הערה: הפניות שיבוצעו לנספחים לפי אותיות א-ב (נספח א', נספח ב' וכו') הן ככלל הפניות לנספחי תצהירו של מר יהודה כהנא, יו"ר פנגו. הפניות שיבוצעו לנספחים לפי מספרים (נספח 1, נספח 2 וכו') הן ככלל הפניות לנספחי תצהירו של מר גיא סלוק, מנכ"ל סלופארק.

רקע כללי
4. הבקשה לרישום הפטנט שבבסיס הדיון, פטנט מספר 118898 (להלן: "הפטנט"), הוגשה ביום 21.7.1996 ע"י הממציא מר שלמה זיטמן ("זיטמן"). בהמשך העביר זיטמן את הזכויות בפטנט ובאמצאה המוגנת בפטנט למובידום (פנגו כשמה דאז).

בקשת הפטנט אושרה בחודש דצמבר 2004.

5. בשנת 2005 נפתח הליך בבית המשפט המחוזי בירושלים (ת"א 7181/05) שבו נטען כי סלופארק מפרה את הפטנט. ההליך הסתיים עם חתימתם של זיטמן ומובידום על הסכם פשרה עם סלופארק ביום 27.5.2005 (נספח ג'; נספח 6; להלן: "הסכם 2005").

הסכם 2005 העניק לסלופארק רישיון בלעדי לניצול הפטנט כנגד תשלום תמלוגים בהיקף של 7.7% מ-"מחזור ההכנסות משירותי חניה".

6. בשנת 2007 הודיעה מובידום לסלופארק על ביטול הבלעדיות ובהמשך על ביטול הסכם 2005 כולו.

כן יצוין כי במהלך שנת 2007 שיתפה מובידום פעולה עם חברת מילגם חניה סלולרית בע"מ ("מילגם") לצורך מכרז שפורסם ע"י החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי בע"מ ("המשכ"ל"), לגביית אגרת חנייה באמצעות טלפון סלולארי בכל הרשויות בארץ. חברה שהוקמה ע"י מובידום ומילגם ניגשה למכרז המשכ"ל, זכתה בו והחלה לספק שירות לתשלום עבור חנייה בסלולאר ברחבי הארץ תחת המותג "פנגו".

7. בשנים 2010-2007 התנהלו בין הצדדים מספר הליכים משפטיים. בגדר כך ניתן – לבקשת פנגו – צו מניעה אשר אוסר על סלופארק לעשות שימוש במערכת עליה מבוסס הפטנט (ת"א (מרכז) 8777-02-08, החלטה מיום 17.4.2008; נספח ט'; נספח 8).

8. ביני לביני נדונה ברשות הפטנטים בקשתו של צד שלישי (קומפרלס בע"מ, להלן: "קומפרלס") לבטל את הפטנט.

בקשת הביטול התקבלה ובהחלטה מיום 19.8.2008 קבע רשם הפטנטים (דאז) כי הפטנט מבוטל. פנגו ערערה על החלטת רשם הפטנטים (עש"א (מחוזי ת"א) 1185/08).

בחודש ספטמבר 2010 ניתן תוקף של פסק-דין להסכם בין פנגו ובין קומפרלס לפיו הערעור מתקבל והחלטת הרשם מבוטלת. בקשה שהגישה סלופארק להצטרף לדיון בערעור, לא נדונה ונמחקה.

9. בחודש מרץ 2011 הסכימו פנגו וסלופארק להעביר את ההליכים שהיו תלויים ועומדים ביניהן לבוררות. הבוררות התנהלה לפני השופט בדימוס בעז אוקון ("הבורר"). בשלב הראשון של הבוררות נדונו טענות הצדדים לעניין הפרת הסכם 2005.

10. ביום 10.4.2012 ניתן פסק בוררות חלקי (נספח יא'; נספח 2 לנספח 13). בפסק הבוררות החלקי נקבע בין השאר שפנגו היתה רשאית לבטל את הסכם 2005 ובמקביל נקבע כי היא נהגה בחוסר תום לב כלפי סלופארק באופן שפורט שם. הצדדים עמדו לפני שלב נוסף בבוררות.

11. ביום 14.5.2012 נכרת בין הצדדים הסכם פשרה לסיום המחלוקות ולסיום הבוררות (נספח יב'; נספח 13; להלן: "הסכם 2012" או "ההסכם"). זהו ההסכם אשר בבסיס המחלוקות הנוכחיות.

12. בהסכם 2012 הוענק לסלופארק רישיון שימוש ונקבע, בין השאר, כי פנגו לא תעניק החל מאותו מועד, רישיון שימוש נוסף בפטנט בישראל בתמורה או שלא בתמורה; פנגו העניקה עוד קודם לכן מספר רישיונות (למילגם, לקומפרלס ולחברת קוויק פארק בע"מ).

בהיבט הכספי, הועמד שיעור התמלוגים על 3.75% מסך מחזור ההכנסות משירותי חניה כהגדרת מונח זה בהסכם 2005, ונקבע כי הסכם 2005 תקף ומחייב בשינויים המחויבים. לפי ההסכם, חובת תשלום התמלוגים היא עד ליום 31.12.2024. כן נקבעו הוראות שונות לעניין סעד במקרה של הפרה יסודית ע"י סלופארק, ערבות של בעל מניות, ועוד.

הסכם 2005 מהווה נספח להסכם 2012.

13. הפטנט פקע ביום 21.7.2016.

14. מאז שנת 2017 שוב נמצאים הצדדים בהליכים משפטיים, אשר מתמקדים בשתי מחלוקות מרכזיות:
טענת סלופארק כי ההוראה החוזית המחייבת תשלום תמלוגים (גם) לתקופה שלאחר תום תקופת הפטנט, איננה חוקית ואיננה אכיפה.
שאלת תחולת ההסכם (תהא תקופת תוקפו אשר תהא) על מערכת בה עושה סלופארק שימוש וכונתה ע"י הצדדים WAP או "האפליקציה": האם יש לראות את האפליקציה כבאה בגדרו של המונח "מחזור ההכנסות משירותי חניה", ובפרט בגדר המילים "מערכת... הפועלת על פי העקרונות של הפטנט" כלשון סעיף 4 להסכם הרישיון משנת 2005.

שאר המחלוקות בין הצדדים נובעות או נגזרות ברובן ממחלוקות מרכזיות אלה, ובכלל זאת דרישת פנגו לתשלום פיצוי חוזי מוסכם (בהיקף העולה על 2 מיליון ₪) לפי הסכם 2012.

הערות דיוניות
15. ברמה הדיונית עברו הצדדים תלאות לא מעטות ונדדו בין בתי משפט עד אשר התקבצו והגיעו לדיון בתובענה שבכותרת. אחזור על אשר ציינתי בהחלטה מיום 18.10.2018: "אין בכוונתי להידרש לפרטי המהלכים הדיוניים שנכללו בהליכים עד כה אך ניתן לציין כי נעשה שימוש של ממש בתקנות סדרי הדין האזרחי וכן ביצירתיות".

16. במהלך הדיונים הסתבר כי מר גדי סלוק (אביו של גיא סלוק, המצהיר), שצוין כנתבע בתביעתה של פנגו, בפרט על רקע ערבות הכלולה בהסכם 2012, נמצא בהליכי חדלות פירעון (פש"ר 39734-12-13). ההליכים כנגדו עוכבו (החלטה מיום 26.7.2018).

17. ביום 25.3.2019 הגישו הצדדים הודעה ובקשה לאישור הסדר דיוני אשר אלה עיקריו:
יוגשו תצהירי עדות ראשית בצירוף ראיות וללא חוות דעת מומחים.
הצדדים מוותרים על חקירות נגדיות של המצהירים.
ככל שבית המשפט יסבור שיש מקום למינוי מומחה מטעמו בשאלות השנויות במחלוקת או חלק מהן, הצדדים נותנים הסכמתם למינוי כאמור, בכל שלב.
יוגשו סיכומי טענות בכתב (סיכומים וסיכומי תשובה).
תינתן הכרעה מנומקת בשאלה האם ההוראה בהסכם 2012 שלפיה סלופארק תשלם לפנגו תמלוגים עד ליום 31.12.2024 היא תקפה ומחייבת בנסיבות העניין. בתוך כך יכריע בית המשפט גם בשאלה האם סלופארק רשאית בנסיבות העניין להעלות טענות כנגד תוקף הוראה זו.
ביתר השאלות שבמחלוקת בין הצדדים, לרבות בשאלות הנוגעות לחובת תשלום בגין האפליקציה ובשאלות הנוגעות לסכומים הכספיים שהצדדים תבעו זה מזה – יכריע בית המשפט על דרך הפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 ("חוק בתי המשפט").

ההסדר קיבל תוקף של החלטה (בכפוף למספר הבהרות).

18. הצדדים הגישו ראיות ובהמשך את סיכומיהם. לאחר עיון בסיכומים ובהתאם להסכמות, מונה מומחה מטעם בית המשפט, עו"ד ועו"פ אנדרי ופניארסקי, לחוות דעתו המקצועית בנוגע למחלוקת הנזכרת בסע' 14.ב. לעיל. חוות הדעת נושאת תאריך 28.2.2021 והוגשה לתיק ביום 2.3.2021.

לאחר אלו ניתנת ההכרעה.

הוראות ההסכם והמחלוקת
19. במרכז המחלוקת: סעיף 3 להסכם 2012, ובפרט סעיף 3.1.1 (ההדגשות המסומנות בציטוט שלהלן, מופיעות במקור):

"3.1. מבלי להודות בטענות מי מהצדדים ולסילוק סופי ומוחלט של כל טענותיהם ההדדיות של הצדדים, לרבות תביעותיהם וטענותיהם ההדדיות בבוררות:
3.1.1. תשלם סלופארק למובידום תמלוגים בסך השווה ל-3.75% (שלושה אחוזים ושלושת רבעי האחוז) מסך כל מחזור ההכנסות משירותי חניה (כהגדרת מונח זה בסעיף 4 להסכם הרישיון, נספח "1" לעיל), לתקופה שהחל מיום 1.1.2007 ועד ליום 31.12.2024, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. למעין הסר ספק, מוסכם כי לא יתבצע קיזוז של סכומים ששילמה סלופארק למובידום או למי מטעמה (אם שילמה) לפני מועד חתימת הסכם זה, בין בקשר לתמלוגי המינימום ובין בכלל, ולא תחול חובת השבה לגבי סכומים אלה, מכל סיבה שהיא.
3.1.2. לצורך חישוב התמלוגים תמציא סלופארק לידי מובידום דוחות חודשיים בהתאם להוראות הסכם הרישיון, נספח "1" לעיל [הסכם 2005 – ת.א.]. הדו"חות המתייחסים לתקופה שהחל מיום 1.1.2007 ועד ליום 31.3.2012, יועברו בתוך 10 ימים ממועד חתימת הסכם זה.
3.1.3. סלופארק תמציא לידי מובידום דו"ח כספי שנתי מבוקר חתום על ידי רואה חשבון, לא יאוחר מהמועד בו נחתמים הדו"חות הכספיים השנתיים של סלופארק. להסרת ספק, דוחות מבוקרים קיימים לשנים עברו יועברו בתוך 10 ימים כמפורט לעיל.
3.1.4. הסכומים המגיעים למובידום בהתאם לדו"חות המפורטים בסעיף 3.1.2 להסכם זה, ישולמו לה עד ליום 30.5.2012. הסכומים ישולמו כנגד חשבוניות מס כדין. בעניין זה, מובידום בע"מ תמציא לנתבעים כל מסמך דרוש על פי הוראות ותקנות רשויות המס.
3.1.5. בחתימתם מטה שבים ומאשרים הצדדים, כי הסכם הרישיון (נספח "1" לעיל), תקף ומחייב בשינויים המחויבים: לעניין שינוי שיעור התמלוגים לעיל, ולעניין השינוי באשר לזכות הבלעדיות, כמפורט לעיל. בהתאם, החל מיום 1.4.2012 ואילך, תפעל סלופארק בהתאם להוראות הסכם הרישיון, ובשינויים שפורטו בסעיף קטן זה."

20. חובת סלופארק לתשלום תמלוגים מתייחסת, כעולה מהוראות ההסכם, לתקופה המסתיימת ביום 31.12.2024. זאת, כאשר הפטנט פקע ביום 21.7.2016. הווה אומר: ההוראה ההסכמית מחייבת את סלופארק בתשלום תמלוגים כ-8.5 שנים לאחר פקיעת הפטנט.

21. סלופארק טוענת, כנזכר, כי הוראה חוזית המחייבת תשלום תמלוגים לתקופה שלאחר תום תקופת הפטנט איננה חוקית. טענתה זו נסמכת בראש ובראשונה על פסיקת בית המשפט העליון בע"א 427/86 בלאס נ' קיבוץ השומר הצעיר "דן", פ"ד מג(3) 323 (4.9.1989) (עניין בלאס). כן מפנה סלופארק לפסיקה אמריקאית.

פנגו דוחה את עמדת סלופארק וטוענת בין השאר כדלקמן: סלופארק נהגה בחוסר תום לב ולא ביושר, יש לראותה כמנועה מהעלאת טענה זו ואין לאפשר לחוטא לצאת נשכר; ההלכה בעניין בלאס שונתה ובכל מקרה יש לאבחן את הדברים מהמקרה שלפנינו ואין לומר כי מדובר באי חוקיות; אפילו אם תאמר כי ההוראה אינה חוקית (ולא היא), בנסיבות המקרה על בית המשפט לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 31 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 ולהורות על קיום החיוב.

עניין בלאס
22. בעניין בלאס נדון סכסוך על תשלום תמלוגים עבור פטנט ממטרות מסתובבות. בהסכם שבין הצדדים, שבו נקבעו תמלוגים שישלם הקיבוץ לבלאס עבור השימוש בפטנט, לא נקבעה תקופת התקשרות (הסכם קודם בין הצדדים היה שנתי, ולמשתמש (הקיבוץ) הייתה זכות לחדשו מדי שנה לתקופה נוספת). הפטנט "לא זכה... למות מוות טבעי במועדו" (עניין בלאס, סע' 6) אלא בוטל כשנה קודם למועד שנועד לפקיעתו, בעקבות בקשה לביטול פטנט שלא הוגשה לה תגובה.

זמן לא רב אחרי ביטול הפטנט הגיש בלאס תביעה כנגד הקיבוץ וטען שזה אינו מדווח ואינו משלם לו את התמלוגים להם הוא זכאי על-פי ההסכם. בין הצדדים היו מספר מחלוקות אשר רובן אינן לענייננו (ובכלל זאת, שאלת רטרואקטיביות בטלותו של פטנט אשר לא חל עליו חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 ("חוק הפטנטים" או "החוק"). בהליך כאן מתמקדים הצדדים בקביעת בית המשפט העליון כי "פסולה כל הוראה בהסכם, המחייבת תשלום תמלוגים עבור רישיון בפטנט מעבר לחיי הפטנט" (עניין בלאס, סע' 14).

לאור החשיבות, יובאו הדברים בהרחבה. רובם ככולם מופיעים בסעיף 14 לפסק הדין בעניין בלאס.

23. בית המשפט העליון החל (ובהמשך אף סיים) את הדיון בסוגיה זו בציינו, כי עם ביטול הפטנט נפסקת התחייבותו של הקיבוץ לשלם תמלוגים וכי "קביעה זו עולה מהעובדה, שביצוע הוראות ההסכם, המחייבות תשלום תמלוגים לאחר שהפטנט חדל להיות בתוקף, נוגד את תקנת הציבור, ולפיכך ההוראות בטלות".

בית המשפט נדרש לעובדה שמדובר בהסכם לרישיון בפטנט וביאר:

"בשיטת הפטנטים מתנגשים שני אינטרסים ציבוריים חשובים: מחד האינטרס של פיתוח וייצור אמצאות ומאידך האינטרס של פעילות כלכלית חופשית. כדי לקדם את הראשון חייב המחוקק לתת תמריץ כלכלי לממציאים, כך שישקיעו בפעילות המצאתית. בלי התערבות המחוקק לא היה יכול ממציא לשרוד בשוק לאחר התגלות אמצאתו, מכיוון שמתחריו, שלא היו צריכים לשאת בעלויות הפיתוח, היו מוכרים את המוצר הסופי במחיר נמוך הרבה יותר ממנו (ראה... ). לפיכך החליט המחוקק בחקיקת שיטת הפטנטים להעניק לממציא מונופולין בלעדיות בשימוש באמצאה, כדי להבטיח לו כיסוי של עלויות הפיתוח והפקת רווח מסוים, דהיינו תמריץ כלכלי להשקיע באמצאה. אך כרוך בפתרון זה גם נזק לאינטרס הציבורי השני הנ"ל, במידה שמונופולין מגביל תחרות חופשית. ולכן, כדי להגן על אינטרס זה בחר המחוקק להגביל את המונופולין הניתן לממציא; במונופולין מוגבל זה נמצא האיזון האופטימאלי – בעיני המחוקק – בין שני האינטרסים המתנגשים."

24. אחת ההגבלות על מה שמכונה "מונופולין" היא הגבלת התקופה (לפי הדין הקודם – 16 שנים, לפי חוק הפטנטים – 20 שנה).

"פרקי זמן אלו... משקפים את הערכת המחוקק לאיזון האופטימאלי בין שני האינטרסים: עידוד פעילות המצאתית והבטחת פעילות כלכלית חופשית. יש אפוא בכל פעולה המהווה סטייה מתקופה זו כדי להטות את כפות המאזניים מהאיזון הנאות ולהזיק יתר על המידה לאחד האינטרסים הציבוריים ששיטת הפטנטים באה להגן עליהם."

ובהמשך,

"כל הארכה של המונופולין מעבר לתקופה האופטימאלית היא בהכרח מזיקה יתר על המידה לאינטרס הציבורי בתחרות חופשית, ולפיכך אף היא פסולה. כאשר בעל פטנט מתנה אספקת המוצר או מתן רישיון לייצורו או לשימוש בו בהתחייבות לשלם תמלוגים מעבר לתקופת הפטנט, הוא למעשה מאריך את המונופולין מעבר לזמן האופטימאלי הקבוע על-ידי המחוקק. לאחר מות הפטנט - בין שהוא "מוות טבעי" בדרך תפוגה ובין שהוא מוות לא טבעי בדרך ביטול - המידע שבאמצאה אמור להיות נחלת הכלל, הניתן לשימושו החופשי של הציבור כולו. זאת התמורה שנותן הממציא עבור המונופולין שהוא מקבל לאורך חיי הפטנט. כאשר בעל הפטנט מנצל את המונופולין הניתן לו לחייב אדם אחר לשלם עבור שימושו באמצאה בתקופה לאחר הפטנט, הוא שולל את זכותו של הלה, כחלק מן הציבור, להשתמש חופשית באמצאה באותה תקופה. מעל לזאת, ניצול זה עלול לגרום לייקור המוצר, המבוסס על האמצאה, מאחר שהמחיר יכלול את עלויות התמלוגים המשולמים על-ידי היצרן, בעל הרישיון. בזה ייגרם נזק לציבור כולו, שלא היה צריך לשאת בעלויות אלו מעבר לתקופה הקצובה בחוק. לפיכך פסולה כל הוראה בהסכם, המחייבת תשלום תמלוגים עבור רישיון בפטנט מעבר לחיי הפטנט."

25. בית המשפט סקר משפט משווה, בכלל האמור הפנה אל פסק הדין האמריקאי בעניין Brulotte ( Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964) ) וסיכם, כי במקרה בלאס "יש לראות כבטל – בהיותו נוגד את תקנת הציבור – את התנאי בהסכם, המחייב את הקיבוץ לשלם תמלוגים מעבר לחיי הפטנט..."

26. לנוכח הידרשות הצדדים אל פסק הדין האמריקאי בעניין Brulotte ואל פסק דין של בית המשפט העליון בארה"ב משנת 2015 אשר דחה בקשה לשנות את ההלכה שנקבעה שם, יובא עתה תיאור של פסיקה זו.

עניין Brulotte ועניין Kimbel
27. בעניין Brulotte, אליו בין היתר הפנה בשנת 1989 עניין בלאס, נדונו רישיונות שניתנו לגבי פטנטים במכונה לאיסוף צמח מסוים (hop). תקופת תוקפם של הרישיונות נועדה להסתיים במועדים המאוחרים למועדי פקיעת הפטנטים. בית המשפט העליון של ארצות הברית קבע כי מדובר בניסיון להאריך את מונופול הפטנט אחרי תקופתו, דבר הנוגד את מדיניות ודיני הפטנטים.

בית המשפט הביא דברים מתוך פסיקה קודמת (בעניין Scott Paper Co. v. Marcalus Co):

"As stated by Chief Justice Stone, speaking of the Court in Scott Paper Co. v. Marcalus Co…:
'any attempted reservation or continuation in the patentee or those claiming under him of the patent monopoly, after the patent expires, whatever the legal device employed, runs counter to the policy and purpose of the patent laws.'"

ולאחר מכן קבע:

"…a projection of the patent monopoly after the patent expires is not enforceable. The present licenses draw no line between the term of the patent and the post-expiration period.

…The contracts are… on their face a bald attempt to exact the same terms and conditions for the period after the patents have expired as they do for the monopoly period.

…we conclude that a patentee's use of a royalty agreement that projects beyond the expiration date of the patent is unlawful per se.

… The exaction of royalties for use of a machine after the patent has expired is an assertion of the monopoly power in the post-expiration period when, as we have seen, the patent has entered the public domain. …an attempt to project it [patent monopoly – ת.א] into another term by continuation of the licensing agreement is unenforceable."

28. ההלכה שנפסקה בעניין Brulotte (בשנת 1964) נבחנה ואושררה בבית המשפט העליון בארצות הברית בשנת 2015, בעניין Kimbel ( Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, 576 U.S. 446 (2015)). דעת הרוב בעניין Kimbel הובאה ע"י כב' השופטת Kagan.

29. למר Kimbel (להלן גם: " קימבל") היה פטנט על צעצוע שמאפשר 'כמו ספיידרמן' לטוות קורים מכף היד ע"י קצף. בשנת 1997 תבע קימבל את חברת Marvel Entertainment (להלן: " מרוול") על הפרת הפטנט. הצדדים הגיעו לפשרה וסוכם כי מרוול תרכוש מקימבל את הפטנט כנגד סכום מסוים בצירוף 3% תמלוגים על מכירות עתידיות. לא נקבע סוף לתקופת חובת תשלום התמלוגים. בעת ההתקשרות לא היו הצדדים ערים לפסיקה בעניין. כאשר מרוול גילתה את הלכת Brulotte, היא עתרה לפסק דין הצהרתי לפיו היא אינה מחויבת בתשלום תמלוגים לאחר פקיעת הפטנט.

קימבל עתר לכך שבית המשפט ישנה את הכלל שנקבע בעניין Brulotteובמקומו יורה לבחון הוראות תמלוגים לתקופה המאוחרת לתוקף פטנט לפי נסיבות כל מקרה ומקרה, לפי Rule of Reason.

30. בית המשפט העליון דחה את עמדת Kimbel. בית המשפט לא שלל את האפשרות שתמלוגים לאחר פקיעת פטנט יכולים להיות, בהיבט הכלכלי, בעלי השפעה פרו-תחרותית דווקא, אך לא ראה בכך הצדקה לשינוי ההלכה. צוין, כי גם אם נעשה בעניין Brulotte שימוש במושגים כלכליים, ההלכה שם לא נסמכה על הנחה שתמלוגים למועד המאוחר לתקופת הפטנט מזיקים לתחרות (וזאת שלא במפתיע לאור ההבדלים במטרות בין דיני הפטנטים ובין דיני התחרות).

"…the Court [in Brulotte] held, as it had in Scott Paper, that Congress had made a judgment: that the day after a patent lapses, the formerly protected invention must be available to all for free. And further: that post-expiration restraints on even a single licensee’s access to the invention clash with that principle. See Brulotte… That patent (not antitrust) policy gave rise to the Court’s conclusion that post-patent royalty contracts are unenforceable—utterly 'regardless of a demonstrable effect on competition.'…"
(עניין Kimbel)

31. במקביל לכל אלה ציין בית המשפט בעניין Kimbel מספר דרכים שבהן יכולים צדדים לנקוט מבלי שיהא בכך כדי להפר את הלכת Brulotte. כך למשל בואר, כי הלכת Brulotte חוסמת תשלום תמלוגים עבור השימוש בהמצאה אחרי שזו הועברה לנחלת הכלל, אולם ניתן לדחות תשלומים עבור תקופה שקודמת לפקיעת הפטנט, כך שיבוצעו בתקופה שלאחר פקיעת הפטנט. בית המשפט הכיר בכך שאין בהיתר כזה כדי לסייע ברצון לבצע הקצאת סיכונים לטווח ארוך אולם ציין כי ניתן להשיג בדרך זו הקטנה של ההוצאות בתקופה המוקדמת.

כן צוין בין השאר, כי ניתן לשלם תמלוגים לאחר פקיעת פטנט כל זמן שאלו אינם משולמים עבור הפטנט עצמו אלא עבור זכות שאינה פטנט (אפילו אם היא קשורה מאד (closely related) לפטנט). הדוגמא שהובאה היא רישיון המערב הן פטנט והן סוד מסחרי, ונקבעים עבורו תמלוגים בשיעור מסוים לתקופת הפטנט (עבור הפטנט והסוד המסחרי גם יחד) ותמלוגים בשיעור נמוך יותר לתקופה שלאחר הפקיעה (עבור הסוד המסחרי בלבד). בנוסף צוין כי הלכת Brulotte אינה מגבילה הסדרים עסקיים שאינם תמלוגים, כמו סוגים שונים של joint ventures שיאפשרו לצדדים לחלוק בסיכונים ובסיכויים של מסחור המצאה.

32. במקרה שנדון בעניין Kimbel אושרו פסקי הדין שניתנו בערכאות דלמטה שבהם הוצהר – בהתאם להלכת Brulotte ולעתים שלא בחדווה – כי מרוול אינה מחויבת בתשלום תמלוגים לאחר תום תקופת הפטנט, חרף חתימתה, בגדרו של הסכם פשרה, על תניה שקבעה כך.

ענייננו
33. ההוראה החוזית במקרה שלפנינו מחייבת את סלופארק בתמלוגים מהלך מספר שנים (מעל 8) לאחר פקיעת הפטנט ועבור שימוש לאחר תקופת הפטנט. אין זו הוראה בדבר פריסת תשלומים עבור שימוש בתקופת תוקפו של הפטנט. לפי הלכת בלאס, הוראה המחייבת בתשלום תמלוגים באורח כזה נחשבת כסותרת את תקנת הציבור ובטלה (סע' 30 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, להלן: "חוק החוזים").

34. פנגו טוענת כי ההלכה שנפסקה בעניין בלאס "שונתה והתאימה עצמה לתנאי השוק" (סע' 32 לסיכומיה). טענה זו הועלתה על דרך הסתם ללא הפנייה בצידה. חזקה על באי כוחה המלומדים והמנוסים של פנגו – שידעו היטב להפנות אף לפסיקה בנֵיכר – שהיו מפרטים ומצרפים פסיקה המשנה את עניין בלאס, ככל שהייתה כזו. להתרת ספקות יובהר כי גם בבדיקה של בית המשפט לא אותר בדין הישראלי שינוי בפסיקה בעניין זה.

35. האדנים שעליהם נסמך עניין בלאס עומדים בעינם. תקופת הפטנט – גם כיום – היא אחת הדרכים שבהן בא לידי ביטוי האיזון בין אינטרס בעל הפטנט בהגנה על אמצאתו ובין אינטרס הציבור בחופש התחרות ובחופש העיסוק (רע"א 6025/05  Merck & Co. Inc. נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ  (19.5.2011), סע' 20).

36. מוסיפה פנגו וטוענת, כי נסיבותיו של עניין בלאס שונות מנסיבות המקרה שבו עסקינן. לשיטתה, בעניין בלאס נקבע כי ההוראה הקובעת תשלום תמלוגים לאחר פקיעת פטנט היא בטלה רק כאשר מדובר ב"תניה עירומה", קרי – "תניה שאין מאחוריה הצדקה כלכלית או אחרת". אולם, כאשר יש "הצדקה מתאימה", אין איסור על תמלוגים לאחר תקופת הפטנט. לשיטת פנגו, יש לבחון בכל מקרה האם בעל פטנט מנצל את המונופולין לרעה ובמקרה שלפנינו, אין מדובר בהסכם רישיון "רגיל" אלא בהסכם פשרה שנסיבותיו מעלות כי אין מדובר בניצול לרעה של כח מונופוליסטי והוא "נתפר" ע"י הצדדים לאחר מספר הכרעות שיפוטיות כמעין חבילה כוללת שכללה גם ויתורים.

37. אבחנה בין תניה עירומה ובין תניה אחרת אינה נזכרת בעניין בלאס. למעשה, לפי תיאור האירועים בפסק הדין, גם שם דובר במידה לא מבוטלת בהתקשרות שהיוותה מעין פשרה בין הצדדים לאחר התקשרות קודמת ובעקבות התפתחויות. בין הצדדים היה בעבר הסכם רישיון שקבע תמלוגים בשיעור מסוים, כאשר ההסכם היה לתקופה של שנה עם אפשרות חוזרת – בידי הקיבוץ – לחדשו. בפסק הדין מתואר כי המעבר לייצור תעשייתי היה רצוף קשיים, כי הקיבוץ נאלץ לגייס מהנדסים, כי מספר דגמים שיוצרו לא פעלו כהלכה וכי רק לאחר שאחד המהנדסים ("כצמן") מצא פתרון לבעיות מסוימות על-ידי שינוי מבנה, נוצר דגם פועל כראוי של "ממטיר מווסת". המהנדס כצמן רשם את שינוי המבנה כפטנט בארצות-הברית. כמו כן, הקיבוץ רכש מידי צד ג' שליש בבעלות על המוצר.

הקיבוץ סבר כי עשה מקח טעות בהסכימו לתנאים שבהסכם שבין הצדדים ובעיקר לתמלוגים הגבוהים שקיבל על עצמו, והודיע לבלאס שההסכם לא יוארך ככל שלא יוסכמו שינויים משמעותיים בתנאיו. ההסכם שבו עסק פסק הדין היה הסכם מתוקן, שבו הופחתו אחוזי התמלוגים ונמחקו סעיפים העוסקים בסיום ההתקשרות (ההסכם נותר ללא הוראות בדבר סיומו).

נסיבות העניין כפי שהן מתוארות בפסק הדין בעניין בלאס אינן מגלמות בהכרח ניצול כח מונופוליסטי ותניה נטולת הצדקה כלכלית או אחרת. למעשה, נראה כי לקיבוץ היה כח לא מבוטל במועד ההתקשרות החדשה. יוער כי מפסק הדין גם עולה כי בהמשך, חדל הקיבוץ לעשות שימוש בפטנט של בלאס ועבר לבסס את הייצור על הפטנט של המהנדס כצמן.

חרף זאת, נקבע בעניין בלאס כי תניה הקובעת תשלום תמלוגים לאחר תום תקופת הפטנט היא בלתי חוקית ובטלה, ואף נכתב: " פסולה כל הוראה בהסכם, המחייבת תשלום תמלוגים עבור רישיון בפטנט מעבר לחיי הפטנט" (שם, סע' 14).

38. דומה כי עמדת פנגו משלבת בקירבה במידה מסוימת את דוקטרינת השימוש לרעה בפטנט, כמעין טענת הגנה . לשיטתה, רק אם יוכח כי בוצע שימוש לרעה בכח המונופוליסטי של הפטנט, תניית תמלוגים עבור תקופה המאוחרת לתקופת הפטנט תחשב כתניה פסולה.

דוקטרינת השימוש לרעה בפטנט ("patent misuse") פותחה בבית המשפט העליון בארצות הברית ונזכרת לעתים בטיעוני צדדים גם בישראל (סורוקר, עמ' 541-540; עופר טור־סיני, אמצאות עוקבות בדיני פטנטים (2017) (" טור־סיני"), עמ' 334-331). לפי המלומד טור־סיני, שאלת התחולה של דוקטרינת השימוש לרעה בפטנט כהגנה מפני תביעה בגין הפרת פטנט מעולם לא נדונה בפסיקה בישראל (שם, עמ' 334). עד כמה שעלה בידי לראות, היא לא נדונה ממשית אף בהקשרים אחרים. טור־סיני מציין כי ייתכן שבישראל ניתן לגזור דוקטרינה זו מהחובה לעשות שימוש בזכות בתום לב (השוו: ת"א (מחוזי ת"א) 28676-05-13 Pfizer Inc. נ' אוניפארם בע"מ (19.9.2019), סע' 100-99; ערעורים תלויים ועומדים).

מכל מקום, עניין בלאס אינו מתייחס לשאלה זו ונסיבותיו אינן בוחנות אותה. זאת הגם שבהמשך פסק הדין – בהתייחס למספר טענות אחרות אותן העלה המערער שם, כמו טענת מניעות כלפי הקיבוץ בשל התנהלות מסוימת – נבחנו מספר סוגיות נסיבתיות קונקרטיות. לפי נוסח פסק הדין בעניין בלאס, ההכרעה בו לא ניתנה "על יסוד" הפסיקה האמריקאית (כפי שאולי ניתן להבין מחלק מטיעוני פנגו). לאחר ניתוח הסוגיה, ציין בית המשפט את הדין שחל בשוק האירופי המשותף באותה עת, את המצב באנגליה ובהמשך את המצב בארצות הברית. בית המשפט גם העיר כי המתווה המשפטי בארה"ב להפסקת תשלום תמלוגים לאחר פקיעת פטנט (לרבות מושג כשלון התמורה), איננו המתווה שבו פוסע בית המשפט כאן (סתירה לתקנת הציבור) (עניין בלאס, סיפא סע' 14).

39. פנגו טוענת כי ניתן להשקיף על הסכם 2012 ברוח אחד החריגים שצוינו בעניין Kimbel וצוינו לעיל (ור' עוד להלן). אין לכחד כי נראה ש תמיכתו של בית המשפט בעניין Kimbel בהלכת Brulotte הייתה מסויגת . בית המשפט הצביע על אפשרויות "לעקוף" את הלכת Brulotte, ציין כי נראה שהיבטים כלכליים הנטענים על ידי קימבל הם בעלי בסיס ועוד. מטעמים שונים לא מצא בית המשפט לנכון לסטות מההלכה והפנה את הגורמים המעוניינים בכך אל המחוקק.

שני הצדדים (פנגו וסלופארק) מפנים אל פסיקה שניתנה בארה"ב לאחר עניין Brulotte ואף לאחר עניין Kimbel. כל צד מנסה, מטבעם של דברים, לטעון כי פסיקה זו תומכת בעמדתו לגבי היקפן ופרשנותן של הלכות Brulotte ו- Kimbel.

40. באופן עקרוני ניתן לנתח פסיקה אמריקאית, רציונלים העומדים בבסיסה והתפתחויות בערכאות דיוניות (שם) כרקע לדיון בפרשנות הלכת בלאס או אבחונה בענייננו . עם זאת, ראוי תחילה לבחון את המשעול במשפטנו-שלנו.

אקדים את המאוחר ואציין כי בסופו של יום, הפסיקה האמריקאית אינה נדרשת למסקנת הדיון. משכך היא תוזכר עתה בקצרה, אך כהתייחסות והערות לטענות הצדדים.

41. פסק דין של בית המשפט העליון בארה"ב אליו התייחסו הצדדים הוא עניין Aronson. באותו מקרה, שנדון בין פסק הדין שניתן בעניין Brulotte ובין פסק הדין שניתן בעניין Kimbel, הוגשה בקשת פטנט לגבי מחזיק מפתחות; נחתם הסכם להרשאה בלעדית כנגד תמלוגים ונקבע כי אם הפטנט לא יאושר תוך 5 שנים, שיעור התמלוגים ירד במחצית; בחלוף 5 שנים עדיין לא ניתן פטנט ושיעור התמלוגים הופחת בהתאם; בהמשך סורבה בקשת הפטנט כליל; החברה ששילמה תמלוגים ביקשה הצהרה כי הוראת תשלום התמלוגים אינה תקפה.

בית המשפט בעניין Aronson איבחן את עניין Brulotte וקבע כי בנסיבות שלפניו יש לאכוף את ההסכם וכי אכיפתו מתיישבת עם העקרונות בהלכה הנ"ל. צוין בין השאר, כי בקשה לרישום פטנט אמנם נותנת כח מיקוח מסוים, אבל היקפו של כוח זה הוא במידה שבה מעריכים הצדדים שיינתן פטנט ובמקרה הקונקרטי ברור שהצדדים סברו שיש סיכוי ממשי שלא יינתן פטנט ולמרות זאת די היה בחידוש שבעניין כדי שהיצרן יהיה נכון לשלם עבור ההזדמנות להיות ראשון בשוק.

42. שני הצדדים מתייחסים לעניין Aronson תוך שסלופארק מדגישה כי מדובר במקרה שבו הלכה למעשה לא היה פטנט. במקביל אולי ניתן היה ללמוד מפסק דין זה על בדיקת כח שוק של בעל הפטנט. כך או כך, בעניין Kimbel אשר ניתן עשרות שנים מאוחר יותר, שב וקבע בית המשפט העליון בארה"ב כי לפי הלכת Brulotte נעשית בדיקה פשוטה של קיום או העדר הוראה לתשלום תמלוגים עבור שימוש לאחר תקופת הפטנט.

43. אשר לערכאות אחרות בארה"ב, להלן יובאו דוגמאות והערות לפסיקה אליה מפנים הצדדים. הפסיקה נזכרת לפי סדר כרונולוגי (עולה).

עניין Bayer (2002) – באותו עניין דובר בפטנטים לגבי שיטות מחקר לגילוי תרופות ובהוראה חוזית לתשלום תמלוגים (לתקופה מסוימת לאחר תום תקופת הפטנט) לגבי מוצרים שהגילוי שלהם התאפשר בזכות שיטה שהייתה מוגנת בפטנט. נקבע כי התמלוגים שיש לשלמם לאחר פקיעת הפטנט הם עבור שימוש שנעשה קודם לפקיעתו, גם אם הם נגבים בהתבסס על מכירות מאוחרות יותר של המוצרים. ההתייחסות היא לשימוש בפטנט בשלב המחקר.
עניין Hearing (2009) – עניין שלא עסק בחובת תשלום תמלוגים לאחר פקיעת הפטנט. הדיון עסק בהוראה אחרת, של קשירה ( tying) בין מתן הרישיון לשימוש בפטנט ובין רכישת מוצרים אחרים.
עניין Hoffman (2015) – עניין שלא עסק בפטנט. ההחלטה עוסקת בשאלת העברת הליך מבית משפט מדינתי ( state) לבית משפט פדרלי והיא דוחה טענה של נתבע (אשר הפנה לעניין Brulotte), כי הוראה הסכמית לגבי תשלומים לאחר תום ההתקשרות היא הפרה של דיני פטנטים. צוין כי במקרה הקונקרטי לא הייתה אפילו בקשת פטנט תלויה ועומדת (להבדיל מעניין Aronson) כך שמדובר במקרה פשוט של טענה להפרת הסכם ובניסיון של נתבע לחמוק מהכרעה שניתנה שלא לטובתו ע"י בית משפט מדינתי.
עניין VSL (2019) – צוין כי נסיבות המקרה, שבהן הוסכם על תמלוגים עבור know-how לאחר פקיעת פטנט, מתיישבות עם הדוגמא שהובאה בעניין Kimbel לגבי הסכם "היברידי" של פטנט וזכות שאינה פטנט, המאפשר קבלת תמלוגים עבור זכות שאינה פטנט. בכל מקרה, ההסכם לגבי ה- know-how בעניין VSL בוטל על-ידי בעל הפטנט עוד קודם לכך שהפטנט פקע.
עניין Wilmar (2019) – באותו מקרה, בעל פטנט בהתקן להסרה ושחרור אומים (של ברגים) הגיש בעבר תביעה בגין הפרת פטנט כנגד חברת Wilmar (להלן: " ווילמאר"). בין הצדדים נחתם הסכם פשרה שקבע בין השאר, כי ווילמאר תשלם סכום מסוים עבור הפרות עבר של הפטנט, כי יינתן לה רישיון לשימוש בפטנט וכי היא תשלם תמלוגים מהמכירות עד לפקיעת הפטנט ותמלוגים מופחתים לאחר פקיעת הפטנט. בעל הפטנט טען כי ווילמאר הפרה את הסכם הפשרה. ווילמאר טענה כי דרישה לתשלום עבור תקופה לאחר פקיעת הפטנט אינה יכולה לעמוד שכן היא מנוגדת לפסיקת העליון בעניין Brulotte. התובע טען שהתשלומים לאחר פקיעת הפטנט היו מכוונים ונועדו לפצות על שיעור תמלוגים נמוך בתקופת הפטנט וכן כי הוא ספג הפסד ניכר של רווחים בתקופת הפטנט כנגד התשלומים שיבוצעו לאחר פקיעתו. נקבע כי לפי התקדימים של Brulotte ו- Kimble, הוראה הסכמית לתשלום תמלוגים עבור פטנט לאחר מועד פקיעתו היא בלתי חוקית, כי אין בסיס לאבחנות שהוצעו וכפי שהסכמי תמלוגים לתקופה שלאחר פקיעת ההסכם אינם אכיפים כך גם הסעיף הרלוונטי בהסכם הפשרה.

44. בפסיקה האמריקאית ניתן למצוא תימוכין וחיזוק לטענותיהם של שני הצדדים. אין צורך לומר כי בית משפט זה אינו מחויב בפסיקה האמריקאית. ודאי שבית המשפט העליון בישראל אינו מחויב בה. אולם, בית משפט זה מחויב בפסיקת בית המשפט העליון בישראל, והלכת בלאס בעינה עומדת.

45. להלכה שנקבעה בעניין בלאס יש יתרונות. עמדה אשר על פיה תניית תמלוגים עבור תקופה המאוחרת לתקופת הפטנט תיפסל רק אם אין לה הצדקה כלכלית או אחרת (כלשון פנגו), יכולה להיות מורכבת ליישום ואינה משרתת מטרות של יציבות וודאות. המחוקק סימן קו גבול ברור במועד סיום תקופת פטנט ועניין בלאס "מיישר קו" עם מועד זה ומביא אותו לידי ביטוי. יש בכך היבט של בהירות, ולו בשלב שבו נקבעת חוקיות או העדר חוקיות של הוראה הסכמית (השוו להלן). השופטת Kagan ציינה בעניין Kimbel יתרון זה גם לגבי הלכת Brulotte:

"The decision is simplicity itself to apply. A court need only ask whether a licensing agreement provides royalties for post-expiration use of a patent. If not, no problem; if so, no dice."

46. כמו כן, במשפט הישראלי, קביעה של אי חוקיות אינה מחייבת תוצאות שרירותיות. יש למשפט הישראלי כלים המאפשרים התמודדות עם נסיבות קונקרטיות. פנגו אכן הפנתה והעלתה טענות בדבר מניעות ובדבר שימוש בסמכות הנתונה לבית המשפט לפי סעיף 31 לחוק החוזים.

47. ניתן לטעון כי שימוש בכלים מסוג זה גורע ממטרות של וודאות ובהירות אשר נזכרו לעיל כיתרון של עניין בלאס. זוהי ביקורת הנשמעת תדירות בסוגיות שונות וניתן לראות בה טעם; אולם אלו כלים קיימים ואחד מהם (סעיף 31 לחוק החוזים) אף נקבע באופן מפורש על-ידי המחוקק, על משמעות הדבר.

48. יצוין כי ככל שבאופן עקרוני יש לבדוק את נסיבות העניין בשלב שבו נבדקת חוקיותה של ההוראה, בהתאם לעמדת פנגו, יכול הדבר להטיל נטל על בעל הרישיון (קרי: הגורם המחויב בתמלוגים לאחר תקופת הפטנט) לשכנע כי הנסיבות מצדיקות את בטלותה של ההוראה. מנגד, כאשר מתבקש בית המשפט לקבוע, תוך שימוש בכלים מסוג אלה שנזכרו לעיל, כי חרף העדר חוקיותה, תוצאת הדיון ההולמת בנסיבות העניין איננה איון מוחלט של הוראה הסכמית כזו, נטל השכנוע מוטל על כתפיו של בעל הפטנט, אשר ההוראה אמורה הייתה לזכות אותו בתמלוגים בתקופה שלאחר תום תוקף הפטנט. על פני הדברים, פסק הדין בעניין בלאס מתיישב יותר עם העברת מטלה זו אל כתפי בעל הפטנט.

49. בהעדר הכרח לכך, לא סברתי שנסיבות המקרה מחייבות לקרוא לתוך הלכת בית המשפט העליון בעניין בלאס, כשלעצמה, גמישות על דרך פרשנות של אבחנה בין סוגי תניות. האפשרות לעשות כן יכולה להיוותר לעת מצוא.

50. לאור האמור, אין צורך להידרש לדקויות נוספות אותן מבקשת פנגו למצוא בתניה עצמה ולהשוואות אותן היא מבקשת לבצע לפסיקה בארה"ב בעניין זה.

בכלל זאת טוענת פנגו שלאור נסיבות ההתקשרות, יש לראות בשיעור התמלוגים ובתקופת התשלום שנקבעו בהסכם 2012 כ"כוללים גם תשלומים עבור זכויות אחרות, שאינן מתמצות בזכות הספציפית לנצל את הפטנט" וכי מדובר ב"אגד של זכויות נוספות" (סע' 14 לסיכומי התשובה). בכך מוצאת פנגו דמיון לאחת הדוגמאות שצוינו בעניין Kimbel כבאות בגדר המותר: אפשרות לשלם תמלוגים לאחר פקיעת פטנט כל זמן שהתמלוגים אינם משולמים עבור הפטנט עצמו אלא עבור זכות שאינה פטנט, גם אם היא קשורה לפטנט, כמו מקרה של הסכם רישיון המערב הן פטנט והן סוד מסחרי.

מבלי לנתח את העניין בפירוט (דבר שלא נעשה אף בטיעונים), אציין כי הדוגמא שהובאה בעניין Kimbel כוללת "נקודת חיתוך" ברורה במועד פקיעת הפטנט והתייחסות מפורשת לרכיב עבורו משולמים תמלוגים קודם לפקיעה ולאחר מכן. אף יש שינוי בשיעור התמלוגים: עד למועד פקיעת הפטנט משמשים התמלוגים עבור הפטנט והסוד המסחרי גם יחד, ושיעור מופחת נקבע לתקופה שלאחר פקיעת הפטנט, כאשר התמלוגים משמשים רק עבור הסוד המסחרי.

בעניין VSL אליו הפנתה פנגו, הייתה אבחנה ברורה בין התמלוגים עבור הפטנט ובין תמלוגים עבור know-how (דובר למעשה בשני הסכמים נפרדים, אך נקבע שניתן להתייחס אליהם כהסכם היברידי), אולם לא היה שינוי בשיעור התמלוגים עם פקיעת הפטנט, ובית המשפט ציין כי יש בכך בעייתיות ויתכן כי לנוכח זאת מדובר למעשה בהארכה של חובת התשלום עבור הפטנט אשר איננה אכיפה.

בהסכם 2012 שבין הצדדים דכאן, אין "נקודת עצירה" במועד פקיעת הפטנט ואין שינוי בשיעור התמלוגים. ההתייחסות לתמלוגים, לרבות לגבי שיעורם, הוא אחיד לאורך כל התקופה שנקבעה (2007 עד סוף שנת 2024). רכיב תשלום התמלוגים מתייחס במישרין אל הכנסות כתוצאה מהשימוש בתקופות העתידיות, ואף מפנה בסוגיות השונות – כמו המצאת דו"חות חודשיים ודו"חות כספיים שנתיים מבוקרים – להסכם הרישיון משנת 2005 המהווה נספח. כפי שנראה בהמשך, כבר בהסכם הרישיון משנת 2005 נזכרה שנת 2024 בהקשר מועד סיום תשלומים (הצדדים חלוקים לגבי פרשנות ההוראה הרלוונטית).

לא נעלמו מעיני ניסוחים לאורכו של הסכם 2012 המתייחסים לכך שמדובר בהסכם פשרה, לרבות רישא סעיף 3.1 להסכם המתייחס לתמלוגים. סוגייה זו תבחן בהמשך, בגדר הדיון בסוגיות האחרות.

51. סיכומה של נקודה זו: ההוראה בהסכם 2012 מתייחסת לתשלום תמלוגים עבור ניצול הפטנט בתקופה המאוחרת לפקיעתו וככזו, איננה חוקית בהתאם להלכת בלאס.

52. טענת פנגו כי יש לחייב את סלופארק כלפיה (חרף אפשרות אי חוקיות הוראת התמלוגים), מתייחסת למעשה לשני מתווים משפטיים:
מניעות של סלופארק בנסיבות העניין, חוסר תום לב וכדומה.
תוצאות אי חוקיות הוראה הסכמית לפי סעיף 31 לחוק החוזים ופסיקה.

מבחינה "כרונולוגית" ניתן לראות בטענות מניעות משום רכיב מקדמי, אולי עוד קודם לבחינת עצם חוקיותה של הוראה הסכמית, בעוד טענות המתייחסות לסעיף 31 לחוק החוזים יכולות להראות כרכיב מאוחר, לאחר שנקבעת העדר חוקיות. חרף זאת, לנוכח העובדה שסעיף 31 לחוק החוזים הוא הוראה המתייחסת באופן קונקרטי למקרה של אי חוקיות הוראה חוזית ולצורך נוחות הדיון, תידון שאלה זו תחילה.

תוצאות חוזה בלתי חוקי
כללי
53. סעיף 30 לחוק החוזים, שכותרתו "חוזה פסול", קובע:

"חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור – בטל".
 
תוצאות קביעה בדבר פסלותו של חוזה לפי סעיף 30, עומדת במרכז סעיף 31 לחוק אשר מורה:

"הוראות סעיפים 19 ו-21 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על בטלותו של חוזה לפי פרק זה, אולם בבטלות לפי סעיף 30 רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן ובתנאים שימצא לנכון, לפטור צד מהחובה לפי סעיף 21, כולה או מקצתה, ובמידה שצד אחד ביצע את חיובו לפי החוזה - לחייב את הצד השני בקיום החיוב שכנגד, כולו או מקצתו".

סעיף 19, הנזכר בסע' 31 לחוק, מתייחס לפי כותרתו ל"ביטול חלקי", וקובע: "ניתן החוזה להפרדה לחלקים ועילת הביטול נוגעת רק לאחד מחלקיו, ניתן לביטול אותו חלק בלבד; אולם אם יש להניח שהצד הרשאי לבטל לא היה מתקשר בחוזה לולא העילה, רשאי הוא לבטל את החלק האמור או את החוזה כולו". סעיף 21 משלים וקובע: "משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה הייתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויו של מה שקיבל".

54. סלופארק חוזרת ומדגישה כי דינו של חוזה בלתי חוקי הוא בטלות.

אכן, "נקודת המוצא היא כי חוזה בטל גורר השבה והחריג הוא הסמכות של בית המשפט לפטור מהשבה או חלק ממנה. ובנוגע לקיום, הכלל הוא הפוך – נקודת המוצא היא שחוזה בלתי חוקי הוא בטל ולכן אין להורות על קיום, והחריג הוא סמכותו של בית המשפט להורות על קיום" ( ע"א 6667/10 טנדלר נ' קוזניצקי (12.9.2012) (עניין טנדלר)). 

במקביל לקביעה זו הובהר בעניין טנדלר (כב' השופט עמית), כי הוראת סע' 31 לחוק החוזים "היא יצירה נורמטיבית מקורית שאין לה אח ורע בדין המשווה, בכך שהיא מקנה לחוזה תוצאות משפטיות על אף היותו חוזה בלתי חוקי" וכי "בכך שינה המחוקק את המצב המשפטי ששרר עד לחקיקת חוק החוזים, ולפיו 'מעילה בת עוולה לא תצמח עילת תביעה'..." (שם, סע' 16). עוד צוין, כי "הרתיעה של בתי המשפט מלעסוק בחוזה בלתי חוקי התפוגגה, וכיום לא עומדת בפני בית המשפט כל מניעה להעניק סעדים לצדדים, הגם שהיו מעורבים במעשה אסור" (שם).
 
55. נהוג לומר, כי בקביעת תוצאותיו של חוזה בלתי חוקי "מתגוששים שני עקרונות מנוגדים: עקרון ההרתעה מיצירת חוזים בלתי חוקיים בעתיד, מול הרצון לעשיית צדק קונקרטי בין הצדדים כך שלא ייצא חוטא נשכר" (עניין טנדלר, סע' 18, בעקבות בג"ץ 6231/92 זגורי נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מט (4) 749 (15.11.1995) ופסיקה נוספת).

הפסיקה הצביעה על מגוון שיקולים אותם ניתן להביא בחשבון בעת הכרעה בשאלת תוצאותיו של הסכם בלתי חוקי (ר' למשל עניין טנדלר, סע' 23, וכן ר' להלן).

קביעת 2024 כסיום תקופת תשלום התמלוגים
56. אין מחלוקת כי במועדים שבהם נכרתו ההסכמים בין מובידום/פנגו ובין סלופארק (שנת 2005 ושנת 2012) לא היו הצדדים ערים להלכת בלאס בעניין אי חוקיות הוראה לתשלום תמלוגים עבור תקופה המאוחרת לתקופת הפטנט. בכך דומים הצדדים לבעלי דין בפסיקה זרה אליה הפנו. כך למשל בעניין Kimbel ציין בית המשפט העליון של ארצות הברית, כי בעת ההתקשרות בין בעל הפטנט בצעצוע ובין תאגיד Marvel, לא היו הצדדים להסכם ערים להלכת Brulotte.

57. מבלי לגרוע מהאמור, חלוקים הצדדים בשאלה מדוע תקופת החיוב בתמלוגים שנכללה בהסכם 2012 מסתיימת בסופה של שנת 2024. כרקע להמשך הדיון, נדרש לתשתית שהובאה בעניין זה.

58. הסכם 2012 נחתם זמן לא רב לאחר שניתן פסק הבוררות החלקי. בפסק הבוררות החלקי המפורט נותחו הראיות והדין ונקבעו ממצאים ומסקנות. בכלל האמור נקבע: סלופארק הפרה את ההסכם המקורי בכך שלא שילמה תמלוגים, ההפרות הצדיקו את ביטול הבלעדיות ובהמשך, משהמשיכה סלופארק להתכחש לחובותיה לפי ההסכם המקורי, רשאית הייתה מובידום לבטל את הרישיון והביטול נעשה כדין; היה "פגם חריף" בהתנהלות סלופארק בהליך על-ידי "שליפת" תוספת חתומה שלא הועברה בזמן אמת; בד בבד, נפלו פגמים בהתנהלות מובידום, אשר ניהלה משא ומתן עם מילגם מאחורי גבה של סלופארק ותוך הסתרתו, בעת שסלופארק הייתה עדיין בעלת זכות בלעדיות בניצול הפטנט.

השלב הבא בבוררות היה צפוי לכלול דיון גם בשאלות הקשורות בפטנט, לרבות תוקפו.

59. לאחר פסק הבוררות החלקי נערך משא ומתן בין הצדדים שהוביל לחתימת הסכם 2012. לטענת פנגו, בגדרם של המגעים נעשו על-ידה ויתורים שונים ובכלל זאת, לבקשת סלופארק הופחת שיעור התמלוגים ונקבעה להם תקופת "פריסה" ארוכה יותר (סע' 35 לסיכומים). סלופארק דוחה את הטענה כי הפחתת שיעור התמלוגים נעשתה כנגד הארכה של תקופת התשלומים.

60. הסכם 2012 היה הסכם פשרה. על כך לא יכולה להיות מחלוקת. במבוא להסכם הוא מכונה יותר מפעם אחת: "הסכם פשרה זה" ומצוין, כי "הצדדים הסכימו לסיים את מלוא הסכסוך ביניהם, לרבות המחלוקות שעלו בבוררות, ואת הבוררות עצמה... בתנאים המפורטים בהסכם זה". הסעיף הקובע את התחייבויות סלופארק, לרבות לתשלום תמלוגים (סעיף 3.1), פותח במשפט "מבלי להודות בטענות מי מהצדדים, ולסילוק סופי ומוחלט של כל טענותיהם ההדדיות של הצדדים, לרבות תביעותיהם וטענותיהם ההדדיות בבוררות".

במקביל, עיקרו של ההסכם במתן רישיון לפטנט. הצדדים אישרו בהסכם 2012 כי הסכם 2005 "תקף ומחייב בשינויים המחויבים: לעניין שינוי שיעור התמלוגים לעיל, ולעניין השינוי באשר לזכות הבלעדיות, כמפורט לעיל" (סע' 3.1.5 להסכם 2012).

61. הסכם 2005 העניק לסלופארק רישיון בלעדי לניצול הפטנט בישראל. זכות בלעדיות זו, שפנגו הודיעה על ביטולה עוד בשנת 2007, לא יכולה הייתה לחזור על כנה בשנת 2012 שכן ביני לביני כבר נתנה פנגו (מובידום) מספר רישיונות לגופים שונים, ובפרט ניתן רישיון בלתי חוזר ובלתי מוגבל לחברת מילגם. משכך, בהסכם 2012 התחייבה פנגו רק שלא להעניק רישיונות נוספים (סע' 2.2).

62. אשר לשיעור התמלוגים: הסכם 2005 קבע, כנזכר, כי סלופארק תשלם תמלוגים בשיעור של 7.7% מ"מחזור ההכנסות משירותי חניה", מונח שהוגדר בו (סע' 4 להסכם). לעומת זאת, הסכם 2012 קבע חובת תשלום תמלוגים בשיעור של 3.75% (גם כאן, ממחזור ההכנסות משירותי חניה). ברי כי שינוי שיעור תמלוגים מ-7.7% ל-3.75% מהווה הפחתה ניכרת.

63. פנגו טוענת, כי במסגרת המשא ומתן בשנת 2012 ביקשה סלופארק "לשלם תשלומים מופחתים בתמורה לפרישת התשלומים למשך זמן ארוך יותר" וממשיכה וטוענת כי "אכן" בסופו של יום נחתם הסכם הפשרה לפיו הופחת שיעור התמלוגים "ובמקביל סוכם כי התשלומים ישולמו עד 31.12.2024" (סע' 13-12 לסיכומים; ור' גם סע' 23 לסיכומים).

64. כאשר הצדדים מתייחסים ל"שינויים" בהסכם 2012, ההשוואה מבוצעת – כאמור בהסכם עצמו – למול תוכנו של הסכם 2005.

65. בסעיף 7 להסכם 2005 נקבע כי תמלוגים ישולמו על ידי סלופארק "במשך כל תקופת תוקפו של הפטנט".

סעיף 7 אינו מפרש מהי תקופת תוקפו של הפטנט. הנתון אינו מופיע במקום אחר בהסכם. גם הנתונים הבסיסיים של מועד הגשת בקשת הפטנט או מועד קבלתו, אינם נזכרים בהסכם 2005.

66. הסכם 2005 נחתם, כפי שציין הבורר, כאשר "עוצמת הפטנט והטענות שיש לצדדים בנוגע אליו כבר היו מגובשות ונהירות לצדדים" והם "נטלו סיכון מחושב בנוגע לתקפות הפטנט ולאפשרות שיוגשו בקשות לביטולו" (נספח יא', סע' 48). משכך, נקבעו בהסכם 2005 הוראות למקרה שבו יוחלט על ביטול הפטנט.

סעיף 8 להסכם 2005 קבע, כי במקרה שבו יבוטל הפטנט בפסק דין חלוט, תהא מובידום זכאית להמשך קבלת תמלוגים מסלופארק "למשך כל התקופה עד ליום 31.12.2024".

67. סלופארק טוענת, תוך הפנייה להוראות סעיפים 7 ו-8 להסכם 2005, כי בעת ההתקשרות סברו שני הצדדים בטעות שתקופת תוקפו של הפטנט מסתיימת בשנת 2024, 20 שנה לאחר רישומו (להבדיל מ-20 שנה לאחר הגשת בקשת הפטנט).

עמדת פנגו היא כי טענה זו של סלופארק כבושה, נטולת בסיס ואף מהווה הרחבת חזית. לטענת פנגו, סעיפים 7 ו-8 להסכם 2005 מתייחסים לתקופות שונות ואין לראות בתאריך 31.12.2024 המופיע בסעיף 8 משום מקבילה לסיום "תקופת תוקפו של הפטנט" הנזכרת בסעיף 7 להסכם. לשון אחר – לשיטת פנגו, הצדדים היו ערים לתקופת תוקפו של הפטנט וסעיף 7 להסכם התייחס לתקופה זו (קרי – עד יולי 2016), בעוד סעיף 8 להסכם התייחס לתקופה שעד 2024.

68. עיון בהסכם 2005 אינו תומך בטענתה של פנגו. קביעה כי תמלוגים ישולמו במהלך תקופת תוקפו של פטנט (סעיף 7) יכולה להחשב כברורה. ברם, עולה קושי לנוכח קיומה של הוראת סעיף 8 אשר קובעת, כאמור, כי אם יבוטל הפטנט, ישולמו תמלוגים "למשך כל התקופה" עד ליום 31.12.2024.

משמעות עמדת פנגו היא כי הסכם 2005 קובע כי גם במקרה שבו הפטנט יבוטל, תמשיך סלופארק לשלם תמלוגים (וכבר ראינו את עמדת הפסיקה לגבי תניות כאלה), ובנוסף, כאילו בכך לא די, כי במקרה כזה, שבו הפטנט יבוטל, בעל הרישיון (סלופארק) ישלם תמלוגים – באותו שיעור (7.7%) – תקופה ארוכה יותר (בכשמונה שנים) מאשר התקופה בה היה משלם לו נותר הפטנט בתוקף. הסדר כזה אינו סביר ואף לא ניתן או הוצע הסבר שיכול היה לתת לו בסיס או טעם. אין גם הסבר לכך שבסעיף 8 מצוין דווקא חודש דצמבר 2024 כסיומה של תקופת תשלום התמלוגים במקרה שבו הפטנט יבוטל.

69. לא ניתן ללמוד על אומד הדעת הסובייקטיבי של הצדדים להסכם 2005 לגבי התקופות שנקבעו בסעיפים 7 ו-8 מתוך ההסכם והנסיבות החיצוניות שהובאו, לרבות תצהירים שהונחו בתיק.

התכלית האובייקטיבית העולה מסעיפים אלה ומההסכם בכללותו היא שסלופארק תמשיך לשלם תמלוגים "כרגיל" גם אם הפטנט יבוטל (אלא אם יפגעו הכנסותיה משמעותית ובאופן שנקבע). "כרגיל" – כאילו הפטנט היה בתוקף. לקריאה כזו של ההסכם יש היגיון פנימי. הבנה זו גם נתמכת בלשונו של סעיף 8 המציין כי במקרה של ביטול הפטנט, תהיה מובידום זכאית ל"המשך קבלת התמלוגים... למשך כל התקופה עד 31.12.2014...". המילה "התקופה", עם ה' הידיעה, מלמדת אותנו כי מדובר בתקופה שכבר מוכרת לקורא. אין מדובר ב"תקופה" הנקצבת לראשונה.

70. לא מצאתי לקבל את טענת פנגו כי לשון הסעיפים ברורה וכי אין לשמוע לטענת סלופארק בהיותה טענה בעל פה כנגד כתב. מתאימה יותר לענייננו הפסיקה המבארת כי הכלל המעניק עליונות למסמך בכתב אינו מונע השמעת טענות בעל פה לצורך פרשנותו של המסמך הכתוב ( רע"א 7887/19  כהן נ' בראל ( 16.3.2020); רע"א 5438/09 גרוסמן נ' אסלן (19.11.2009); ע"א 2032/06 האגי נ' עזבון המנוח זיאן (1.2.2009), סע' 42).

71. בתצהיר התשובה מטעם פנגו נטען (סע' 18) כי בהליך הבוררות "עלתה מפורשות גם הסוגיה של תשלום תמלוגים בשנים שלאחר תום תוקפו של הפטנט". אמירה זו לא גובתה בהפניה ולו למקום אחד בפרוטוקול חקירות העדים בבוררות. בפסק הבוררות החלקי לא אותרה התייחסות מפורשת לשאלת תקופת תוקפו של הפטנט ותקופת תשלום התמלוגים. עם זאת, עת נזכר סעיף 8 להסכם 2005 בפסק הבוררות, אזכורו הוא רק ככזה הקובע "שגם במקרה של ביטול הפטנט תהיה סלופארק חייבת להמשיך בתשלום תמלוגים..." (סיפא סע' 2 לפסק החלקי; ור' גם סע' 48 לפסק). הבורר קבע כי בעת חתימת הסכם 2005 כבר היו הצדדים ערים לטענות שיש כלפי תוקפו של הפטנט, הם נטלו סיכון מחושב שיוגשו בקשות לביטולו וקבעו בסעיף 8 כי גם במקרה של ביטול תמשיך סלופארק לחוב בתשלום התמלוגים. לו היה מובן מתוך הדיונים אצל הבורר, דיונים שעסקו לשיטת פנגו "בהרחבה בפטנט ותוקפו" (סע' 28 לסיכומיה), כי במקרה של בטלות פטנט הוארכה תקופת תשלום התמלוגים ולא רק נקבע "המשך" תשלומם, ניתן לשער כי הדבר היה בא לידי ביטוי בעת ההתייחסות לסעיף זה בפסק הבוררות החלקי.

72. מהחומר עולה כי בעת ההתקשרות בהסכם 2005 אומד הדעת היה כי על סלופארק לשלם תמלוגים בכל מקרה עד לתום שנת 2024.

פנגו טוענת בשצף קצף כנגד כך שסלופארק לא העלתה בעבר טענה לגבי הבנה מוטעית בעניין תום תקופת הפטנט. היא מעניקה לטענה זו שפע שמות תואר: מופרכת, אבסורדית, עזת מצח, שגויה לחלוטין, חצופה ועוד כהנה וכהנה.

73. אכן, סלופארק לא הפנתה למקום בו הדבר נטען על-ידה בעבר. אולם לא מצאתי כי בנסיבות העניין יש בכך כדי לשנות מהמסקנה לעיל לגבי אומד הדעת בעת כריתת הסכם 2005. המסקנה עומדת בעינה, גם כאשר נוטלים בחשבון את טענתה של פנגו כי יש לתת משמעות ראייתית לחובתה של סלופארק בעניין זהותו של המצהיר מטעמה (בעוד המצהיר מטעם פנגו, יהודה כהנא, היה מעורב אישית באירועים לאורך השנים, לא הוגש מטעם סלופארק תצהירו של הגורם המרכזי שהיה מעורב באירועים מראשית הדרך, גדי סלוק; הוגש תצהיר של מנכ"ל סלופארק כיום, בנו של גדי, שהחל להיות מעורב החל משלב מסוים). הדבר אינו משליך על המסקנה.

74. הערה: אם נקבל את עמדת פנגו, כי היא־עצמה הייתה בכל עת מודעת היטב למועד שבו פוקע הפטנט שלה (וזוהי טענה מסתברת), הרי שלנוכח דרך ניסוח הסכם 2005 וכאשר לא הוצבה ראייה ממשית אחרת (לא די בהצהרה כללית שלא עמדה במבחן חקירה), יכולה לעלות מחשבה שההבנה לגבי תום תקופת הפטנט בעת כריתת הסכם 2005 לא הייתה משותפת לפנגו ולסלופארק. דרך ניסוח ההסכם מגלמת אפשרות כי סלופארק, למצער, סברה בשנת 2005 שמועד סיום תקופת הפטנט הוא 2024. ככל שפנגו ידעה שהמצב שונה, יכול לעלות הרהור לגבי הדרך שבה נהגה פנגו מול סלופארק בעת ההתקשרות ובעת ניסוחם של סעיפים 7 ו-8 להסכם 2005; אולי אף להעדרו של תאריך קונקרטי בסעיף 7. אין צורך להרחיב בעניין זה ואף אין מקום לקבוע ממצאים לגביו, בהעדר תשתית ראייתית מספקת או השלכה אופרטיבית על התוצאה.

75. בתמיכה לטענתה כי נענתה לבקשת סלופארק בשנת 2012 להאריך את פרישת התשלומים, מפנה פנגו (סע' 12 לסיכומיה) לטיוטות ההסכם שהוחלפו בין הצדדים. ברם, עיון בטיוטות שצורפו אינו תומך בטענה. טיוטת ההסכם הראשונה אותה שלחה פנגו אל סלופארק התייחסה לתקופה שעד 31.12.2024 כתקופה שבה הצדדים ימשיכו לפעול לפי הסכם 2005 ומצוין כי השינויים הם בשיעור התמלוגים ובשינוי זכות הבלעדיות (נספח יג' סע' 3).

76. מן המקובץ עולה כי ציון התאריך 31.12.2024 בהסכם 2012 כמועד סיום תשלום התמלוגים היה המשך ישיר, שלא לומר טבעי, של הדרך שבה נכתב הסכם 2005.

77. במקביל ותהא אשר תהא המסקנה לגבי אומד דעת הצדדים בהסכם 2005, מקובל עלי כי בשלב שבו נחתם הסכם 2012 כבר היו שני הצדדים מודעים או בחזקת מודעים לתקופת תוקפו של הפטנט לפי הדין ולכך שתשלום תמלוגים עד סיום שנת 2024 משמעה תשלום גם לאחר תום תוקף הפטנט. אמנם, גם בהסכם 2012 הדברים אינם באים לידי ביטוי בלשונו של ההסכם, אולם אין להתעלם מהשנים שחלפו בין הסכם 2005 ובין הסכם 2012 ולפעולות הרבות שנקטו הצדדים בעניין הפטנט ביני לביני.

78. כך, למשל, עורכי דין מטעמה של סלופארק פעלו ברשות הפטנטים לגבי רישומי הפטנט הקונקרטי לצורך רישום הרישיון בפנקס הפטנטים (כפי שהותר להם בסע' 2 להסכם 2005).

פנקס הפטנטים שימש את סלופארק לצרכיה ובכלל זאת, כאשר השתתפה במכרזים ופנתה בעניינם, היא צרפה נסח של הפטנט מרשות הפטנטים, שבו מצוין כי היא בעלת רישיון. באותו נסח עצמו ניתן לראות גם את תום תקופת הפטנט (ר' מכתב סלופארק אל מנכ"ל אחוזות החוף נספח א' לתצהיר התשובה של מר כהנא).

79. סלופארק הייתה מעורבת גם בכל הנוגע לבקשת ביטול הפטנט. ההתנגדות לבקשת ביטול הפטנט הוגשה ע"י מובידום וסלופארק בעצה אחת (סע' 2 לפסק הבוררות). לצדדים היה ייצוג משפטי משותף אצל רשם הפטנטים והם חלקו את עלות שכר הטרחה (סע' 20 לפסק הבוררות).

בהמשך, בשלב הערעור על הכרעת רשם הפטנטים ולאחר שפנגו הודיעה על ביטול הסכם 2005, עתרה סלופארק לבית המשפט להצטרף כצד בערעור, כאשר הפעם חפצה לצדד בביטולו (סע' 28 לפסק הבוררות).

80. עניין הפטנט היווה חלק ממשי אף בהתדיינויות נוספות שבהן נטלה סלופארק חלק, כמו עתירה משותפת של הצדדים בשנת 2007 בניסיון למנוע את מכרז המשכ"ל, בטענה כי יישום המכרז יהווה הפרה של הפטנט (סע' 15 לפסק הבוררות). המחלוקות שהופנו לבוררות כללו כמובן גם הן התייחסות לפטנט ולתוקפו.

81. בנסיבות העניין, גם אם נניח לטובתה של סלופארק כי בעת ההתקשרות בהסכם 2005 היא סברה בשגגה שתקופת הפטנט מסתיימת בשנת 2024, אין מקום לצאת מהנחה כזו לגבי ההתקשרות שבוצעה בשנת 2012, לאחר שנים של התדיינות ברשות הפטנטים ובערכאות שונות לגבי הפטנט, תוקפו והשלכותיו, תוך מעורבות עורכי דין שייצגו גם את סלופארק.

בעת ההתקשרות בשנת 2012 יש לראות את סלופארק כמודעת למועד סיום תקופת הפטנט ונכונה חרף זאת לבצע תשלום עד לסוף שנת 2024. יתכן כי נכונות זו נבעה מכך שסלופארק סברה בעבר שהתשלומים יהיו עד לסוף 2024 וכבר הכלילה את הדבר לאורך שנים בחישוביה העסקיים. יתכן כי טעם אחר עמד בבסיס נכונותה בשנת 2012 להסכים לתקופה זו, אותה "הכירה" מהעבר. כך או כך, סלופארק הביעה נכונות לשלם תמלוגים לתקופה כזו, בין אם הפטנט יהיה בתוקף ובין אם יבוטל. יוזכר כי עוד בשנת 2005 נתנה סלופארק את הסכמתה לתשלום תמלוגים עד לתום שנת 2024 גם אם יבוטל הפטנט, והיא עשתה כן ביודעה שיש טענות כלפי תוקפו של הפטנט ואפשרות לא מבוטלת שתוגש בקשה לביטולו.

תוצאות אי החוקיות במקרה שלפנינו
82. פנגו מבקשת למעשה סעד של קיום ההסכם, אכיפתו. היא עותרת לחייב את סלופארק לבצע תשלומים בהתאם להוראותיו.

83. בעניין טנדלר מנה בית המשפט אמות מידה שנזכרו בפסיקה עת בוחנים האם יש להורות על סעד של אכיפת החוזה הבלתי חוקי.

"א. האם התובע את קיום החוזה קיים את חיוביו והטוען לאי חוקיות "מחזיק את מלוא טרפו בידו" – במקרה כאמור אין לשחררו מביצוע החיוב המוטל עליו ...הפסיקה פירשה תנאי זה באופן מצמצם כך שדי גם בקיום חלקי של חיוביו (ראו...).
ב. מידת הביצוע של החוזה הבלתי חוקי - ככל שקוימו יותר חיובים בין הצדדים הנטייה היא להורות על אכיפה (...).
ג. בית המשפט לא יצווה על ביצוע מעשה לא חוקי, ולא יורה על תשלום עבור מעשה בלתי חוקי. זאת, להבדיל מאי חוקיות שהוסרה או שניתן להסירה, לדוגמה, קיום עסקת מכר מקרקעין תוך דיווח לרשויות על אודות העסקה האמיתית.
ד. אי החוקיות איננה חמורה, כשהשיקול המרכזי הוא מידת הפגיעה בציבור, כפי שמשתקף מתכלית החוק ומרמת הפסול הערכי-מוסרי שדבק באי החוקיות.
ה. אי החוקיות היא אגבית (אינצידנטלית) למהות ההתקשרות, כאשר המבחן העיקרי לאגביות הוא כפול ומצטבר: כאשר הפעולה הבלתי חוקית לא מהווה את עיקר ההתקשרות אלא נוגעת לחלק הביצועי שלה; וכאשר הפעולה הבלתי חוקית אינה חיונית להתקשרות ויכולה להתקיים גם בלעדיה.
ו. מידת הפסלות איננה חולשת על כל החוזה, וניתן להפריד את החלק הנגוע מתוך החוזה מבלי לשנות בכך את החוזה שבו התקשרו הצדדים.
ז. אשמו היחסי של הצד המבקש קיום אינו חמור באופן יחסי, ובמיוחד ייבחן האם הצד המבקש קיום יזם את אי החוקיות או היה הנהנה העיקרי ממנה. עוד בהקשר זה ניתן לקחת בחשבון אם החוזה היה בתחום עיסוקו של אחד הצדדים בעוד הצד השני היה בגדר לקוח סתם או צד תמים שאינו מתמצא בנושא.
ח. התנהגות הצדדים לאחר כריתת החוזה ומידת תום הלב מצדם, לדוגמה כשהצד השני מנצל את אי החוקיות על מנת לחמוק מחיוביו.
ט. קיום החוזה לא יפגע בצד ג' תם לב, בכפוף לדיני העסקאות הנוגדות.
י. החוזה עצמו ממלא את כל היסודות הנדרשים לקיומו של חוזה תקף, כמו גמירות דעת ומסוימות, כך שאלמלא הפסול החוזה היה תקף כשלעצמו וניתן לאכיפה.
י"א. במקרה בו אי החוקיות היא של צד אחד בלבד, הצד התמים יהיה זכאי לסעדים הניתנים בגין הפרת חוזה, אף ללא הצורך בשיקול הדעת של בית המשפט כאמור בסעיף 31, ואילו על הצד האשם יחולו הוראות סעיף 31 לחוק, ושיקול דעתו של בית המשפט במתן הסעדים (כגון השבה) יהיה דומיננטי לגביו (...)."

טנדלר, סע' 26.

כב' השופט עמית הוסיף, כי במספר רב של מקרים נראה כי בית המשפט העדיף שלא להצהיר על אכיפת חוזה בלתי חוקי, אך עשה כן בפועל תוך שימוש בדרכים אחרות (עניין טנדלר, סע' 27). צוין כי אמות המידה "אינן רשימה ממצה אלא כללי עזר בסוגיה של תוצאות החוזה הבלתי חוקי. כמעט לכל כלל ייתכנו חריגים, ועל בית המשפט ליישם את הכללים ממקרה למקרה על פי נסיבותיו".

84. בית המשפט בעניין טנדלר הפנה בהסכמה לעמדה שהובעה בספרות (איל זמיר "החוזה הבלתי חוקי ותוצאותיו – אחרי שלושים שנה" ספר דניאל 423 (נילי כהן ועופר גרוסקופף עורכים, 2008)), כי "אין בנמצא סט של נורמות, שיקולי מדיניות או סיווג מקיף של המצבים העובדתיים, המסוגלים להכתיב מראש תשובה ברורה לגבי סיווגם של חוזים הכרוכים באי-חוקיות ותוצאותיהם. זאת, נוכח ההתנגשות הבלתי נמנעת בין עשיית הצדק מחד גיסא לשיקול ההרתעתי-הכללי מאידך גיסא... וכי קיים פער בין הרטוריקה של ההנמקה השיפוטית שמכוונת כלפי העתיד ומשתמשת בנימוקים של הרתעה, ובין ההכרעה האופרטיבית המתמקדת בסכסוך הקונקרטי ובשיקולים החותרים לעשיית צדק בין הצדדים". בית המשפט הוסיף, כי גם אם "הוודאות המשפטית נפגעת בהיעדר 'תרשים זרימה' המביא לתוצאה חד משמעית לגבי תוצאותיו של החוזה הפסול... הדבר נובע מכך שבסעדים תלויי שיקולי צדק עסקינן, והמשקל של כל אחד מהשיקולים והאיזונים משתנה ממקרה למקרה על פי נסיבותיו" (עניין טנדלר, סע' 29).

85. במקרה שלפנינו, סלופארק כבר ניצלה את רישיון הפטנט עד תומו, ובמובן זה קיימה פנגו את חיוביה לפי ההסכם ואילו סלופארק מבקשת להשתחרר מקיום חיוביה לאחר שנהנתה מכך. שיקול זה תומך ברצונה של פנגו לאכוף על סלופארק את קיום החיוב.

86. סלופארק טענה כי נותרה לפנגו התחייבות הסכמית אותה היא אינה יכולה לקיים לאחר פקיעת הפטנט: ההתחייבות בסעיף 2.2 להסכם שלא להעניק רישיונות נוספים; לאחר פקיעת תוקף הפטנט, פתוח הפטנט לציבור ואין צורך ברישיונות.

אכן, לרישיונות אין משמעות לאחר סיום תקופת הפטנט. אולם, לא זו בלבד שאין מדובר בהתחייבות הסכמית משמעותית של פנגו בהסכם 2012 (ר' להלן), כאשר בוחנים טענה זו בהקשר מחוייבותיו של כל צד לפי ההסכם והשיקולים בעת ההתקשרות, ניתן לתת את הדעת לכך שהסכמים בין הצדדים כוללים מלכתחילה וביודעין סעיף הצופה אפשרות שהפטנט יסיים את חייו, ואף קודם למועד הפקיעה בדין. אפשרות של ביטול הפטנט הייתה ריאלית בשנת 2005, ואכן התממשה לתקופה מסוימת. האפשרות הייתה קיימת גם בשנת 2012, עת נותרו מספר שנים עד תום תקופת הפטנט. יתכן שסלופארק סברה כי הסיכון ל"סיבוב נוסף" בשאלת ביטול הפטנט אינו גבוה, אך היא כללה את האפשרות לכך בחישוביה והייתה נכונה ליטול את הסיכון. סלופארק הביעה עמדתה, הן בשנת 2005 והן בשנת 2012, כי די לה ביתרון שיקנה לה הרישיון בתקופת חייו של הפטנט, על מנת לשלם כספים מהלך תקופה לאחר מכן וגם אם יכנסו מתחרים אחרים לשוק (בכפוף לפגיעה של 20% בהכנסות).

87. כמו כן, בשונה מהמצב בשנת 2005, בשנת 2012 לא דובר עוד ברישיון בלעדי של סלופארק בפטנט. כפי שצוין בהסכם, פנגו כבר העניקה עובר להסכם, מספר רישיונות שימוש בפטנט. העיקרי שבהם כנראה ניתן למילגם (עוד בשנת 2007), אותה סלופארק מתארת כמי שאוחזת בכ-90% מהשוק (סע' 23 לסיכומיה). במובן זה לא חל ולא צפוי לחול שינוי במצב הצדדים. למעשה, פרט לטיעון הכללי כי פנגו אינה יכולה לאחר תום תקופת הפטנט לקיים התחייבות שלא להעניק רישיונות "נוספים", לא הועלתה טענה קונקרטית כי לנוכח סיום תוקפו של הפטנט והעדר יכולת למנוע שימוש ע"י אחרים, נכנסו בפועל לשוק הרלוונטי גורמים נוספים העושים שימוש בפטנט.

העדר הבלעדיות של סלופארק בניצול הפטנט אף עמד, כך עולה כמעט מאליו מתוך ההסכם והנסיבות, כטעם מרכזי גם אם לא יחיד, לכך ששיעור התמלוגים בהסכם 2012 הופחת באופן משמעותי. בהסכם 2005 הוענק לסלופארק רישיון בלעדי ושיעור התמלוגים עמד על 7.7%. בשנת 2012 לא הוקנתה לסלופארק בלעדיות ושיעור התמלוגים עמד על 3.75%.

88. יתכן ששיעור התמלוגים שנקבע בהסכם 2012 היה מושפע גם משיקולים עסקיים נוספים וכי ההסכם כולו כלל "ויתורים" נוספים לטובת סלופארק. לא ניתן לפענח את מארג השיקולים הכולל. ניתן לציין כי בשלב שבו נחתם הסכם 2012 כבר ידעה פנגו שהבורר קבע כי ביטול הסכם 2005 "נעשה כדין" (סע' 77 לפסק הבוררות). לא עמד על הפרק סעד של אכיפת הסכם 2005. במקביל היה ידוע שפסק הבורר מצא בהתנהלותה של פנגו פגמים המצדיקים מתן סעדים בעלי השלכה כספית וכן עמדה על הפרק אפשרות שהבורר יידרש לשאלת תוקפו של הפטנט. זאת, כאשר ידוע שכבר ניתנה החלטה מנומקת של רשם הפטנטים, לאחר דיון בבקשת ביטול, הקובעת שהאמצאה אינה כשירת פטנט. נכונותה של מבקשת ביטול הפטנט (קומפרלס) לחזור בה בשלב הערעור ולהסכים לתוקפו של הפטנט, אינה סותמת בהכרח את הגולל על אפשרויות ההכרעה בעניין זה (השוו: עש"א (מחוזי ת"א) 8071-07-17 אורבוטק בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני מסחר (30.1.2018)). יוער כי קומפרלס היא אחד מהגורמים אשר הסכם 2012 מציין ככאלה שקיבלו רישיון לניצול הפטנט.

89. גם מבחינת סלופארק, גילם הסכם 2012 מן הסתם מערכת כוללת של שיקולים. פסק הבוררות החלקי כלל ממצאים שאינם חיוביים עבורה ובכלל זאת כי ביטול הסכם 2005 ע"י פנגו נעשה כדין וכי סלופארק לא שילמה לפנגו, מהלך תקופה לא מבוטלת , סכומים שאותם היה עליה לשלם, באופן שאינו מתיישב עם טיעוניה שלה לגבי ההתחייבויות השונות (טיעונים שחל בהם שינוי כמפורט בפסק הבוררות). השנים שחלפו הביאו עמן לא רק הליכים משפטיים והוצאות ניכרות אלא גם שינוי בשוק הרלוונטי. סלופארק עצמה טוענת כי מילגם מחזיקה ברובו המכריע של השוק.

90. סיכומם של דברים – לא ניתן להצביע על נוסחה המשקפת הנמקה לכל רכיב בהתקשרות.

91. מהותה של ההתקשרות בין הצדדים היא מתן רישיון בהמצאה אשר נרשם בעניינה פטנט. זהו מהלך עסקי מסחרי רגיל למדי, ובוודאי שלא מדובר בהתקשרות שמהותה בלתי חוקית. כמו כן, ניכרות בהסכם גמירות דעת ומסוימות; בהעדר הקושי הקונקרטי, ההסכם ממלא אחר היסודות לקיום התקשרות תקפה. שני הצדדים לא היו ערים להלכה בעניין בלאס. אי החוקיות מתייחסת לרובד מסוים, של המשך תשלום תמלוגים לאחר תקופת פקיעת הפטנט. הצדדים יכולים היו להתקשר בהסכם רישיון לפטנט גם ללא הוראה זו, הגם שברי כי היה בשינוי זה כדי לשנות תחשיבים כלכליים ונתונים שנקבעו בהסכם. אין צד ג' קונקרטי אשר קיומו של ההסכם עומד לפגוע בו. במקביל ניתן לומר כי יש פגיעה בעקיפין בציבור לנוכח הרציונל העקרוני שבבסיס ההלכה בעניין בלאס.

92. השיקולים ברובם מצדדים באכיפתו של ההסכם על סלופארק. לצדה של סלופארק, מנגד, ניצב שיקול מרכזי והוא כי בית המשפט אינו נוטה להורות על ביצוע מעשה לא חוקי. בניגוד למקרי אי דיווח לרשויות המס על גובה התמורה האמיתית בעסקת מכר מקרקעין (דוגמא נפוצה), שלגביהם ניתן להורות לקיים את עסקת המכר תוך דיווח אמת לרשויות – וכך להסיר במידת מה את אי החוקיות, בענייננו אין אפשרות שכזו. אכיפת ההסכם על סלופארק משמעה, במידה מסוימת, אכיפה של רכיב שנפל בו פגם של אי חוקיות. במקרים מסוימים, יורה בית המשפט גם על אכיפת הוראה או הסכם שנפלו בהם פגמים של אי חוקיות שלא ניתן להסיר לחלוטין (ע"א 157/87 נחושתן נ' זונברג, פ"ד מב(3) 4 (15.5.1988), סע' 9-8; ת"א (מחוזי ת"א) 2893/89 שחר נ' שחר (27.3.1993)).

בעניין זה אין אלא לשוב ולהפנות לדברים שהובאו לעיל מתוך עניין טנדלר (סע' 29). מדובר בהתנגשות בין עשיית צדק מחד גיסא ובין שיקול הרתעתי-כללי מאידך גיסא. בסעדים תלויי שיקולי צדק, משתנה המשקל של כל אחד מהשיקולים והאיזונים ממקרה למקרה על פי נסיבותיו.

93. נוכח מכלול השיקולים במקרה הקונקרטי, נראה כי הכף נוטה להורות על אכיפה.

בשים לב לכך שבית המשפט יכול להורות על קיום החיוב "כולו או מקצתו" (כלשון החוק), ניתן לתת לשיקולים הכלליים ביטוי בין השאר בקביעה כי סלופארק תחויב בתמלוגים לגבי תקופת ההסכם במלואה, אולם לא במלוא השיעור שנקבע אלא בחלק ממנו (ר' להלן). כן יכול הדבר לבוא לידי ביטוי בהתייחסות לסעדים הכספיים השונים שנתבקשו ובשאלת ההוצאות.

94. בהינתן המסקנה לעיל לגבי תוצאות אי החוקיות, לא מצאתי לנכון לדון בטענת פנגו כי סלופארק מנועה מלהעלות טענה של אי חוקיות. הוראות חוק החוזים לגבי הסכם הנגוע באי חוקיות עוסקות באופן פרטני יותר במקרה שלפנינו, ונראה כי זהו המשעול המתאים לדיון. הכלי אותו יצר המחוקק בסעיף 31 לחוק החוזים, אף מאפשר שיקוף טוב יותר של איזון בין שיקולים שונים, לרבות בין אינטרסים ציבוריים לאינטרסים של מקרים קונקרטיים.

הערה וסיכום
95. לא מצאתי בטיעוניהם האחרים של הצדדים או בשיקולים אחרים, כדי לשנות את תוצאות הדיון לגופו של עניין (ע"א 578/17 יבלינוביץ נ' פרטנר תקשורת בע"מ ( 18.11.2018); ע"א 2112/17 גרסט נ' נטוויז'ן בע"מ ((2.9.2018; רע"א 1491/16 פלונית נ' פלוני (14.4.2016); רע"א 9294/09 חן נ' בנק הפועלים (25.3.2010); ע"א 4861/05 שיכון עובדים נ' מנהל מיסוי מקרקעין (11.8.2008); ע"א 84/80 קאסם נ' קאסם, פ"ד לז(3) 60 (15.6.1983)), ובכלל האמור טענה לגבי אילוץ (לא בוססו היסודות הדרושים להוכחת פגם מסוג זה ביסודות ההסכם, גם לאחר מתן הדעת לצו המניעה שניתן ב-2008) ובמקביל, הטענות לגבי הרחבת חזית ולגבי קיומה של סתירה בין טיעון אילוץ ובין טיעון טעות; הטענה כי אין לפנות לחוק החוזים בשל קיומה של הלכה ספציפית (ההלכה מתייחסת רק למהות אי החוקיות ובנוסף, לאור מועד כריתת ההסכם בעניין בלאס, לא חל עליו חוק החוזים שבו שולב לראשונה ההסדר הקבוע בסע' 31 לחוק); אי העברת כספים לפנגו; ועוד.

96. מן המקובץ ומכלול החומר עולה כי ההוראה בהסכם 2012 שלפיה סלופארק תשלם לפנגו תמלוגים עד ליום 31.12.2024 איננה חוקית בהתאם להלכה בעניין בלאס. אשר לתוצאות אי החוקיות, בהתאם להוראות חוק החוזים ולאחר בחינת שיקולים הדרושים לעניין, סלופארק תחויב בתמלוגים לגבי תקופת ההסכם במלואה אולם לא במלוא השיעור שנקבע אלא בשיעור שנקבע להלן בגדר הסמכות לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט.

רכיב ההכרעה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט
97. סלופארק תחויב בתמלוגים לגבי תקופת ההסכם בשיעור של 85% מהשיעור שנקבע בהסכם 2012.

אשר לאפליקציה, לאחר עיון בחוות דעתו הבהירה והמפורטת של מומחה בית המשפט (לרבות פרק יב' לה), ולאחר שניתנת הדעת גם לשיקולים לפי סעיף 79א לחוק בית המשפט, בכל הנוגע לרכיב האפליקציה יהא חיובה של סלופארק בשיעור של 2.5% מ"מחזור ההכנסות משירותי חניה" (במקום 3.75% הקבוע בהסכם 2012). השיעור של 85% שנקבע לעיל, יגזר משיעור זה (קרי: 85% מתוך 2.5%).

אין פסיקת סעדים נוספים בתביעה או בתביעה שכנגד.

סוף דבר
98. התוצאה האופרטיבית היא כעולה מסע' 97 לעיל. כל צד ישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ז אדר תשפ"א, 11 מרץ 2021, בהעדר.

____________________
תמר אברהמי, שופטת