הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים עש"א 52895-05-18

לפני
כבוד ה שופטת תמר אברהמי

מערערת

Brooks Sports Inc.
חברה המאוגדת לפי דיני מדינת וושינגטון ארה"ב
ע"י ב"כ עו"ד נרדה בן-צבי ו עו"ד דניאל סקלר; עו"ד ניל ווילקוף
[יעקב סלומון ליפשיץ ושות'; משרד עו"ד ועו"פ ד"ר אייל ברסלר]

נגד

משיבה

Speedo Holdings B.V.
חברה המאוגדת לפי דיני מדינת הולנד
ע"י ב"כ עו"ד יוסי מרקוביץ, עו"ד לי ארדון, עו"ד ניצן זגדון
[פרל כהן צדק לצר ברץ]

פסק דין

1. לפני ערעור על החלטה מיום 25.4.2018 של כב' הפוסקת בקניין רוחני ("הפוסקת") ברשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ("רשות סימני המסחר") בה התקבלה התנגדותה של המשיבה לרישום סימן מסחר של המערערת.

רקע
2. ביום 12.6.2011 הגישה המערערת בקשה מספר 238375 לרישום סימן מסחר עבור: "ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים בסוג 25" (להלן: "סימן המסחר", "הסימן המבוקש" או "הסימן" וכן – "בקשת הרישום").

הסימן המבוקש נראה כך:

3. המשיבה הגישה התנגדות לרישומו של הסימן, על יסוד סעיפים 11(5), 11(6), 11(9), 11(13), 11(14) ו-39(א1) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש] תשל"ב-1972 (להלן: "פקודת סימני המסחר" או "הפקודה").

ההתנגדות נסמכה על שלושה סימני מסחר (מס' 76627, 76632, 76637) שרשומים על שמה של המשיבה מאז 1993 לגבי "כל הטובין הנכללים בסוג 25" (להלן: " סימני המשיבה"), ואלו הם:

4. לעניין הליך ההתנגדות הגישו הצדדים תצהירים. המשיבה (המתנגדת) – תצהיר של מר Andrew Michael Long; המערערת (מבקשת הרישום) - תצהירים של מר David N. Bohan ושל מר אילן בניסטי.

ההליך נקבע לדיון ליום 21.1.2016. עובר לדיון הגישה המשיבה בקשות להחליף את המצהיר מטעמה וכן לשנות את מועד הדיון. כן הודיעה המשיבה כי היא מוותרת על חקירת עדי המערערת. הפוסקת דחתה את הבקשות וקבעה כי על המצהיר מטעם המשיבה להתייצב לדיון. חרף זאת, המצהיר מטעם המשיבה לא התייצב לדיון ובין הצדדים התגלעו מחלוקות בעניין משמעות תצהירו.

בהחלטה מיום 1.2.2016 קבעה הפוסקת כי תצהירו של מר Long יוותר בתיק תוך הפחתת משקלו הראייתי וחיוב המשיבה בהוצאות המערערת והוצאות לאוצר המדינה.

5. לאחר האמור הגישו הצדדים סיכומי טענות בכתב. ביום 25.4.2018 ניתנה החלטת הפוסקת לקבל את התנגדותה של המשיבה (להלן: "החלטת הפוסקת" או "ההחלטה"). הפוסקת קבעה כי הסימן אינו כשיר לרישום לנוכח הוראות סעיף 11(9) לפקודה. הפוסקת דחתה את הטענות הנסמכות על סעיפים 11(13) ו-11(14) לפקודה בשל אי הוכחה כי סימני המשיבה הם סימנים מוכרים היטב. טענות ההתנגדות המתייחסות לסעיפים 11(5), 11(6) ו- 39(א1) התייתרו ולא נדונו.

6. הוראות הפקודה אליהן התייחסה ה החלטה הן אלה:

" 11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום:
...
(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;

(13) סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לעניין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר;

(14) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש."

החלטת הפוסקת
7. הפוסקת קבעה כי הסימן המילוליSpeedo הוא סימן מסחר מוכר היטב בישראל כמשמעות הדבר בדין ומנגד, כי המשיבה לא הוכיחה שסימנה הגרפי הפך אף הוא לסימן מוכר היטב בישראל כמשמעות הדבר בפקודה. הפוסקת ציינה כי יתכן שהסימנים המשולבים - המכילים את הסימן הגרפי לצד הסימן המילולי Speedo - הפכו למוכרים היטב בישראל אך כי גם בעניין זה לא עמדה המשיבה ברף ההוכחה הנדרש, לאור המשקל הנמוך שיוחס לתצהיר מטעמה. על רקע האמור, נדחו עילות ההתנגדות שנסמכו על סעיפים 11(13) ו-11(14) לפקודה.

8. בשלב זה עברה הפוסקת לדון בטענה הנסמכת על סעיף 9(11) לפקודה. השאלה הראשונה אותה בחנה הפוסקת היא, האם מדובר ב"טובין מאותו הגדר". הפוסקת היתה מוכנה להניח כי הפעילות וההכרה שצברה המשיבה הן בעיקרן בתחום הים והבריכה בעוד פעילות המערערת היא בעיקר בתחום ההנעלה, אולם סברה כי תחומים אלו באים בגדר אותה משפחה מסחרית וכי קיים חשש שקונה יטעה לערבב בין הסחורות ולחשוב שמקור הסחורות זהה. עוד ציינה הפוסקת כי מדובר בפרטי לבוש הקשורים לתחום הספורט התחרותי והספורט האופנתי וכי המוצרים עליהם מוטבעים הסימנים נמכרים לעיתים קרובות זה לצד זה בחנויות ספורט. הפוסקת קבעה כי סימני המשיבה והסימן המבוקש לרישום מתייחסים לטובין מאותה משפחה מסחרית ו"מאותו הגדר".

9. לנוכח מסקנה זו בחנה הפוסקת את סוגיית ההטעיה, וזאת על יסוד " המבחן המשולש".

בכל הנוגע למבחן המראה והצליל קבעה הפוסקת כי סימנה הגרפי של המשיבה ( סימן 76627) דומה מאד מהבחינה החזותית לסימן המסחר המבוקש.

בנוגע למבחן סוג הסחורות, סוג הלקוחות וצינורות השיווק ציינה וקבעה הפוסקת כדלקמן:
כאשר מדובר בחשש להטעיה לפי סעיף 11(9) יש להשוות את פרטות הסימנים הרלוונטיים; מהשוואה זו עולה שקיימת חפיפה בין הסחורות בגינן נתבקש הסימן לרישום לבין סימני המשיבה; נדחתה טענת המערערת כי בפועל עושים הצדדים שימוש בסימני המסחר ביחס לפריטים שונים מסוג 25 ( המשיבה בתחום הספורט הימי והמערערת בתחום הנעלת ספורט) ונקבע כי במסגרת דיון בעילת התנגדות לפי סעיף 11(9), טענת השימוש בפועל בסימן המסחר לעולם תועלה תוך התייחסות לפרטת הסחורות בגינה נרשם סימן המסחר.
הן המערערת והן המשיבה משווקות את סחורותיהן לכלל העוסקים בספורט ( מקצועיים וחובבים) ומכאן שקיימת זהות באשר לקהל היעד; בעוד אין זה סביר שמתאמנים מקצועיים יוטעו, הדבר שונה אצל מתאמנים חובבים אשר רוכשים לא אחת את מוצריהם כבדרך אגב ומבלי להתעמק בטובין, ובייחוד כאשר עסקינן בבגדי ספורט; לאור הסימן הרשום על שמה והיקף פרטת הסחורות בגינה נרשם, בהחלט יתכן כי המשיבה תרחיב את היקף מוצריה כך שעליהם יוטבע הסימן הגרפי בלבד, דבר שעלול ליצור הטעיה בין מוצרי המערערת למוצרי המשיבה אשר שייכים לאותו סוג סחורות (25) ובני אותה משפחה מסחרית.
באשר לצינורות השיווק - עולה מהראיות שמוצרי המערערת מופצים הן בחנויות רשת ממותגות והן ברשתות ממכר כלליות ואילו מוצרי המשיבה נמכרים בישראל רק בחנויות ממותגות של המשיבה; אין זה מן הנמנע שהמשיבה, בהיותה בעלת סימני מסחר רשומים, תרחיב בעתיד את אופן שיווק מוצריה גם באמצעות רשתות ממכר כלליות ולפיכך מעלה גם מבחן זה חשש מפני הטעיית הציבור.

תחת הכותרת " יתר נסיבות העניין והשכל הישר" דחתה הפוסקת מספר טענות של המערערת: טענה כי הסימן המבוקש רכש אופי מבחין בהיקף אשר יש בו כדי להתגבר על החשש להטעיה עם סימנה הגרפי של המשיבה; טענה כי יש לאפשר את רישום הסימן שכן בשוק הספורט ממילא קיימים סימני מסחר אשר ההבדלים ביניהם הם מינוריים; טענה לגבי שוני במסר הרעיוני הנובע מסימנה הגרפי של המשיבה ביחס לסימן המבוקש ( תוך הבעת ספק כי הסימן מקושר אצל הצרכנים למסרים להם טענה המערערת - גמישות, יציבות ותנועה ותוך קביעה כי לא הוכח שהוטבע אצל הצרכן באמצעות מסרים אלה, קישור בין הסימן לבין העומד מאחוריו); וטענה כי לא קיים חשש להטעיה שכן עד היום למרות השימוש שנעשה על ידי החברות בסימניהן, לא הועלתה תלונה להטעיה בפועל.

10. הפוסקת הגיעה למסקנה שקיים חשש לדמיון מטעה בין הסימן המבוקש לסימנה הגרפי של המשיבה וכי לפיכך הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיף 11(9) לפקודה. לנוכח מסקנתה זו, התייתרה ההכרעה בעילות ההתנגדות שהועלו לפי סעיפים 11(5), 11(6) או סעיף 39 א1 ואלה לא נדונו.

11. הפוסקת הדגישה כי לצורך מסקנתה בדבר אי כשירות הסימן המבוקש לאור הוראת סעיף 11(9), לא נדרשה כלל להסתמך על הראיות שהגישה המשיבה. צוין כי נטל ההוכחה שהסימן המבוקש כשיר לרישום הוא לפתח המבקשת ( המערערת דכאן) ונטל זה לא הורם וממילא לא עבר נטל לכתפי המשיבה וזו לא נדרשה לעמוד בו.

12. הפוסקת קיבלה אפוא את התנגדות המשיבה לרישום הסימן. ההוצאות לזכות המשיבה הופחתו משמעותית שכן דעתה של הפוסקת לא הייתה נוחה מהתנהלותה הלקויה.

הערעור והערות דיוניות
13. המערערת אינה מלינה כמובן על דחיית עילות ההתנגדות הנסמכות על סע' 11(13) ו-11(14) לפקודה. טענותיה של המערערת הן בתמצית, כדלקמן: הפוסקת לא יישמה כהלכה את כללי נטל ההוכחה אותם ציינה בעצמה ולו הייתה עושה כן, הייתה ההתנגדות נדחית; השאלה האם טובין הם " מאותו הגדר" נבחנת לא רק לפי פרטות אלא גם לפי השימוש בפועל והנסיבות הקונקרטיות וזאת על בסיס ראיות; בהינתן החלטת 1.2.2016 גוברת הגרסה העובדתית של המערערת על זו של המשיבה; היה על הפוסקת לפסול לחלוטין את תצהירו של מר Long; הפוסקת שגתה ביישום המבחן המשולש, אותו יש לבחון על בסיס ראיות ואלה מצביעות על המסקנה ההפוכה ממסקנת הפוסקת אשר נסמכה על הנחות והשערות.

14. המשיבה מצדה תומכת בהחלטת הפוסקת וטוענת בין השאר כדלקמן: המערערת שוגה בטיעוניה לגבי נטל השכנוע, נטל זה (להבדיל מנטל הבאת הראיות) מוטל לכל אורך ההליך וגם בעת הליך התנגדות, על כתפי המבקש לרשום סימן; לצורך בחינה לפי סע' 11(9) לפקודה די לבחון את הסימנים ללא צורך בשקילת ראיות ובכל מקרה הפוסקת לא נסמכה על ראיות המשיבה; לנוכח דרך ההחלטה, תצהירו של מר Long לא העלה ולא הוריד; הפוסקת צדקה בקובעה כי מדובר בטובין מאותו הגדר וכן יישמה כיאות את המבחן המשולש וצדקה בקביעתה לקיום חשש להטעיה; חסד עשתה הפוסקת עם המערערת עת לא פסלה את הסימן לאור הוראות 8( א), 11(5), 11(6) ו- 39(א1) לפקודה.

15. ערב הדיון שנקבע לשמיעת הערעור הודיעו הצדדים כי החל בין החברות משא ומתן אשר יכול לייתר את המחלוקת וביקשו דחייה לשם מיצויו. המשא ומתן לא הבדיל להבנות.

16. התקיימו בערעור שני דיונים, בהם וב יניהם בארו הצדדים והדגישו סוגיות כאלה ואחרות. לאחר שהודיעו הצדדים כי ניסיון נוסף להביא את המחלוקת לסיום בהבנה לא נשא פרי, אין אלא ליתן פסק דין זה.

נטל השכנוע
17. לפי הפסיקה, "עובר לרישום הסימן, הנטל להראות כי הסימן כשיר לרישום מוטל על מבקש הרישום... נטל השכנוע רובץ לפתחו של מבקש הרישום" ע"א 7919/11 חברת מעדני הצפון בע"מ נ' גואטה (16.6.2013), סע' 10. ור' למשל גם בג"ץ 144/85 קליל, תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 309 (11.1.1988), עמ' 318.

בכלל זאת, על המבקש לרשום סימן מסחר מוטל הנטל להראות שסימנו אינו דומה באופן מטעה לסימן רשום (רע"א 8236/15 LEAPFROG DISTRIBUTION PTE LTD נ' SONY CORPORATION (23.12.2015) (" עניין SONY"), סע' יז).

18. גם כאשר מדובר בהליך של התנגדות לרישום סימן, נטל השכנוע מוטל על מבקש הרישום.

"בהליך ההתנגדות נטל השכנוע רובץ לפתחו של המבקש, ולא של המתנגד. זאת משום שצליחת התנגדויות אפשריות היא חלק מנטליו של המבקש להביא סימן לרישום, שעליו להוכיח שסימנו כשיר ואינו דומה יתר על המידה לסימן רשום ..."

ע"א 3975/10 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A נ' AKISIONERNO DROUJESTVO (2.10.2011) (להלן: " עניין פיליפ מוריס"), סע' 6.

19. העובדה שבמסגרת הליך התנגדות בפני רשם סימני המסחר, מתחיל המתנגד בהבאת הראיות (והוא אף שמסכם טיעוניו תחילה), אינה משנה את הכלל הנזכר לעיל. במסגרת דחיית בקשה לדיון נוסף על פסק הדין בעניין פיליפ מוריס (דנ"א 8152/11 Akisionerno Droujestvo Bulgartabac Holding נ' Philip Morris Products S.A (20.11.2011)) גם הובהר כי ההלכה ולפיה נטל השכנוע מוטל על מבקש הרישום גם בהליך התנגדות, אינה עומדת בסתירה לתקנות סימני המסחר, 1940 (" תקנות סימני המסחר" או " התקנות"). יוער כי בכל מקרה, סיפא תקנה 39 לתקנות סימני המסחר קובעת כי אם המתנגד לרישום סימן אינו מגיש ראיה, רואים אותו כאילו ויתר על התנגדותו "חוץ אם הורה הרשם אחרת".

ר' גם עניין SONY; התנגדות לרישום סימני מסחר 175808, 175809 (מעוצבים) Gizeh Raucherberdarf GmbH נ' Greek Cooperative Cigarette Manufacturing Company S.A – SEKAP S.A. (6.2.2012) (להלן: " עניין Gizeh ").

20. כאמור, העובדה שעל המתנגד מוטל לפתוח בהבאת ראיותיו אינה מעבירה את נטל השכנוע לפתחו של המתנגד. אם לאחר שמיעת טיעון בהתנגדות מוצא הרשם כי למרות ראיות דלות מאת המתנגד או אף העדרן, הוא אינו משוכנע כי הסימן כשיר לרישום, כי אז וחרף העובדה שהסימן קובל תחילה ופורסם להתנגדויות, הרשם רשאי, שלא לומר – חייב, שלא להתיר את רישומו של הסימן. ודאי כך כאשר על הפרק עומדת סכנת הטעיה. אך לאחרונה שב והזכיר בית המשפט העליון את "האינטרס הציבורי במניעת הטעייה, שהרי "הטעות והסכנה להטעיה, היא נשמת אפה של הפקודה"" (ע"א 9839/17 הביטאט בע"מ נ' CAFOM; 17.12.2018, בעקבות ע"א 10959/05 Tea Board נ' Delta Lingerie S.A.OF Cachan (7.12.2006)) . לאור הצורך בשמירת טוהר הפנקס והגנה על הציבור, גם אם יש הסכמה בין צדדים בשאלת הטעיה או העדרה, אין הדבר מחייב את רשם סימני המסחר האמון על האינטרס הציבורי (התנגדות לרישום סימן מסחר 574852 Sociedad Anónima DAMM נ' HIJOS DE RIVERA, S.A (23.1.2019) ("עניין Estrella"), סע' 96).

21. אינני מקבלת את עמדת המערערת לפיה, אם מתנגד לרישום סימן מסחר לא הביא ראיות, נטל השכנוע אינו "חוזר" לכתפי מבקש הרישום (סיפא סע' 2 לעיקרי הטיעון). נטל השכנוע אינו עוזב את כתפי מבקש הרישום עד לאחר רישום הסימן. המצב שונה לאחר רישום הסימן; או אז נקודת המוצא היא שהסימן עומד בתוקפו ועל צד הטוען אחרת, לשאת בנטל להראות כי הסימן לא היה כשיר לרישום מלכתחילה או כי מתקיימת עילה למחיקתו.

22. לא נעלמו מעיני החלטות רשם הפטנטים אליהן הפנתה כב' הפוסקת בסע' 19 להחלטתה ואשר אחת מהן, עניין Gizeh, מצוטטת בהרחבה בעיקרי הטיעון של המערערת. בעניין Gizeh צוין כי בשונה מן ההליך האזרחי, נטל הראיה באשר לקיומה של עילת ההתנגדות לה טוען המתנגד, מוטל כנקודת מוצא על המתנגד דווקא וכי בשל השוני בסדר הבאת הראיות בהליך בפני הרשם, על המתנגד לבסס תחילה את עילת התנגדותו. המערערת מדגישה מתוך אותה החלטה את המשפט: "...אם לא ישכיל המתנגד לעמוד בנטל המוטל עליו – כלל אין לפתוח השער אל עבר הצורך בביסוס הנטל השני המוטל על מבקש הרישום".

את הדברים יש לקרוא בהקשרם. נטל השכנוע אינו מועבר למתנגד אלא נותר על כתפי מבקש הרישום, כאמור בפסיקת בית המשפט העליון (אשר אושררה גם מאוחר להחלטת הרשם בעניין Gizeh). גם בעניין Gizeh עצמו לא נקבע שבמקרה בו מתנגד אינו עומד בנטל הבאת הראיות, כי אז לא יחול נטל השכנוע על המבקש, אלא כי אם "ל א יעמוד המתנגד בנטל הבאת הראיות הרובץ תחילה לפתחו, יסייע הדבר למבקש אשר תוקל עליו מלאכת השכנוע בה עליו לעמוד" (שם, סע' 43). באותה החלטה, שעסקה אף היא בעניין סעיף 11(9) לפקודה, גם צוין כי בכל הנוגע לסעיף 11(9), כל שעל המתנגד לעשות הוא לעורר " תחילתו של חשש" להטעיה עם סימנו הרשום ( שם, שם). המתנגד יכול לעורר תחילת חשש כזה במגוון דרכים. בכלל האמור, יכול המתנגד אף להפנות אל ראיות המבקש דווקא. מעת שהוגשה ראיה, יכול כל צד להסתמך עליה.

23. גם בהחלטה נוספת אליה הפנתה המערערת, התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר מס' 170851 Orange Personal Communications Services Limited נ' גמקום בע"מ (11.10.2009), צוין כי קיבול בקשה לרישום ופרסומה ל התנגדויות מעביר את נטל הבאת הראיה, להבדיל מנטל השכנוע, אל המתנגד לרישום, במובן זה שעליו להביא ראשון ראיות לאי כשירות הסימן לרישום כדי להעביר אחר-כך את נטל הראיה חזרה למבקש; תוך שבואר כי הנטל לשכנע את הרשם כי דין הבקשה לרישום להתקבל מוטל לכל אורך ההליך על כתפי מבקש הרישום ( שם, סע' 17).

24. אף אם מתנגד אינו מגיש ראיות כלשהן, עדיין יש ביכולתו לטעון כנגד כשירות סימן לרישום ו להעלות חשש להתקיימות עילה להתנגדות לרישום, לרבות באמצעות ראיות מבקש הרישום; בעקבות כך יכול רשם לקבוע כי מבקש הרישום לא הרים את הנ טל לשכנע בכשירות הסימן לרישום. נדחית טענת המערערת כי המשיבה "אינה יכולה" לזכות בהליך ההתנגדות לנוכח העדר ראיות או לנוכח קביעות הפוסקת בעניינים הראייתיים בהחלטת 1.2.2018.

הערה
25. המערערת טוענת כי משלא שמעה הפוסקת עדים והכרעתה מתבססת על תצהירים וטיעונים שהונחו בפניה, אין לערכאה הדיונית יתרון על פני ערכאת הערעור. בטיעון זה ניתן למצוא טעם. לצדו ניתן להזכיר גם את ההלכה הכללית, הנזכרת אף בהקשר סע' 11(9) לפקודה, ולפיה, "דרך כלל – אין הערכאה הראשונה נהנית מיתרון על פני ערכאת הערעור בשאלת דמיון בין סימני מסחר. בעלי הדין רשאים להציג את מוצריהם הארוזים בפני הערכאה השנייה, ...ושופטי הערעור נהנים מהתרשמות בלתי-אמצעית מן הדמיון והשוני שבין המוצרים..." (עניין פיליפ מוריס, סע' 6).

ראיות המשיבה (ההחלטה מיום 1.2.2016)
26. כפי שציינה הפוסקת בהחלטתה מיום 1.2.2016, לפי הדין נתון לרשם סימני המסחר שיקול דעת האם לפסול כליל תצהיר כאשר המצהיר לא התייצב להיחקר, והוא רשאי לה ימנע מפסילת התצהיר וחלף זאת לייחס לו משקל מועט. ר' לעניין זה ע"א 6181/96 קרדי נ' Bacardi & Company Limited, פ"ד נב(3) 276 (19.7.1998), סע' 11. ר' גם רע"א 2508/98 מתן י. מערכות תקשורת ואיתור בע"מ נ' מילטל תקשורת בע"מ, פ"ד נג(3) 26 (30.8.1998), סע' 7.

מקובל עלי כי מסקנה של אי פסילת תצהיר חרף אי התייצבות המצהיר לחקירה, צריכה להיות מוגבלת למקרים חריגים בלבד (בקשות מתחרות לסימני מסחר 273039, 285161 מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ נ' SHARP KABUSHIKI KAISHA (22.3.2018)).

27. במקרה דנן, דעתה של הפוסקת הייתה לא נוחה ( בלשון המעטה) מהתנהלות המשיבה לגבי התצהיר והדיון. הדבר עולה בברור הן מהחלטת 1.2.2016 והן מההחלטה מיום 25.4.2018 בה התקבלה ההתנגדות. חרף מורת רוחה, הפוסקת לא השתכנעה כי התנהלות המשיבה נובעת מניסיון לחמוק מחקירה נגדית של המצהיר מטעמה. זהו ממצא עובדתי הנוגע להתנהלות הדיונית בפני הפוסקת עצמה וחרף טיעון המערערת בדיון, לא מצאתי הצדקה להתערב בו. אף ברמה הפוזיטיבית סבורני , לאחר עיון בחומר, כי המקרה אינו מתאים להפעלת חזקה כלפי המשיבה לפיה דובר בראיה שצפויה היתה לפעול לחובתה.

28. הפוסקת נתנה דגש לכך שרשם סימני המסחר " אמון על האינטרס הציבורי וכי מחובתו לדאוג כי לא ירשם סימן מסחר שאינו כשיר לרישום" (סע' 19 להחלטה מיום 1.2.2016) וסברה כי בנסיבות העניין הקונקרטי התוצאה ההולמת היא הותרת התצהיר כראיה בהליך תוך הפחתת משקל הדברים האמורים בו וכאשר מקום בו יתגלע חוסר הסכמה עובדתית בין הצדדים, יוענק יתרון יחסי לגרסת מצהירי המבקשת ( המערערת).

29. ניתן להשאיר בצריך עיון את המחלוקת בין הצדדים לגבי החלטת 1.2.2016 שכן באתי לכלל מסקנה כי אף אם היה נקבע שיש לפסול את התצהיר מטעם המשיבה, לא הייתה המסקנה משתנית.

30. יוער כי אם סברה המערערת שחקירת המצהיר מטעם המתנגדת דרוש לה לשם הרמת הנטל המוטל עליה עצמה, היה עליה לפעול בהתאם. המערערת ידעה כבר ביום 1.2.2016 כי הפוסקת מוצאת לנכון לפסוק בהתנגדות ללא חקירות ואף תוך הותרת תצהיר המשיבה בתיק. אם סברה שדרושה לה חקירת עד כזה או אחר לשם הוכחת כשרות הסימן, היה עליה לעתור עצמאית לזימונו של עד כאמור. המערערת לא עתרה לכך. ההחלטה בהתנגדות עצמה ניתנה זמן לא מבוטל לאחר מכן (ב יום 25.4.2018 ).

סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר
31. סימני מסחר הם הדרך להבטיח זיהויים וייחודם של מוצריהם של אדם או חברה פלונית לעומת מוצריהם של אדם או חברה אלמונית והמטרה הבסיסית ברישומם היא מניעת הטעיה ( עניין SONY, סע' יא'). פרט להגנה על קהל הצרכנים מפני הטעייתו בראותו שני מוצרים המסומנים באופן דומה, תכלית נוספת " מתמקדת בצדדים עצמם ומבקשת להגן על כל צד מפני תחרות בלתי הוגנת מהצד שכנגד" (ע"א 4116/06 Gateway Inc. נ' פסקול טכנולוגיות מתקדמות בע"מ (20.6.2007)) (" עניין Gateway"), סע' 9).

32. סוגיית הדמיון בין סימן מסחר אחד למשנהו מתעוררת במישור האזרחי בשתי הזדמנויות עיקריות: בעת בחינת כשרותו של סימן מסחר לרישום ובעת בחינת שאלת הפרתו של סימן מסחר רשום (רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438 (4.2.2003) ("עניין טעם טבע"), עמ' 449).

בענייננו רלוונטית ההזדמנות הראשונה – שלב בחינת כשרות לרישום.

33. סעיף 11(9) לפקודה קובע כי סימן אינו כשיר לרישום אם הוא דומה " עד כדי שיש בו להטעות" לסימן שכבר רשום בפנקס (על שם בעלים אחר) לגבי טובין מאותו הגדר.

המבחן שבסעיף 11(9) לגבי רמת הדמיון בין הסימנים הוא אותו מבחן המשמש לצורך הפרת סימן מסחר וזאת בהתחשב בתכליתם הדומה של שני הסעיפים - הגנה על הציבור מפני הטעיה והגנה על קניין היחיד ועל המוניטין שרכש (ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' יאסין (27.8.2012) (" עניין ADIDAS "), סע' 12). סע' 1 לפקודה קובע כי הפרה היא, בין היתר, "שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך... בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לעניין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר".

34. בחינת הדמיון המטעה נעשית לפי "המבחן המשולש" (המכונה לעתים "המבחן המשולב") - החזות והצליל; סוג הסחורה וחוג הלקוחות; שאר נסיבות העניין, אליהם יצטרף מבחן השכל הישר (עניין SONY, סע' יא'; ע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ (30.5.2013) (" עניין אנג'ל"); עניין ADIDAS; רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ (12.1.2010) (" עניין מולטילוק"), סע' 8; עניין טעם טבע; ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט כפר סבא בע"מ נ' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח(3) 275 (15.9.1964)). בהבדל מהשימוש במבחן המשולש לצורך יסוד ההטעיה בעוולת גניבת עין, ההשוואה בדיני סימני מסחר נעשית בין סימני המסחר גופם בלבד (עניין אנג'ל, סע' 25; עניין מולטילוק; ע"א 11487/03 August Storck KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ (23.3.08), סע' 16).

35. המבחן העיקרי הוא מבחן החזות והצליל (עניין SONY, סע' יא'; עניין טעם טבע, סע' 13). לענייננו (בהעדר רכיב מילולי) – מבחן החזות.

למען הנוחות, נציג שוב את הסימן המבוקש ובצדו את אחד מסימניה הרשומים של המשיבה:

הסימן המבוקש: סימן המשיבה:

36. ההשוואה המבוצעת במבחן החזות בסימני מסחר היא בעלת אופי כללי, שכן החשש מדמיון מטעה מכוון להתרשמות ברושם ראשון של עין בלתי-מיומנת, להבדיל מעינו של מי שמכיר היטב את הסימנים. המבחן מתייחס לצרכן סביר, שזכרונו אינו מושלם, אשר עלול לפגוש בסימנים בנפרד ולא כשהם מונחים זה בצד זה (עניין אנג'ל, סע' 27). הבחינה נעשית "ביחס לאנשים בעלי היגיון רגיל, הנוהגים בשקידה סבירה". די במצב של 'תהיה' שמא יש קשר בין הטובין הנושאים את שני הסימנים, כדי לפסול את הסימן השני (עניין SONY, סע' יב').

37. במקרה שלפנינו אין צורך להכביר מלים לגבי התקיימות מבחן עיקרי זה. המצהיר מטעם המערערת, שהוא גורם בכיר בה, ציין בעצמו: "Indeed, the marks are quite visually similar" (סע' 21 לתצהיר מר Bohan). אכן כן. הסימנים דומים. אם נציג המערערת אינו יכול להתכחש לכך, קל וחומר נכון הדבר לגבי הצרכן.

38. המערערת חולקת על המסקנה שהסימנים דומים ויזואלית תוך העלאת טענות לגבי "חידוד" זנבות או זוויות, קוים מעוגלים וכן הלאה (סע' 19.2 להודעת הערעור). יש קושי לשמוע טיעון כזה כאשר מצהיר המערערת הצהיר שסימנים דומים ויזואלית (לעיל), אף שלא נעלם מעיני האמור בהמשך הסעיף באותו תצהיר לגבי הבדלים . ויוזכר: "המדד הוא סכנת ההטעיה הטמונה בדמיון...הרף הנדרש לסכנה זו אינו גבוה. כפי שנקבע בבג"צ 197/51.... "די במצב זה של "תהייה", שמא יש איזה קשר בין הסחורות המסומנות בשני הסימנים, כדי לפסול את הסימן השני". הלכה זו מיושמת אף בפסקי דין מן השנים האחרונות... כמובן, התהייה חייבת להיות מעוגנת בסממנים אובייקטיביים" (עניין פיליפ מוריס, סע' 5). עוד נזכיר כי ההשוואה אינה נעשית כאילו הסימנים מונחים זה לצד זה, הצרכן אינו אמור לענות על השאלה 'מצא את ההבדלים'" (ע"א 8441/04 Unilever Plc נ' שגב (23.8.2006), סע' 16 ), לא מדובר בספירת נקודות שוני בנבדל מנקודות דמיון כדי לדעת ידו של מי על העליונה. הספירה אינה כמותית אלא איכותית. עניין פיליפ מוריס, סע' 7.

39. מבחן המראה מתקיים אפוא.

40. אשר לסוגיית סוג הטובין והלקוחות - זו חוברת לשאלה האם מדובר בטובין "מאותו הגדר" כלשון סעיף 11(9) לפקודה. ברמה העיונית, בהינתן לשונו של סעיף 11(9) לפקודה, יש לבחון תחילה האם הסימן המבוקש לרישום ו הסימן שכבר רשום הם טובין "מאותו הגדר" ולאחר מכן לבחון האם קיים דמיון שיש בו כדי להטעות. כך גם נהגה הפוסקת. בפועל, הבחינה הראשונית לגבי ההגדר היא במידה מסוימת "מקדמה" על חשבון חלק מהמבחן המשולש ולא פעם דנים ב עניין באופן מעורב. הצדדים בערעור דנו בסוגיית ההגדר כחלק מהמבחן המשמש לשאלת הדמיון המטעה בין הסימנים. כן ר' למשל ב עניין Gateway אליו הפנו הצדדים, שם נבחנה השאלה האם מדובר בטובין מאותו הגדר כחלק משאלת ההטעיה ("...במבחן המשולב... האם קיים דמיון מטעה בין הסימנים.... המבחן כולל שלושה רכיבים העומדים זה לצד זה ומשתקללים... מבחן סוג הטובין: האם עניין לנו בטובין מאותו הגדר?....", עניין Gateway, סע' 23-21).

41. נקודת המוצא לבחינת סוגית ההגדר היא הפרטים המופיעים בפנקס סימני המסחר ( עניין Gateway, סע' 20). תקנה 18 לתקנות סימני המסחר קובעת כי "בבקשה לרישום סימן יפרט המבקש את הטובין שביחס אליהם מתבקש הרישום, בציון הסוג או הסוגים המתאימים לכל אחד מהם, לפי התוספת הרביעית לתקנות אלה".

42. במקרה שלפנינו, הסימן המבוקש הוגש לרישום עבור ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש הנכללים בסוג 25. סימני המשיבה רשומים לגבי כל הטובין הנכללים בסוג 25. לפי התוספת הרביעית לתקנות, כל שנכתב בסוג 25 הוא: "דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש". יש אפוא חפיפה מבחינת הרישום בפנקס.

43. לפי פסק הדין בעניין Gateway, הרישום בפנקס סימני המסחר הוא נקודת המוצא אך אינו נקודת הסיום: "...לא יהיה זה נכון להתעלם לחלוטין ממצב הדברים בפועל. הפנקס מונה רשימה טכנית אשר לרוב אינה משקפת היטב את אופי השימוש בסימן המסחר כפי שזה מוכר לצרכן. על כן ראוי לשקלל לצד הרישום בפנקס גם את השימוש בפועל תוך לקיחה בחשבון את המרווח העתידי שמותיר ומתיר הרישום בפנקס....על הרשם לפתוח את בדיקתו בבחינת פרטי הסימן הרשום ופרטי הסימן המבוקש משם עליו להמשיך ולבחון את השימוש בפועל שנעשה בסימני המתנגדת ובסימן המבוקש ולבסוף לקחת בחשבון את משקל הפער בין השניים זאת על פי הנסיבות הקונקרטיות" (עניין Gateway, שם).

בחינת המצב בפועל היא, כפי שצוין בעניין Gateway, בדיקה של "הקונטקסט של הסימן דהיינו מבחן חוג הלקוחות, מבחן סוג הטובין ומבחן צינורות השיווק" (סע' 21).

44. הפוסקת ציינה כי היא נכונה להניח ש ליבת הפעילות ועיקר ההכרה שצברה המשיבה הם בתחום הים והבריכה וכי עיקר פעילות המערערת הוא בתחום ההנעלה. עם זאת, היא סברה כי תחומים אלו הם בגדר אותה משפחה מסחרית, "שכן קיים חשש שקונה אשר רואה את סימן המסחר על סחורה של גורם אחר יטעה לערבב בין הסחורות ולחשוב שמקור הסחורות זהה. ... בנוסף, המדובר בפרטי לבוש הקשורים לתחום הספורט התחרותי והספורט האופנתי, והמוצרים עליהם מוטבעים הסימנים נמכרים לעיתים קרובות זה לצד זה בחנויות הספורט" (סע' 36 להחלטה).

בהמשך, ציינה הפוסקת את התרשמותה כי הן המערערת והן המשיבה משווקות את סחורותיהן לכלל העוסקים בספורט ( מקצועיים וחובבים) וכי יש סיכון להטעיה ובלבול בקרב חובבי ספורט, גם אם אין לכך סבירות גבוהה בכל הנוגע למתאמנים מקצועיים. המערערת טוענת כי קביעה זו של הפוסקת שגויה שכן היא מתעלמת מהעדות לפיה קהל הצרכנים של המערערת הוא רצים ורצות וקהל הלקוחות של המשיבה הוא שחיינים ושחייניות.

45. עיינתי בטיעון ובהחלטה ולא מצאתי להתערב בהחלטת הפוסקת בעניין זה. ההחלטה מתיישבת עם השכל הישר ואף אין בה סתירה לחומר הראייתי שהוצב בהליך, גם בהנחה שנתעלם מראיות המשיבה. כך למשל, בתצהיר שהוגש מטעם המערערת עצמה, ההתייחסות למוצריה אינה מוגבלת לריצה ( גם אם יש הטיה לכוון זה) אלא מדובר במגוון רחב ביגוד ספורטיבי מקצועי ואביזרי ריצה וספורט ( סע' 5 לתצהיר בניסטי). המצהיר מתייחס בין השאר גם לגופיות, חולצות, כובעים ותיקים, היינו – מוצרים שאינם מובהקים לספורט קונקרטי ויכולים לשמש בהחלט גם אנשים העוסקים בתחומי ספורט נוספים. עוד עולה מהתצהיר כי מוצרי המערערת כוללים גם מוצרים ל"נוער וילדים". הדבר משליך גם על טיעונים הנוגעים למחירי המוצרים (היקף הבדיקה שמבצע צרכן לפני רכישה). מגוון המוצרים אינו כולל רק נעליים אלא גם מוצרים כמו כובעים ואביזרים אחרים שמחירם נמוך בהרבה. זאת, מבלי שיש באמור כדי להכריע או להניח כי רכישת נעליים של מי מהצדדים היא הוצאה כספית מהסוג ש קודמת לו בדיקה מדוקדקת.

46. לגבי צינורות השיווק מצאה הפוסקת, כי לפי הראיות, מוצרי המערערת מופצים הן בחנויות רשת ממותגות והן ברשתות ממכר כלליות בעוד מוצרי המשיבה נמכרים בישראל רק בחנויות ממותגות שלה, אך הוסיפה וציינה אין זה מן הנמנע שהמשיבה, בעלת סימני מסחר רשומים, תרחיב בעתיד את אופן שיווק מוצריה גם באמצעות רשתות ממכר כלליות. המערערת טוענת כי הוכיחה שצינורות השיווק אינם חופפים וכי יש לדחות את אמירת הפוסקת לגבי אפשרויות עתידיות, אמירה הנסמכת על הנחה בלבד.

47. אף בעניין זה, ראיות המערערת עצמה תומכות במסקנת הפוסקת, אם לא יותר מכך. זאת, בנוסף לעובדה שיש לקחת בחשבון גם את "המרווח העתידי שמותיר ומתיר הרישום בפנקס" ( עניין Gateway סע' 20). תצהיר שהוגש מטעם המערערת מתייחס מפורשות לסיטואציה בה המוצרים נמכרים באותה חנות, כסיטואציה עכשווית, וודאי – ריאלית. "על פי רוב המוצרים נמכרים בחנויות שונות וכאשר הם נמכרים באותה החנות הם נמכרים במחלקות שונות. מוצרי המבקשת נמכרים במחלקת הריצה והאימון הגופני ומוצרי המתנגדת במחלקת הבריכה והספורט הימי" (סע' 13 לתצהיר בניסטי; ר' גם סע' 25 לתשובת המבקשת (המערערת) להתנגדות; השוו: התנגדות לרישום סימן 150122 שנזכרה לעיל, בסע' 9.ה).

48. מקובלות עלי גם מסקנות הפוסקת בכל הנוגע ליתר נסיבות העניין והשכל הישר, לרבות המסקנה כי לא בוסס אופי מבחין בסימן המבוקש שהוא בהיקף אשר מתגבר על החשש להטעיה עם הסימן הרשום של המשיבה או כי " המסר הרעיוני" הנובע מכל אחד מהסימנים הוא שונה באופן שיש בו כדי להשפיע על המסקנה בעניין קיומו של דמיון מטעה.

49. הערה: בהקשרים שונים במהלך הדיון עלו טיעונים בשאלה עד כמה, אם בכלל, יש לתת את הדעת – בעת בדיקת כשירות לרישום - לשימוש שנעשה בסימנים בפועל או שמא יש להדרש בבדיקות השונות רק לדרך בה הדברים רשומים בפנקס או מבוקשים להרשם בו.

כך למשל, בעניין מבחן המראה המערערת לא כפרה בכך שהשימוש שלה בסימן המסחר המבוקש לרישום נעשה גם במתכונתו ה"מלאה" (בדומה לסימן המשיבה) ולא רק כאשר הוא חלול. ברם, לטענתה יש בהקשר זה להדרש רק לאופן בו הסימנים הוגשו לרישום ואין לבדוק את השימוש בפועל. במקביל, בנוגע לרכיבים אחרים במבחן המשולש בשלב בדיקת כשירות לרישום, טענה המערערת כי חשוב להדרש לדרך בה נעשים הדברים בפועל ואין להסתפק בדרך בה הם מצוינים בבקשה או בפנקס. ניתן לראות קושי בטיעון זה והדבר עלה אף בדיון ( עמ' 9 ש' 23 – עמ' 10 ש' 19). המשיבה מצדה טענה כי יש מקום לבחון שימוש בפועל רק במקרה בו שימוש של מבקש הרישום מגביר את החשש להטעיה, אך לא במקרה הפוך (עמ' 14 ש' 26-19) .

להעלאת שאלות מסוג זה, ר' עניין Estrella; וכן ר' בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מס' 285161,273039 מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ נ' SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION (12.5.2019).

לצרכי ההכרעה הנוכחית אין הכרח להרחיב בסוגיות אלה או להדרש לאבחונים של פסק הדין בעניין Gateway, בין לכיוון אחד ובין לכיוון אחר. העניין יוותר לעת מצוא.

הערות וסיום
50. לא מצאתי בטיעוניהם האחרים של הצדדים, שיוצגו היטב ע"י ב"כ מנוסים ומקצועיים, או בשיקולים אחרים, כדי לשנות את תוצאות הדיון לגופו של עניין ( ע"א 578/17 יבלינוביץ נ' פרטנר תקשורת בע"מ (18.11.2018); ע"א 2112/17 גרסט נ' נטוויז'ן בע"מ (2.9.2018); רע"א 1491/16 פלונית נ' פלוני (14.4.2016); רע"א 9294/09 חן נ' בנק הפועלים (25.3.2010); ע"א 4861/05 שיכון עובדים נ' מנהל מיסוי מקרקעין (11.8.2008); ע"א 84/80 קאסם נ' קאסם, פ"ד לז(3) 60 (15.6.1983)), ובכלל האמור קיומו של סימן מסחר רשום של המערערת (ור' עש"א (ת"א) 42532-02-18‏ ‏Maharishi Vedic University Limited‏ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר‏, 22.5.2019, סע' 74-73); שימוש בסימן המשיבה במשולב עם שמה המסחרי ובנפרד ממנו; על מי, אם בכלל, היה נטל להביא סקר צרכנים ומה יש להסיק מאי הבאתו של סקר כזה; טענת המשיבה לגבי יתרון הערכאה הדיוניות בסוגיות הנוגעות לניהול הפנקס; טענת המערערת כי הפסיקה בעניין טוטו זהב לגבי "משפחה מסחרית" (ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873 (26.9.2004), עמ' 895-894) מתייחסת רק לסוגיית הקשר בין טובין לבין שירות, להבדיל מטובין למול טובין או שירות למול שירות; אי ההכרה בסימן הגרפי של המשיבה כמוצר מוכר היטב; טיעון המשיבה לגבי מהלך "התקרבות" של סימן המערערת אל הסימנים הרשומים; טענה כי אינטרס הציבור הוא גם שלא לתת הגנה רחבה מדי; טענה כי היה על המערערת לפנות לרשם בבקשת ביטול אם סברה שפרטת המשיבה היא רחבה מדי; ועוד.

51. סוף דבר: הערעור נדחה. המערערת מחויבת בהוצאות המשיבה בסך 50,000 ₪. העירבון יועבר למשיבה על חשבון ההוצאות ובכפוף לכל דין.

52. לפני חתימה: עסקינן בחברות גלובליות אשר יש להן, כך עלה מהטיעונים, מחלוקות ומגעים במדינות שונות. הניסיונות להגיע להבנות שייתרו את ההכרעה אמנם לא עלו יפה עד כה, אך יש לקוות אף עתה, כי הצדדים ימצאו את הדרך להגיע להבנות, ולו בעניין מדינה זו, שישרתו הן את האינטרסים של הצדדים והן את האינטרס הציבורי .

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, יגי"ג תמוז תשע"ט, 1616 יולי 2019, בהעדר.

____________________
תמר אברהמי, שופטת