הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים עש"א 15161-12-18

לפני
כבוד ה שופטת תמר אברהמי

מערער
מפעל הפיס (חל"צ)
ע"י ב"כ עוה"ד תמיר אפורי , שי גליק ואילה הרצוג
[שבלת ושות']

נגד

משיב
רשם פטנטים מדגמים וסימני מסחר
ע"י ב"כ עו"ד גינת אריאל קצ'קו
[פרקליטות מחוז ת"א - אזרחי]

פסק דין

1. לפני ערעור על החלטה מיום 8.11.2018 של רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (אופיר אלון) ("רשם סימני המסחר" או "הרשם"), בה נדחתה בקשת המערער לרישום סימן מסחר "EXTRA" ("ההחלטה" או "החלטת הרשם").

כללי
2. ביום 4.8.2015 הגיש המערער בקשה מספר 277005 לרישום סימן מסחר "EXTRA", ללא עיצוב (להלן: "סימן המסחר", "הסימן המבוקש" או "הסימן", וכן – "בקשת הרישום").

רישום הסימן התבקש בסוג 41 עבור: "ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים וכן שירותים הקשורים בהם".

3. על שמו של המערער כבר רשומים באותו סוג טובין שני סימני מסחר מעוצבים אשר כוללים את המילה EXTRA (סימן מס' 235061 וסימן מס' 276999, להלן: " סימני המסחר המעוצבים").

4. בקשת הרישום סורבה ע"י בוחנת מטעם רשם סימני המסחר לאור הוראות סעיפים 8(א) ו-11(10) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] תשל"ב-1972 ("פקודת סימני המסחר" או "הפקודה") בשל העדר אופי מבחין; היותו של הסימן מתאר; היות "EXTRA" סימן אשר יש להשאיר פתוח לרשות הרבים בתחום המבוקש; היות הסימן משבח ולפיכך חסר אופי מבחין; והיות הסימן נוגע במישרין למהות או איכות הסחורות שלסימונן הוא נועד.

5. המערער השיב לבוחנת וצרף לתשובתו תצהיר של מר שי לירז, מנהל שיווק לוטו ואחראי מחקרים אצל המערער. תשובת המערער לא שכנעה את הבוחנת, והמערער ביקש להשמיע את טענותיו לפני הרשם.

6. לבקשת המערער התקיים דיון לפני רשם סימני המסחר (פרוטוקול הדיון שהתקיים ביום 5.3.2018, מע/5).

7. במהלך הדיון הציע הרשם למערער להגיש סקר שיהיה בו כדי להראות שהסימן רכש אופי מבחין בקרב הציבור כטענתו.

המערער הגיש סקר צרכנים (מע/8).

8. ביום 8.11.2018 ניתנה החלטת הרשם אשר דוחה את הבקשה לרישום סימן המסחר. על כך הוגש הערעור.

החלטת הרשם
9. להלן עיקרים מתוך החלטת רשם סימני המסחר:
הסימן אינו בעל אופי מבחין אינהרנטי - הגרלת ה-" EXTRA" מתייחסת לאפשרות של השתתפות בהגרלה נוספת. משכך ובשים לב לפירוש המילוני של המילה "EXTRA", הסימן המבוקש מתאר תכונה מרכזית של הטובין ולכן נעדר אופי מבחין אינהרנטי.
לא הוכח כי הסימן רכש אופי מבחין - המערער מבקש להפקיע מהציבור יכולת להשתמש במילה מילונית המתארת תכונה של הטובין והנטל המוטל עליו להוכיח שהסימן רכש אופי מבחין הוא כבד. אין די בשימוש ממושך ובהיקף מכירות נרחב על מנת להוכיח קיומו של אופי מבחין נרכש. המבחן הוא אופי השימוש, קרי - האם השימוש בסימן הוא כמציין מקור. בראיות שהוצגו לא היה כדי לבסס אופי מבחין נרכש; לא נעשה שימוש בסימן כסימן מסחרי אלא כתיאור הטובין. הסקר שהוגש לאחר הדיון אינו מהימן דיו כדי לבסס טענה שהסימן כשלעצמו רכש אופי מבחין; נוסח השאלות וסדר הצגתן מעלה חשש רב לקיומן של הטיות ולא ניתן להסיק ממנו מסקנות אובייקטיביות.
אינטרס הציבור הוא כי הסימן יישאר פתוח לשימוש הציבור, גם אם המערער הוא הגוף היחיד העוסק כיום בתחום ההימורים בישראל. די בעצם העובדה שמבקשים את רישומו של הסימן כדי להראות אפילו במידת מה שיש בו אינטרס מסחרי; העובדה שהמערער הוא עוסק יחיד בתחום ההימורים יכולה להשתנות בהתאם לכללי רגולציה. יש גורמים העוסקים בתחום ההימורים אף שאינם עוסקים ישירות בארגון הגרלות (כגון מועדונים העוסקים בשליחה שיתופית של טפסי לוטו), אף הם עשויים לחפוץ לעשות שימוש במילה זו. יש אינטרס להותיר כינוי זה פתוח לגורמים נוספים.
גם אם היה עולה בידי המערער להוכיח אופי מבחין נרכש, ספק אם היה מקום לאשר את הסימן, בהינתן שהמילה extra נמצאת בשימוש נרחב ותדיר במסחר לתיאור דבר מה נוסף או תוספת.
אין רלוונטיות לטענה כי המילה "EXTRA" נרשמה כסימן מסחר בארצות הברית. עצם רישומו של סימן מסחר במדינה זרה אינו מעיד על כשירותו לרישום בארץ. קל וחומר כך כאשר הרישום הזר אליו מבוצעת ההפניה הוא על שמו של בעלים אחרים ובסוגים שונים של טובין. מערכת הדינים שונה ממדינה למדינה וכמו כן, קבלתו של סימן לרישום משתנה בהתאם לנסיבות הרישום המסוים אשר אינן לפנינו. בנוסף, יתכן כי סימן נרשם בטעות ואין בטעות זו כדי להכשיר את רישומו של סימן נוסף.

הערעור
10. טענותיו של המערער הן בתמצית, כדלקמן:
המועדונים לשליחת טפסי לוטו הנזכרים בהחלטת הרשם, מנוגדים לחוק; לפי עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, יש לפעול למיגורם. שימוש של הסימן על ידי מועדונים אלה יוצר מצג של זיקה או אישור לפעילותם. האינטרס הציבורי הוא שלא לאפשר לגורמים פיראטיים אלה לקשור את עצמם בתודעת הקהל אל המערער. בפרט לנוכח הסיכונים הייחודיים בתחום ההימורים.
הסימן רכש אופי מבחין והוא מזוהה עם המערער. הוצגו ראיות, מעל ומעבר למקובל לעניין רכישת האופי המבחין, אך הרשם לא נתן לכך משקל ולא התייחס לראיות בהחלטתו.
הרשם שגה כאשר קבע כי המערער עשה שימוש בסימן כתיאור הטובין ולא כסימן מסחר. מדובר בשאלה של שכל ישר ודי ב"הצצה" בפרסומים הרבים כדי לבסס זאת. ההתייחסות היא להגרלת ה-EXTRA, עם "הא הידיעה".
הסימן המבוקש, שהוא מילולי, רכש אופי מבחין בין היתר לנוכח השימוש הנרחב לאורך זמן שעשה המערער בסימני המסחר המעוצבים אשר כוללים את המילה. אם גורם כלשהוא ירצה להפעיל שירות הגרלות ולקרוא לאחת מהן "EXTRA", השימוש יהיה הפרה של סימני המסחר המעוצבים. בהתאם יש ללמוד כי המילה רכשה אופי מבחין.
יש לדחות את קביעות הרשם לגבי הסקר שהוגש ולקבל את מסקנות הסקר. לחילופין, יש לאפשר למערער להגיש סקר עדכני, שהגשתו מתבקשת בערעור, ובו מראות התוצאות במובהק רכישת אופי מבחין בסימן.
הרשם שגה כאשר קבע כי אין לסימן אופי מבחין אינהרנטי. המילה אינה מתארת תכונה מרכזית של הטובין. לכל היותר מדובר במילה בעלת אופי מרמז. ככזו, המילה היא בעלת אופי מבחין אינהרנטי ואין מניעה לרשום לגביה סימן מסחר אף ללא הוכחת אופי מבחין נרכש. בניגוד לעמדת הרשם, המילה אינה משבחת גרידא. היא אמנם יכולה להעלות אסוציאציה נעימה אך אינה מתארת את הטובין בהקשר בו היא משמשת.
רישום הסימן לא יפקיע מילה מילונית המתארת תכונה של הטובין. גם אם נקבל כי מדובר במילה מילונית, היא רשומה כסימן מסחר במדינות רבות ובהן ארה"ב.

בבקשה נפרדת עתר המערער להגיש ראיות נוספות מטעמו בשלב הערעור: תוצאות סקר נוסף וכן עמדה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, כפי שהוגשה בתיק אחר, לגבי (אי) חוקיות פעילות מועדוני הימורים.

11. עמדת המשיב היא, כי ההחלטה שהסימן אינו כשיר לרישום עבור טובין של הגרלה נוספת היא קביעה "כמעט מתבקשת" ובכל מקרה ראויה וסבירה ואין להתערב בה ולהחליף את שיקול הדעת המיומן של הערכאה המקצועית. לטענת המשיב, אין להתיר את הגשת הראיות הנוספות, בין השאר לפי שאלה אינן רלוונטיות ובכל מקרה אינן חשובות להכרעה בערעור.

12. ביום 5.2.2020 התקיים דיון בערעור, בו בארו הצדדים והדגישו סוגיות כאלה ואחרות. בסוף הדיון ניתנה המלצה של בית המשפט והוסכם כי הצדדים יבואו בדברים ביניהם ברוח זו. לפי הצעת המערער התקיים דיון נוסף ביום 4.3.2020. משלא הגיעו הצדדים להבנות, אין אלא ליתן פסק דין בערעור. לא מצאתי לנכון לאפשר הבאת טיעון נוסף (פרט לאסמכתא שהובאה בהודעת המערער ומלכתחילה צוין כי תתאפשר הגשתה).

דיון
סימני מסחר ורישומם - כללי
13. המסגרת הנורמטיבית לרישומם של סימני מסחר תוארה בפסק דיני מיום 22.5.2019 בעש"א 42532-02-18 Maharishi Vedic University Limited נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר (עניין מדיטציה טרנסנדנטלית). לנוחות הקורא יובאו עיקרי הדברים כאן.

14. "סימן מסחר" הוא אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים (או צירופם של אלה), אשר משמשים, או מיועדים לשמש, אדם לעניין טובין שהוא מייצר או סוחר בהם או לעניין השירות שהוא נותן (סע' 2-1 לפקודה).

אדם יכול לעשות שימוש בסימן לעניין טובין שהוא מייצר או שירות שהוא נותן אף מבלי שירשום את הסימן; אלא שבמקרה כזה, לא ייהנה מההגנה אותה מעניק סימן רשום (בג"ץ 77/60 רשם סימני המסחר נ' Thos. Leeming & Co., Inc. New York, פ"ד יד(2) 1718 (12.9.1960), עמ' 1721).

15. רישום אדם כבעל סימן מסחר מזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן (סע' 46 לפקודה). "במובן זה הסימן מופקע למעשה בהקשרו המסחרי מנחלת הכלל ולסוחר ניתן מונופול על השימוש בו" (ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' יאסין (27.08.2012) (עניין אדידס), סע' 8; ע"א 715/68 פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד כג 43 (8.9.1969), עמ' 48).

16. הזכות המוקנית בסעיף 46 לפקודה נועדה לשרת מטרה כפולה – הגנה על אינטרס הסוחר (בעל הסימן) והגנה על אינטרס הצרכן. מבחינת הסוחר – ניתנת הגנה למוניטין שלו ומוקטן החשש שצרכן יטעה בין תוצרתו לבין תוצרת של סוחר אחר. אשר לצרכן – ניתנת הגנה מפני הטעייה לגבי מקור הטובין אותם הוא רוכש או צורך (עניין אדידס, שם; ע"א 3776/06 עין גדי קוסמטיקס בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר (12.5.2008) (עניין עין גדי), סע' 7; ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873 (26.9.2004) (עניין טוטו זהב), עמ' 887).

17. אדם הרוצה לרשום סימן ומבקש זכות ייחודית להשתמש בו, יגיש בקשה לרשם סימני המסחר ועליו הנטל להוכיח שהסימן המבוקש כשר לרישום (ע"א 7919/11 חברת מעדני הצפון בע"מ נ' גואטה (16.6.2013) (עניין מעדני הצפון), סע' 10; עמיר פרידמן, סימני מסחר – דין, פסיקה ומשפט משווה (מהדורה שלישית, 2010), בעמ' 481).

18. סעיף 8 לפקודה מגדיר את המאפיינים הנדרשים להגדרת סימן הכשר לרישום:

"8.   (א) אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן - בעל אופי מבחין).
(ב)   הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום."

בנוסף לסעיף 8 הקובע באופן פוזיטיבי תנאי כשירות לרישום ומעגן את דרישת האופי המבחין המהווה תנאי מוקדם לרישום סימן מסחר (עניין עין גדי, סע' 8), קיימות בפקודה הוראות לגבי טעמים שיש בהם כדי למנוע רישומו של סימן. רוב הטעמים המונעים רישום סימן מסחר מפורטים בסעיף 11 לפקודה, אשר נושא את הכותרת "סימנים שאינם כשרים לרישום" וכולל 14 סעיפי משנה.

לענייננו רלוונטית הוראת סעיף 11(10) אשר קובעת, כי אחד הסימנים שאינם כשירים לרישום הוא:

"(10) סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9;"

סעיף 11(10) מהווה הרחבה מבארת לכלל הבסיסי לפסלות לרישום שבסעיף 8(א) (ע"א 1427/05‏ ‏ מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ נ' רשם הפטנטים (25.6.2007) (עניין גלאט עוף), סע' ב.4).

19. רישום סימן מסחר הוא מהלך המפקיע סימנים מנחלת הכלל ובכך פוגע בחופש העיסוק, בתחרות החופשית ובחופש הביטוי של כלל הציבור. לפי פסיקת בית המשפט העליון, לאור האמור, מחייב הליך רישום סימני המסחר זהירות רבה ואיזון בין האינטרסים השונים (עניין אדידס, סע' 12; ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית (30.4.2007) (עניין יוטבתה), סע' ח'; ע"א 941/05 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ (17.10.2006) (עניין אגודת הכורמים), סע' 17; עניין טוטו זהב, סע' 6; ע"א 9191/03 V&S Vin Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ , פ"ד נח(6) 869 (19.7.2004), עמ' 877).

20. כפי שהזכיר כב' הרשם בהחלטה מושא הערעור, נהוג לסווג שמות מסחריים לקטגוריות אשר נבדלות במידת ההגנה הניתנת להם: (1) שמות גנריים – אינם כשירים לרישום; (2) שמות תיאוריים – יזכו להגנה מעטה ביותר ובמקרים נדירים כאשר גיבשו אופי מבחין ומשמעות משנית; (3) שמות מרמזים – יזכו להגנה מוגברת; ו-(4) שמות 'שרירותיים' או שמות דמיוניים – יזכו להגנה הרחבה ביותר.

פסק הדין המנחה בעניין קטגוריות אלה ניתן בע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי פרסום שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933 (23.5.2001) (עניין משפחה). אף שעניין משפחה עסק בעוולת גניבת עין, קטגוריות אלה נוהגות גם בעניין סימני מסחר (עניין מעדני הצפון, סע' 14; עניין יוטבתה, סע' ט').

באופן כללי נהוג לדבר על "ציר התיאוריוּת" (עניין יוטבתה; עניין אגודת הכורמים), כאשר ככל ששם מסחרי קרוב יותר לתיאור המוצר או תכונה מתכונותיו (נמצא בקצה העליון של ציר התיאוריות), תגבר הנטייה להותירו לשימוש הציבור (עניין גלאט עוף). המכנה המשותף לקטגוריות של השמות המסחריים "הוא הרצון למנוע הקניית מונופולין בשמותיהם של טובין מסוימים, מקום שהמונופולין יסתור את אינטרס הציבור או את טובת הציבור" (עניין משפחה, סע' 11).

המחלוקת הקונקרטית
21. על מנת שסימן יהא כשיר לרישום, יש לשכנע כי הוא בעל אופי מבחין, מולד או נרכש. כלומר – "האם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים"; על הציבור לקשר את הסימן עם מקורו (ע"א 11487/03 August Storck KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ , פ"ד סב(4) 1 (23.3.2008), סע' 8; עניין טוטו זהב, סע' 7). רשם סימני המסחר לא שוכנע כי הסימן המבוקש הוא בעל אופי מבחין כמתחייב לפי הפקודה.

22. כעזר מסייע בעניין האופי המבחין ובעניין היקף ההגנה, ניתן להיעזר בסיווג המילה לפי הקטגוריות שנזכרו לעיל. במסגרת הדיון קבע הרשם כי הסימן המבוקש מתאר תכונה של הטובין עבורם מבוקש הרישום. המערער סבור כי המילה "extra" אינה תיאורית אלא לכל היותר מרמזת.

23. סיווגן של מלים לפי הקטגוריות אינו מדע מדויק. שמות מסוימים "מצויים על הגבול בין קטגוריות שונות – רגל פה ורגל שם" (ע"א 6316/03‏‏ אילן זגגות רכב בע"מ נ' ברוך ובניו זגגות רכב בע"מ, פ''ד סב(2) 749 (1.8.2007), עמ' 762). אפשר ששמות מסוימים יהיו תיאוריים לטובין מסוימים, ובאשר לטובין אחרים יהיו אך מרמזים או אף דמיוניים (עניין משפחה, סע' 12).

בהקשר זה יוזכרו דבריו הציוריים של כב' השופט חשין:

"הקלסיפיקציה המרובעת שדיברנו בה למעלה אינה אלא פרי ההלכה והשכל הישר. אין מדובר בקטגוריזציה הרמטית לארבעה סוגי מילים וסימנים, שמשעה שמערכת עובדות מסוימת סוּוגה לקטגוריה פלונית, כי אז תיכלא המערכת בחצרה של אותה קטגוריה; הקטגוריה תסגור עליה – סוגרת ומסוגרת – מכל צדדיה, ומערכת העובדות תידמה לאותו זבוב-קיץ אומלל שנזדמן שלא-בטובתו לחדר סגור, והוא חובט את גופו בייאוש פעם אל קיר זה פעם אל קיר זה, ואין מושיע. יתר-על-כן, קלסיפיקציה – כל קלסיפיקציה – מעיקרה נועדה היא להיות לנו לעזר, להקל על מלאכתנו בפרשנות (במובנו הרחב של מושג הפרשנות), לשמש כלי בידנו להכרעה מושכלת וראויה. הקלסיפיקציה לעולם אמורה היא לשמש אותנו ולא אנו שנשמש לפניה."

עניין משפחה, סע' 15.

24. המילה "אקסטרה", extra, מילה לועזית המקובלת בשימוש גם במקומותינו, משמשת בין השאר לתיאור דבר מה שהוא "נוסף לרגיל" או "מחוץ לרגיל" וכדומה. הרשם הצביע על פירוש במילון Oxford (סע' 11 להחלטה). עיון במילונים נוספים, לרבות מילון Cambridge ולהבדיל, מילון "מילוג", מעלה פירושים דומים (" added to what is normal") וכן "תוספת, עוד, יותר". באתר האקדמיה ללשון העברית, מתוארת מילה זו כך: "יותר מהרָגיל או הצָפוי; תחילית במילים לועזיות בהוראת שֶמִחוּץ ל־".

25. למועד בו הוגשה בקשת רישום סימן המסחר ואף למועד הדיון בערעור, הגרלת אקסטרה של המערער נמכרת רק למי שקנה כרטיס להגרלה אחרת (עמ' 8 ש' 28-27). לפי ראיותיו של המערער עצמו, מדובר בהגרלה נוספת, נילווית (סע' 12 להחלטה).

26. הרשם סבר, כאמור, כי הסימן המבוקש הוא תיאורי. מסקנת הרשם מתיישבת עם הראיות שלפניו וכן עם פסיקת בית המשפט העליון בה, בין השאר, נמצא כי הצירוף "to go" (ולא רק הביטוי "coffee to go"), הוא בעל משמעות תיאורית (ע"א 2673/04‏ ‏ קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ נ' שקד, פ''ד סב(2) 33 (15.4.2007) (עניין קופי טו גו), בסע' 10). כן ר', לגבי הביטוי "once weekly", כבעל מסר תיאורי בהקשר מינון נטילת תרופה: בקשה לרישום סימני מסחר 156076 ו-156077 "Once Weekly" ו-"פעם בשבוע" (החלטה מיום 14.6.2007).

יהא אשר יהא הסיווג הקטגוריאלי של המילה, המונח "אקסטרה" נוגע למהות הטובין הרלוונטיים ומלמד על תכונה שלהם; לא שוכנעתי כי מדובר במילה בעלת אופי מבחין מולד ולא מצאתי להתערב בקביעות הרשם בסוגיות אלה.

27. אשר לאופי מבחין נרכש, הביא המערער ראיות לגבי אופן והיקף השימוש והפרסום שלו בסימן וכן, לאחר הדיון וכהצעת הרשם, סקר צרכנים.

המערער מדגיש את ההיקף הכספי והאחר של השימוש במונח. הרשם לא חלק על כך אלא הזכיר, כי אין די בשימוש ממושך ובהיקף מכירות נרחב כדי להוכיח קיומו של אופי מבחין נרכש (ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' les verreies de saint gobain , פ"ד מה(3) 224 (23.4.1991), עמ' 241-240). השאלה העומדת על הפרק היא האם הדבר הביא לכך שהציבור מזהה את הסימן כמזהה של מקור מסוים.

28. כמו הרשם, אף אני סברתי כי הראיות שהוצבו קודם להגשת הסקר אינן מבססות זיהוי כזה. כמו כן, ניתוחו של כב' הרשם את הסקר שהובא מטעם המערער מקובל עלי וכן עולה בקנה אחד עם ההחלטה בעניין מי זך אליה נהוג להפנות בכגון דא (התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 112645, החלטה מיום 12.7.2004). כפי שפורט בהחלטת הרשם, יש בסקר חשש ממשי לקיומן של הטיות והוא אינו מאפשר לבסס מסקנה של רכישת אופי מבחין (וזאת בין השאר לנוכח העובדה כי השאלון כולל 3 שאלות בלבד, כאשר בשאלה הראשונה מופיע שם המערער והשימוש בסימן המעוצב של "Extra" למרות שהסימן המתבקש הוא המילה ללא עיצוב).

29. שאלה שעלתה במהלך הדיון היא, האם לא יתכן קושי מובנה בהוכחת אופי מבחין נרכש, כאשר המערער עצמו טוען כי הוא הגורם היחיד בישראל אשר יש לו היתר לערוך הגרלות. לכאורה, מלכתחילה אין מ קור אחר בישראל אליו ניתן לייחס הגרלת "אקסטרה" ולא ניתן להבחין בין מקורות.

בהחלטה שניתנה בבקשה לרישום סימן מסחר מס' 150474 "דואר רשום" (החלטה מיום 12.1.2004), ציין הפוסק בקניין רוחני כי מובן מאליו שהמונח "דואר רשום" מזוהה באופן בלעדי עם רשות הדואר, באשר היא היחידה בישראל (אותה עת) שבאמצעותה ניתן לשלוח דואר רשום. צוין כי הזיהוי של המונח "דואר רשום" עם רשות הדואר, אינה נובעת דווקא ממאמצי השיווק שלה לגבי שירות זה אלא בעיקר מהעובדה שאין בנמצא גוף אחר הנותן את השירות (שם, בסע' 9).

30. המערער סבור כי אין להעמיד כנגדו את העובדה שהוא למעשה מונופולין וכי גם במקרה כזה הציבור יכול לזהות טובין עם מקור מסוים. למעשה, לשיטת המערער, עצם היותו מונופולין אך מחזקת את קיומו של אופי מבחין. הודעה שהוגשה מטעמו לאחר הדיון הפנתה לדברים שנכתבו בעניין טוטו זהב בהקשר הזיהוי של המונח "טוטו" עם המועצה להסדר הימורים בספורט.

31. לצורך הדיון, אני נכונה ללכת לפי דרכו של המערער בסוגיה זו. אלא שגם בעניין טוטו זהב, כל שמצא בית המשפט הוא כי "האקלים המונופוליסטי" שאיפשר שימוש בלעדי ממושך בסימן, הוא משום "אינדיקציה נוספת" לרכישת אופי מבחין (שם, סע' 10) . בכל מקרה, על הגורם המבקש להוכיח רכישת משמעות משנית לבסס טענתו כראוי. בעניין טוטו זהב נקבע כי מדובר בסימן שרירותי והרשם שוכנע ברכישת משמעות כזו באורח המאפשר רישום הסימן בפנקס. אין כן במקרה דנן. הסימן תיאורי והרשם לא שוכנע ברכישת משמעות משנית ובכשירות להרשם בפנקס .

32. עמדנו על כך שרישום סימן מסחר מפקיע אותו במובנים מסוימים מנחלת הכלל, פוגע באינטרסים ציבוריים כמו חופש ביטוי, חופש עיסוק ותחרות חופשית, וכי משכך מדובר בפעולה המחייבת זהירות רבה ואיזון בין האינטרסים השונים.

בהקשר איזון האינטרסים ניתן לתת את הדעת לעובדה שיש למערער סימני מסחר רשומים מעוצבים עם המילה "extra". למעשה, לשיטת המערער די בסימנים המעוצבים הרשומים כדי לתת הגנה גם למילה עצמה, לרבות במקרים בהם השימוש בה נעשה שלא בדרך המעוצבת בה רשום הסימן. המערער אף סבור כי רשם סימני המסחר יסרב לרשום סימן מעוצב אחר עם מילה זו, בשל חשש להטעיה (עמ' 4 ש' 27-23 לפרוטוקול).

33. האינטרס של המערער לרישום סימן מסחר נוסף ובלתי מעוצב נועד, לשיטתו הוא, לחזק את ההגנה ולהסיר "דלתא" של אי-ודאות (עמ' 6 ש' 23-14). ב"כ הרשם ציינה שמדובר בשיטה ידועה בה, במקרה של ספק לגבי אפשרות לרשום סימן מילולי, מבקשים לרשום סימן מעוצב, ובהמשך מבקשים רישום סימן מילולי וטוענים לרכישת אופי מבחין. לטעמה, מלכתחילה נרשם במקרה דנן רק סימן מעוצב לפי שהמערער ידע שיש קושי ברישום סימן מילולי (עמ' 7 ש' 10-2 לפרוטוקול).

34. אינטרס לחיזוקה של הגנה הוא לגיטימי. אולם כאשר נעשה איזון בין אינטרסים שונים, ניתן להבדיל בין מקרה בו אין לעוסק כל הגנה לבין מקרה בו יש לעוסק הגנה והוא מבקש לחזקה. למול אינטרס זה עומדים אינטרסים ציבוריים. כך למשל, המערער כיום הוא היחיד אשר יכול לערוך הגרלות כחוק, אולם – כפי שציין כב' הרשם (סע' 28 להחלטה) – מדובר במצב בר שינוי בהתאם לכללי הרגולציה. ניתן לתת את הדעת לצורך להותיר מילה מילונית בעלת אופי תיאורי לשימוש הציבור הכללי (ולימים, מתחרים ככל שיהיו).

35. המערער טען לצורך להגן על הציבור מפני "גורמים פיראטיים" ובפרט לנוכח סיכונים ייחודיים בתחום ההימורים. טיעון זה אינו ממין העניין. היבט ההגנה בדיני סימני מסחר לגבי איכות טובין, מתייחס לכך "שאם הציבור ירכוש טובין מסוימים תוך שהוא מוטעה לסבור – לנוכח הסימן בו נעשה שימוש – שהם ממקור א' בעוד הוא רכש אותם בפועל ממקור ב', ואם אותם טובין יהיו באיכות נמוכה באופן יחסי, הציבור עלול לייחס בשוגג את האיכות הנמוכה למקור א'. התוצאה אותה מבקשים סימני המסחר למנוע היא פגיעה במוניטין של מקור א'" (עניין מדיטציה טרנסנדנטלית, סע' 48-47). אם קיימים גורמים "פיראטיים" הפועלים באופן בלתי חוקי ופעילותם עלולה לפגוע בשלום הציבור, יש לפנות לרשויות המוסמכות בעניין זה, לרבות ובפרט רשויות אכיפת החוק.

36. בהקשר הצורך להותיר את הכינוי לרשות הציבור, לרבות מתחרים פוטנציאליים, נזכרו בהחלטת הרשם מועדונים לשליחת טפסי לוטו כ"גורמים העוסקים בתחום ההימורים" גם אם "אינם עוסקים ישירות בארגון הגרלות" (סע' 29 להחלטה).

חלק נרחב ומודגש בטיעוני המערער הוקדש להתייחסות זו של הרשם למועדונים. המערער טוען כי מדובר במועדונים המנוגדים לחוק, כי לפי עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה יש לפעול למיגורם וכי קביעה כי יש לאפשר למועדונים אלה לעשות שימוש בכינוי, חותרת תחת עמדת היועמ"ש ומגנה על מי שפועל בניגוד לחוק.

37. השאלה האם המועדונים הנזכרים הפועלים בניגוד לחוק, לא נדונה ולא נבחנה בהליך, בוודאי לא בנוכחות הצדדים הדרושים לכך. לצרכי הדיון הקונקרטי (בלבד, ומבלי לקבוע דבר), אין מניעה לצאת מתוך הנחה כי עמדת היועץ המשפטי היא כנטען על ידי המערער. אין לראות בהחלטת הרשם משום עידוד לפעילות אשר היועץ המשפטי לממשלה סבור, ככל שכך הוא סבור, כי היא בניגוד לחוק. האמור בהחלטה בעניין המועדונים אינו אלא דוגמא. אין בה או בהשמטתה, כדי לשנות את הדיון בכללותו ואת המסקנות בפרט. בהתאם, אין צורך בהגשת ראייה נוספת לה עתר המערער לגבי עמדת היועץ המשפטי לממשלה. הקצף והחרון ששולבו בטיעוני המערער בעניין זה, היו למעלה מן הדרוש.

38. ראייה נוספת אותה עתר המערער לאפשר לו להגיש היא סקר צרכנים מעודכן, אשר יש בו לשיטתו, "להסיר את הפגמים", ככל שהיו כאלה, בסקר שהוגש לרשם. המשיב התנגד לכך. לאחר עיון, לא מצאתי לנכון לאפשר את הגשת ראייה נוספת זו.

39. המערער מפנה לבג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט(2) 148 (15.5.1985) (עניין אורלוגד) וטוען לסמכות רחבה של ערכאת הערעור במקרה של דיון בערעור על החלטת רשם סימני המסחר. המשיב מצדו טוען כי הגמישות הנהוגה בהליכים כאלה בשל שיקולי האינטרס הציבורי, מתייחסת רק למקרה של הליכים דו צדדיים (כמו דיון בהתנגדות לרישום) להבדיל ממקרה של הליך חד צדדי (בקשה לרישום), בו מיוצג האינטרס הציבור על ידי רשם סימני המסחר עצמו. המערער חולק על כך.

40. סעיף 25(ד) לפקודת סימני מסחר מתייחס לאפשרות להגיש לבית המשפט חומר נוסף בשלב ערעור על החלטת רשם סימני המסחר בהתנגדות לרישום סימן. הוראה דומה אינה כלולה בסעיף העוסק בערעור על החלטת רשם לסרב לקבל סימן לרישום (סע' 19 לפקודה). כמו כן, הטעם שצוין בעניין אורלוגד הוא "האחריות לתקינות רישום סימני המסחר וחובת השמירה על מסחר הוגן ומניעת הטעיית הציבור" (שם, סע' 10). טעם זה מובן כאשר עומד על הפרק סימן מסחר אשר יש לגביו שני צדדים הטוענים לזכויות. משקלו נראה מופחת כאשר רשם סימני המסחר אשר אמון על טוהר הפנקס החליט מטעמיו כי סימן אינו כשיר לרישום (ר' בעניין זה עוד להלן). חרף זאת, גם בעניין זה נכונה אני לצאת מהנחה כי האינטרס הציבורי בטוהרו של פנקס סימני המסחר מאפשר גמישות מוגברת בשימוש בית המשפט שלערעור בשיקול דעתו לאפשר ראיות נוספות, בין אם מדובר בהליך חד צדדי ובין אם מדובר בהליך דו צדדי (לשיקול הדעת בעניין ראיות בשלב הערעור ר' ע"א 8987/05 מלכי נ' סבון של פעם (2000) בע"מ (9.10.2007), סע' 17; עניין יוטבתה, סע' ז).

גם אם השימוש בשיקול הדעת הוא גמיש ונרחב יותר, אין בכך כדי להוביל למסקנה כי בכל עת יש לאפשר הגשת כל ראיה נוספת בשלב הערעור. המערער אף אינו טוען זאת. כך למשל ראינו, כי אין צורך בהגשת עמדת היועץ המשפטי לממשלה, שכן לצורך הדיון נכון בית המשפט להניח כי תוכנה של עמדה זו הוא כנטען על ידי המערער ואין בכך כדי לשנות את מסקנות הדיון.

41. הראייה המבוקשת האחרת, סקר צרכנים נוסף, הוא במוצהר ניסיון לתקן (מבלי להודות) ליקויים ראייתיים עליהם עמד רשם סימני המסחר. אין זה ניסיון ראשון.

כפי שתואר בפתח פסק הדין, מלכתחילה הובא לפני המערער קושי לגבי האופי המבחין ובקשתו סורבה. המערער השיב וניסה לשכנע באמצעות הגשת ראיות (תצהיר ונספחים). הוא לא מצא לנכון להגיש סקר צרכנים. הראיות לא שכנעו את הבוחנת.

המערער ביקש להעלות את טענותיו בפני הרשם וכך נעשה. גם הרשם לא שוכנע מהראיות שהוגשו.

התאפשר למערער לצרף ראיות נוספות, את הסקר. גם סקר זה לא שכנע את הרשם. כעת, בשלב הערעור, מבקש המערער לתקן פגמים (שאינם קיימים לשיטתו) בסקר שהוגש.

42. בניגוד לטענת המערער, אינני סבורה שהיה על הרשם לתת "הוראות מיוחדות לגבי דרך עריכת הסקר" וכי הייתה "פגיעה בכללי הצדק הטבעי" (סע' 9 לבקשה). ככלל, עניין מאפייניהן של ראיות אינו מצריך הנחיות מיוחדות. הגשת סקר צרכנים לרשם סימני המסחר (ואף לבתי המשפט) אינה אירוע ייחודי וחד פעמי. מדובר בפעולה המתרחשת לא פעם ואף עולה לדיון בפסיקה (כאשר על פי רוב, פסיקת הרשם מפנה להחלטה בעניין מי זך הנזכר לעיל). מציאת פגמים וקשיים בראייה מסוימת אינה מצדיקה, גם בערעורי קניין רוחני, מתן אפשרות מובנית לסיבוב ראייתי נוסף בערכאת הערעור. הדבר נבחן בכל מקרה לגופו.

43. ככלל, שאלת רכישת אופי מבחין היא הכרעה עובדתית וראוי שבחינת התשתית הראייתית לגביה תעשה בראש ובראשונה על ידי הבוחנים והרשם. המערער הודיע מראש כי הוא אינו חפץ להביא את הסקר המעודכן לבחינתו של הרשם. לשיטתו, הרשם סבור בכל מקרה שאין מקום לאשר את כשירות הסימן לרישום. להבנתי, החלטת הרשם היא מארג. ההנמקה המתייחסת לראיות שהובאו מהווה חלק מהמארג. חלק אחר הוא הערה של הרשם כי "ספק בעיניו" אם היה מקום לאשר את הסימן לרישום אפילו אם היה עולה בידי המערער להוכיח אופי מבחין נרכש (סע' 30 להחלטה) והוא נטה לעמדה שהמענה הוא שלילי. העניין לא הוכרע פוזיטיבית.

44. גם אם ניתן לאינטרס סופיות הדיון משקל מופחת במקרה של דיוני סימני מסחר, במקרה הקונקרטי כבר ביצע המערער מהלכים של צירופי ראיות ונראה כי הסוגיה מוצתה לעת עתה. ב"כ המשיב ציינה בדיון כי הסירוב לרשום את הסימן אינו מעשה בית דין ואם בעתיד תוכח רכישת אופי מבחין, ניתן יהיה להביא את הדבר פעם נוספת לפני הרשם (עמ' 5 ש' 28 לפרוטוקול). הדבר מתיישב עם טיעוני הצדדים לגבי האפשרות שסימן הנרשם כמעוצב ירכוש במשך הזמן אופי מבחין באורח שיכול לעתים לאפשר את רישומו כסימן לא מעוצב. במקרה כזה יוכל המערער להביא ראיות אותן יבחר, לרבות סקר צרכנים עדכני. אין מדובר במקרה של הליך בין מתחרים, כאשר עת מתקבלת עמדתו של צד אחד, נדחית עמדתו של הצד האחר באופן שהוא לעתים בלתי הפיך.

עוד יוזכר כי החלטת הרשם איננה עמדה המועלית על ידי מתחרה עסקי, בעל אינטרס. בפסיקה צוין, בהקשר קביעה כי סימן הפך ברבות הימים לגנרי, כי יש משמעות רבה למיהותו הגורם המעלה את הטענה לגבי מאפייניו של סימן המסחר ולאינטרסים העומדים בבסיס עמדה זו (עניין יוטבתה, סע' טו). להבדיל ממתחרה, אין חולק כי האינטרס בבסיס עמדת הרשם היה ציבורי (ר' עניין מדיטציה טרנסנדנטלית, סע' 69). גם בהקשר זה יש לתת את הדעת לאיזון בין האינטרס של המערער, כפי תואר לעיל (צמצום אי וודאות) לבין אינטרס הציבור.

הערה וסיום
45. לא מצאתי בטיעוניהם האחרים של הצדדים או בשיקולים אחרים, כדי לשנות את תוצאות הדיון לגופו של עניין (ע"א 578/17 יבלינוביץ נ' פרטנר תקשורת בע"מ (18.11.2018); ע"א 2112/17 גרסט נ' נטוויז'ן בע"מ (2.9.2018); רע"א 1491/16 פלונית נ' פלוני (14.4.2016); רע"א ד9294/09 חן נ' בנק הפועלים (25.3.2010); ע"א 4861/05 שיכון עובדים נ' מנהל מיסוי מקרקעין (11.8.2008); ע"א 84/80 קאסם נ' קאסם, פ"ד לז(3) 60 (15.6.1983)), ובכלל האמור שימוש ב"ה' הידיעה" (הגרלת האקסטרה) (יוער כי זה אינו הביטוי שרישומו התבקש); האפשרות שבעתיד ישקול המערער לנתק בין ההגרלות; ועוד.

46. סוף דבר, הערעור נדחה. המערער מחויב בהוצאות המשיב בסך 30,000 ₪. העירבון יועבר למשיב על חשבון ההוצאות.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ז אייר תש"פ, 11 מאי 2020, בהעדר.

____________________
תמר אברהמי, שופטת