הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים עש"א 10105-05-16

בפני
כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המערערת

קמפאלוק בע"מ
ע"י עו"ד רון קלגסבלד

נגד

המשיבים

1.רשות הפטנטים, סימני המסחר והמדגמים
ע"י עו"ד גינת אריאל קצ'קו מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)
2.מישל מרסייה
ע"י עו"ד דן סיגל

פסק דין

1. לפני ערעור על החלטת הפוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים הגב' ז'קלין ברכה (להלן: " הפוסקת"), מיום 30.3.16 ולפיה נדחו בקש ות המערערת (להלן גם: "קמפאלוק") והמשיב 2 (להלן: "מישל") לרישום מקביל של סימן מסחר לפי סעיף 30(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] תשל"ב – 1972 (להלן: "הפקודה").

2. המערערת, קמפאלוק , היא חברה אשר נוסדה בשנת 1996 ע"י מישל מרסיה – יזם וממציא בתחום הטיפוח והטיפול בשיער. שמה הקודם ש ל קמפאלוק היה "מישל מרסיה בע"מ". החברה שיווקה מוצרים יחוד יים לטיפוח שיער, כגון: שמפו, מרכך, מסכות ועוד; וכן פיתחה מברשת ייחודית להתרת קשרים בשיער (להלן: "המברשת"). המברשת משווקת בישראל החל משנת 2009 וכן משווקת במדינות רבות ונושאת את הסימן NERCIER MICHEL (להלן: "הסימן").

קמפאלוק טוענת בערעור כי זכויות הקנין הרוחני במברשת נרשמו ברחבי העולם על שמה או שהוגשו בקשות לרישומן, כולל פטנטים ומדגמים במברשת.

3. במהלך שנת 2012 נתגלעו חילוקי דעות בין מישל ובין יתר בעלי המניות בקמפאלוק וביום 7.11.13 נחתם הסכם פשרה וגישור בין הצדדים. (להלן: "ההסכם").

בהסכם בין הצדדים הוסכם בין היתר:
א) הפטנטים והמדגמים הנוגעים למברשת יהיו בבעלות קמפאלוק.

ב) קמפאלוק תיעשה שימוש ללא הגבלה בסימן לגבי המברשת בארץ ובעולם. מישל יעשה שימוש בסימן לגבי כל יתר המוצרים והשירותים.

ג) הבעלות המלאה בסימן תהיה של מישל, למעט בסוג 21 ביחס למברשות ומסרקים לשיער מכל מין וסוג שהוא.

ד) הבעלות המלאה בסימן בכל הנוגע למברשות ומסרקים לשיער בלבד הנכללים בסוג 21 תהיה של קמפאלוק וסימן מסחר 240628 ירשם על שמה.

קמפאלוק טענה כי המברשת נמכרת בישראל כבר משנת 2009. הצדדים מקיימים את ההסכם מזה למעלה משנתיים; ומזה למעלה משנתיים נעשה שימוש מקביל בסימן ע"י קמפאלוק וע"י מישל וכי לא הגיעה לצדדים כל פניה ממנה ניתן ללמוד כי נוצרו אצל הצרכנים בלבול או הטעיה.
על מנת לפעול לפי ההסכם הגישה קמפאלוק בקשה לרישום הסימן בסוג 21 .
מישל הגיש בקשה לרישום הסימן בסוגים 11,8,3, 21, 35, 41 ו- 44.
בשל זהות הסימן העלתה מחלקת סימני המסחר ליקוי בהתאם לסעיף 29 לפקודה.

4. קמפאלוק ומישל השמיעו טענותיהם בפני הפוסקת על מנת לשכנע כי יש מקום בנסיבות העניין להורות על רישום מקבי ל לפי סעיף 30 לפקודה.
קמפאלוק ומישל טענו כי:
א) ההסכם ביניהם מהווה נסיבה מיוחדת המצדיקה רישום מ קביל.

ב) קיים בידול בין המוצרים ובפועל קיים שימוש מקביל מזה כשנה ולא הגיעו לצדדים תלונות מהציבור על בלבול.

ג) מוצרי קמפאלוק נושאים בנוסף לסימן גם את הכיתוב "by kampalook" (להלן: "הכיתוב").

ד) סרוב לרישום הסימן יקשה על רישום הסימן מחוץ לישראל; כיוון שהבקשות הישראליות הן בסיס לבקשות בינלאומיות.

5. בהחלטת כב' הפוסקת נקבע:
א) אין ראיות לחוסר תום לב של מי מהצדדים (לצורך רישום מקביל יש להראות תום לב).

ב) אך קיים חשש להטעית הציבור ושיקול זה הוא בבסיס תכלית הפקודה.

לעניין זה הפנתה כב' הפוסקת בין היתר לפסיקה:
ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, שם לא אושר רישום מקביל בשל דמיון רב בין הסימנים ובשל זהות המוצרים. (להלן: " עניין תנובה").
עש"א (ת"א) 48837-03-14 BIOSENSORS EUROPE SA נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (22.2.15 – להלן: " עניין ביומטריקס").

נקבע, כי מהראיות עולה , שהמו צרים נמכרים ע"י שני הצדדים באותם צינורות שיווק לאותם לקוחות. מעדותו של מישל עולה כי הציבור מזהה אותו כמי שעומד מאחורי המספרות והמוצרים המשווקים תחת הסימן.
נקבע כי אין די בכך שקמפאלוק טוענת כי היא מוסיפה למוצרים תוספת לסימן את הכיתוב שכן:

א) זה אינו חלק מהסימן שרישומו התבקש והיא לא מחויבת להמשיך לפעול כך.

ב) לא ברור כי תוספת זו מבהירה שאין קשר בין החברה ובין מישל.
נקבע, כי צרכן סביר יקשר בין המוצר ובין מישל, שכן מישל עוסק עדיין באותו תחום וממשיך למכור מוצרים תחת אותו שם.
כב' הפוסקת אישרה כי משרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי הסכים לרישום המקביל; אך סברה כי שלא כבארה"ב, בישראל לפי הפסיקה , אין מקום לפעול בדרך זו ו היא אינה יודעת מה העמדות שהוצגו בארה"ב ומה השיקולים שנשקלו שם וההכרעה בארה"ב אינה מחייבת בישראל.
עוד נקבע כי לא ברור כיצד הוברר שהציבור מודע לכך שהמברשות אינן קשורות יותר למישל אלא לקמפאלוק למרות שהן נושאות את סימונו של מישל מרסיה וכי לא הוצגה כל ראיה לבידול שנוצר בקרב הציבור בין שני מקורות הטובין ונראה כי שאלה זו כלל לא נבדקה באמצעות סקר או בדרך אחרת. (מתוך סעיף 18).
נקבע כי השיקולים בידי מי תרשם הבעלות בזכויות אינם כרוכים בשאלה האם יוטעה הציבור מרישום הסימנים במקביל אם לאו. סימן מסחר הוא "הפנים" של המוצר והוא המזהה עבור הצרכן את מקור הטובין.
עוד נקבע כי אכן קיימת תלות בין הבקשות הישראליות והבקשות הבינלאומיות שהוגשו בהתאם לפרוטוקול, אך בידי בעל הסימן האפשרות להמיר את הסימן הבינלאומי הרשום בסימן לאומי באותן מדינות בהן הוא מעונין בכך.

מכאן הערעור שלפני

6. המערערת קמפאלוק טוענת, כי קיימת אבחנה ברורה בין המוצרים והשירותים של הצדדים. קמפאלוק תעשה שימוש בסימן רק לגבי מברשות ומסרקים לשיער בסוג 21. מוצרי החברה בסוג זה יישאו בצורה בולטת גם את שם החברה וכי החשש להטעיית צרכנים הינו זניח.

עוד נטען כי כב' הפוסקת התעלמה מכך שהטעיה נבחנת לפי השימוש בפועל בסימני הצדדים. המצב בשוק הרלבנטי ובחנ ויות. הצרכנים לא בודקים אם הסימן רשום או לא . מה שקובע הוא מה שרואות עינ יו.
משהשתכנעה כב' הפוסקת כי הסימן אכן ישמש את שני הצדדים לסימון הטובין השונים שלהם והשימוש הוא בתום לב , היה צריך ל קבל את הסכמת הצדדים, וכך הם גם יוכלו להגן על זכויותיהם ע"י רישום סימנים מתאימים בארץ ובעולם.
הודגש, כי הצדדים ימשיכו לסמן את הטובין שלהם באמצעות הסימן, בין אם הוא ירשם ובין אם לאו; אך מניעת הרישום המקביל תפגע קשות ביכולת הצדדים להגן על זכויותיהם מהפרות של צדדים שלישיים.
עוד נטען כי בהחלטה הייתה התעלמות ממציאות המסחרית. כך הצדדים לא יוכלו לעצור באופן יעיל הפצת זיופים . עוד נטען, כי לא נלקחו בחשבון הוצאות ניכרות שכבר הוצאו לצורך ה גשת בקשה בינלאומית לפי פרוטוקול מדריד.
עוד נטען כי סירוב לרישום המקביל יגרום לכך שאותה רשות שרשמה הפטנטים והמדגמים המעניקים הגנה למברשת הנושאת את הסימן, מסרבת להעניק הגנה לסימן המסחר עצמו עבור א ותה מברשת וכי תוצאה זו אינה רצויה.
כן נטען , כי לא היה מקו ם להגיע למסקנות בהחלטה על בסיס הפסיקה שהובאה שם.
נטען כי כב' הפוסקת בהחלטה שניתנה לגבי "פיצה שמש" (בקשה לרישום סימן מסחר 246125, פורסם בנבו – 27.4.15) א יפשרה רישום מקביל בנסיבות כמעט זהות.

7. מישל מרסיה תומך בקבלת הערעור. זאת למרות שבא כוחו ציין כי בין קמפאלוק ובינו קיים הליך בוררות במסגרתו נדרש ביטול הסכם הפשרה מכוחו מבוקש הרישום המקביל.

8. המשיבה 1 טענה כי יש לדחות את הערעור וכי אין להתערב בהחלטה.
נטען, כי היעוד הכפול המונח ביסודו של כל חוק הבא להסדיר את הזכויות הנובעות מסימון טובין או בתי עסק, הוא כפול :
א) להגן על הפרט כנגד השגת גבול ע"י מתחריו שמא יטעו את הקהל ויכניסו לשוק סחורה מתוצרתם הם בנושאת "דגל" של בעל הסימן הידוע כך שהקהל יחשוב שהוא מקבל את הסחורה האמיתית.

ב) להטיל על הפרט העוסק בסחר או בתעשיה את החובה לבחור בסימן כזה לסימון סחורתו שלא יטעה את הקהל לגבי טיב הסחורה וסגולותיה ושלא יעורר רושם שאינו הולם את המציאות. במילים אחרות – על איש העסק לשמור על נאמנות לאמת", הן בפרסום עסקו והן בשמוש בסמליו.

נטען כי במקרה דנן לא התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות רישום מקביל של סימני מסחר דומים עד כדי להטעות. רשם סימני המסחר אינו מכריע בבקשות רק לפי שיקולים מסחריים של הצדדים אלא תפקידו להגן על זכויות הציבור.
במקרה דנן, לאור הראיות וניסיונה של כב' הפוסקת, ניתנה החלטה שלא להפעיל בנסיבות העניין את סמכות שיקול הדעת שניתנה לפי סעיף 30 לפקודה, בשל העובדה שקיים חשש ברור להטעיה ולא הוצגה כל ראיה ממנה ניתן ללמוד , כי הציבור מודע להבדלים בין קמפאלוק לבין מישל. ב"כ המשיבה ביקשה לאבחן בין המקרים שנ דונו בפסיקה שאוזכרה ע"י המערערת ובין ענייננו.

9. לאחר עיון בטענות הצדדים ושמיעת השלמת טיעוניהם הגעתי למסקנה ולפיה דין הערעור להתקבל מהנימוקים כדלקמן:
א) ב"כ המשיבה 1 מפנה להלכה הפסוקה לפיה:
"... כידוע אין זו דרכה של ערכאת הערעור להתערב בממצאי עובדה שנקבעו על ידי הערכאה הדיונית, ובענייננו על ידי רשם הפטנטים, אלא במקרים חריגים בהם נראה כי הממצאים העובדתיים אינם מעוגנים בחומר הראיות או כאשר נראה כי הגרסה העובדתית שאומצה אינה מתקבלת על הדעת... בענייננו המדובר כאמור בקביעה עובדתית ומקצועית של רשם הפטנטים אשר לו הכלים ובידיו המומחיות". (מתוך סעיף 70 לרע"א H. Lumdbeck נ' אוניפארם – 15/3/10).

אבהיר כבר עתה, אין בכוונתי להתערב בממצאים עובדתיים אליהם הגיעה כב' הפוסקת הנכבדה.
אני יוצאת מנקודת מוצא ולפיה הממצאים העובדתיים הם נכונים.

ב) סעיף 30 (א) לפקודת סימני המסחר קובע כדלקמן:
"ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם".

בית המשפט העליון דן בסוגיה זו בעניין תנובה, ונקבע שם , כי בהחלטות לפי סעיף 30 לפקודה , יש לשים לב לתום לב של כל צד באימוץ הסימן, וכן על הצורך להגן על ציבור הצרכנים מפני סימנים דומים העלולים לגרום להטעיה או לתחרות מסחרית בלתי הוגנת. (מתוך פסקה מ' לפסק דינו של כב' השופט רובינשטיין).
על פי סעיף 30 (א) לפקודה, יש לבחון "נסיבות מיוחדות".
בפסק הדין אליו היפנתה כב' הפוסקת בהחלטתה בעניין ביומטריקס, קיבלה כב' השופטת שיצר את פסיקת הפוסקת ולפיה קיים חשש להטעיה וזאת בנוגע למוצרים שעושים בהם שימוש רפואי – קרדיולוגי.
כב' השופטת שיצר שמה את הדגש בפסק דינה על כך שבשל דמיון רב בין הסימנים עלול אדם הדיוט, שאינו רופא, והוא נאלץ לרכוש באופן פרטי אביזרים קרדיולוגים, לרכוש מוצר של חברה אחת , בסוברו בטעות, בשל השם הדומה, כי הוא רוכש מוצר של חברה אחרת לאור המוניטין שצברה או המלצות ששמע עליה.
וכן נכתב שם בסעיף 12:
"...אין להתעלם איפוא מהאפשרות שהחברות תעשנה שימוש מטעה במוניטין, אחת של השנייה, כשכל אחת נהנית מכך, על חשבון חברות אחרות הפועלות בשוק. צירוף נסיבות כזה בתוספת האינטרס הציבורי במניעת הטעיה בתחום רפואי רגיש זה של קרדיולוגיה פולשנית, מטה את הכף לאי התערבות בהחלטת הרשמת. עוד יש לקחת בחשבון שהטכנולוגיות של מוצרים רפואיים, דוגמת סטנטים וצנטרים, מתפתחות במהירות רבה מאד. מוצרים וטכניקות משתנים, וסימן המסחר הרשום נשאר. גם בהנחה שהיום פוטנציאל ההטעיה אינו ברמת הסיכון המירבי, הרי שהתפתחות טכנולוגית כזו או אחרת, יכולה להביא למצב של הטעיה ברמה גבוהה ביותר.

התפתחות טכנולוגית יכולה לגרום בעתיד לחפיפה מסוימת בין המוצרים ולזליגה בין התחומים, והדמיון הרב בשם מגביר את החשש להטעיה".

הודגש שם , כי לעיתים מתבקשת החמרה לצורך הגנה על שלום הציבור ולא רק בשל אינטרסים כלכליים של הצדדים והספק של סיכון חיי אדם – הוא זה שהיטה את הכף לחומרה והוביל לפרשנות המחמירה.
כב' השופטת שיצר, שם, איבחנה בין המקרה שנדון בפניה ובין מקרים אחרים שלגביהם אושר רישום מקביל בתחום הביגוד, על מנת להדגיש, כי במקרה שנדון בפניה יש לשים דגש על כך שהמוצרים הם בתחום הרפואי "על השלכותיו הקריטיות ועל מאפייניו הטכנולוגים הדינאמים...".

ג) בעניין שמש קבעה כב' הפוסקת; כי המבחן העיקרי לרישום מקביל הוא תום הלב של הצדדים. (ראה סעיף 21 להחלטתה) ובנוגע לבחינת הנסיבות המיוחדות, הודגש כי אין צורך בהחמרה כמו בעניין ביומטריקס, שכן בעניין שמש כבר היה בפועל שימוש מקביל ולא היתה הטעיה.
במקרה דנן קבעה כב' הפוסקת כי לא הוכח שהצדדים פעלו בחוסר תום לב. כלומר יסוד תום הלב לא נשלל.

ד) נותר לבדוק אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות רישום המקביל.

אני סבורה, כי בעניינינו קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות קבלת הבקשה לרישום מקביל.

הפוסקת הנכבדה אכן לא כבולה להסכמות הצדדים וגם השיקול הכלכלי שבבסיס ההסכם בין הצדדים אינו צריך להכריע בעניין וב"כ המשיבה מודעת לנושא העלויות והטרחה הנגרמת מאי אישור הבקשה (ראה סעיף 30 לעיקרי הטיעון).
למרות זאת אני סבורה, כי במקרה שלנו יש לכבד את הסכמות שבין הצדדים שעל בסיסן הוגשו הבקשות לרישום מקביל וזאת בשל הצטברותם של מספר שיקולים.

במקרה דנן, במשך מספר שנים מ תבצע בפועל שיווק מקביל. זאת לעומת עניין ביומטריקס שבו נקבע ע"י הפוסקת, כי לא הוכח קיומו של שימוש מקביל בפועל. (ראה סעיף 8 לפסה"ד בעניין ביומטריקס).
זאת ועוד, במקרה דנן, עם כל הכבוד למוצר שהוא מברשת שיער, אשר שני הצדדים מייחסים לה ערך כלכלי מסחרי; אזי אין להתעלם מכך שבשימוש המקביל, אין סכנה לחיי אדם ככל שהרישום המקביל יאושר, אף לא ברמת החשש הנמוכה ביותר.
כב' הפוסקת לא קבעה כי קיימת הטעיה בקרב הציבור אלא כי לא הוכח העדר הטעיה .

אני סבורה, כי בנסיבות המיוחדות, ובהן שימוש מקביל מבוצע בפועל (ואף ימשיך להיות מבוצע גם ללא קבלת הבקשה, כפי שנטען בערעור) ומשאין חולק על כך, כי אי קבלת הבקשה תימנע מהמערערת וממישל להגן על זכויותיהם מפני צדדי ג', זאת שעה שרשם הפטנטים סבר, כי הסימן ראוי להגנה, ובשים לב לכך שהטיפול בבקשות הבינלאומיות יפגע משמעותית כתוצאה מדחיית הבקשה (ואין לזלזל בעלות הנדרשת מהכנת בקשות חדשות) , אני סבורה כי מכלול הנסיבות, מצדיק שימוש בשיקול הדעת המס ור לפי סעיף 30 (א) לפקודה והיה מקום לאפשר רישום מקביל.

10. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, דין הערעור להתקבל ויש לאשר הרישום המקביל.

ב) כיוון שעסקינן בעניין שהוא מסור לשיקול דעת לפי סעיף 30 (א) לפקודה, ולאחר שבחנתי את מכלול הנסיבות, לא מצאתי לנכון לפסוק הוצאות בערעור.

ג) הערבון אשר הופקד על ידי המערערת יוחזר לה באמצעות בא כוחה.

ד) המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ד' כסלו תשע"ז, 04 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.