בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים עש"א 35620-02-16

בפני
כבוד ה שופטת ענת זינגר

המערערת

Al-Shuraka Alwataneya Lisenat Al-Alamenyon, Walprofilat (National Aluminum& Profile Co.)
חברה זרה מהרשות הפלסטינית.

נגד

המשיבה
אקסטל בע"מ ח.פ. 511309387

המערערת - ע"י ב"כ עוה"ד א. אורדו ו/או א. שאולסקי ואח'
המשיבה - ע"י ב"כ עוה"ד ד. גילת ו/או א. גונן ו/או ל. גלסמן ואח'

פסק דין

בפניי שני ערעורים על החלטה של כבוד הפוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הגב' ז'קלין ברכה ( להלן: "הפוסקת"), מיום 24.1.2016.

במסגרת אותה החלטה התקבלה התנגדות חב' אקסטל בע"מ ( היא המשיבה בעש"א 35620-02-16, להלן: "המשיבה"), לבקשת חב'Al-Shuraka Alwataneya Lisenat Al-Alamenyon, Walprofilat National Aluminum& Profile Co ( היא המערערת בעש"א 35620-02-16, להלן: "המערערת") לרשום ע"ש האחרונה סימן מסחר מספר 240139.

נקבע כי אין מקום לרישום הסימן לבקשת המערערת, לנוכח הוראת סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר [ נוסח חדש] התשל"ב - 1972 ( להלן:" הפקודה"). בד בבד גם נקבע, מעבר לדרוש, כי למרות המוניטין של סימן המשיבה, אין הוא מגיע לכדי " סימן מסחר מוכר היטב" (כמשמעו באותה פקודה) ולכן אין סיבה לדחיית סימן המסחר המבוקש, גם על בסיס החלופה שבסעיף 11(13) לאותה פקודה. עוד נפסקו הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪, כולל מע"מ.

במסגרת הערעור הראשון, עש"א 35620-02-16 - מבקשת המערערת לבטל את ההחלטה הדוחה את בקשתה לרישום סימן, לדחות את ההתנגדות המשיבה, ולהורות על רישום הסימן המבוקש. עוד התבקש בהמ"ש להשית על המשיבה את הוצאות המערערת בהליכים.

בנפרד הוגש ערעור גם מטעם המשיבה בערעור הראשון וזה סומן עש"א 13547-04-16 ( זה יקרא להלן: "הערעור שכנגד") במסגרת ערעור זה - ביקשה המשיבה ( בכובעה כמערערת כאן), להפוך את החלטת הפוסקת בחלק בו נקבע כי אין לקבל את ההתנגדות גם על בסיס החלופה הקבועה בסעיף 11(13) לפקודה. עוד ביקשה להתערב בהחלטת הפוסקת ולפסוק לטובתה הוצאות ושכר טרחת עורכי דין ריאליים.

בהחלטתי מיום 13.4.16 נקבע כי שני הערעורים ישמעו יחדיו.
לשם הנוחות יכונו כאמור הצדדים להלן " המערערת" ו"המשיבה", בהתאם להליך הראשון שהוגש וזאת - ביחס להליך בפני הפוסקת שם כונו " המבקשת" ו"המתנגדת", בהתאמה,
וכן ביחס לערעור שכנגד אשר בו המשיבה היא כאמור המערערת.
כפי שיובהר להלן לא מצאתי מקום לקבל את שני הערעורים ולפיכך החלטת הפוסקת תיוותר על כנה.
רקע -
המערערת והמשיבה הן חברות העוסקות, בין היתר, בייצור פרופילים העשויים אלומיניום. פרופילי אלומיניום מסומנים על ידי היצרנים לאור התקינה הנדרשת על ידי מכון התקנים. מטרת הסימון הינה זיהוי יצרן הפרופיל והוא נעשה בדרך כלל באמצעות חריצים או בליטות לכל אורך הפרופיל, באופן שלא יהא בו כדי להפריע לתפקידו הפונקציונלי של הפרופיל. לא ניתן להסתפק בסימון בודד במרחקים קבועים, שכן חיתוך הפרופיל אינו מבטיח כי הסימן יוותר על המוצר לאחר החיתוך. לכן מקובל להטביע את הסימן לכל אורך הפרופיל.

המערערת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר מס' 240139. הבקשה הוגשה ביום 25.8.2011 בגין " פרופילים העשויים מאלומיניום; הכול כלול בסוג 6" (להלן: "הסימן המבוקש"). הסימן המבוקש נראה כך:

ביום 6.9.11 התבקשה על ידה בחינת הסימן על אתר. נטען שיש צורך בבחינה בשל דרישות חדשות של מכון התקנים הישראלי המחייבות יצרנים לרשום סימן מסחר על מנת לשווק תוצרתם בישראל. לאחר שמחלקת סימני המסחר העלתה ליקויים בבקשה, ביקשה המערערת ביום 31.5.12 להשמיע טענותיה בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ( להלן: "הרשם"). במהלך דיון שנערך החליט הרשם לקבל את הסימן המבוקש לרישום, אך בכפוף להוספת הודעה אשר תבהיר את מהות הסימן. למטרה זו התווספה ההערה הבאה ביחס לסימן המבוקש: "סימן זה מתייחס למשטח הכולל חריץ אורכי במפתח של 120 מעלות על גבי המשטחים הלא משמעותיים של הפרופיל".
הסימן התקבל ופורסם להתנגדויות הציבור ביום 28.11.2012.
המשיבה התנגדה לבקשה. התנגדותה הוגשה אל הפוסקת ביום 27.2.2013 והייתה במספר עילות. ראשית, נטען כי הסימן המבוקש חסר אופי מבחין כנדרש בסעיף 8( א) לפקודה
שנית, נאמר כי הסימן דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר המוכר היטב של המתנגדת - המשיבה לגבי טובין שהינם מאותו הגדר ולכן אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיף 11(13) לפקודה. שלישית, נטען כי רישומו של הסימן עלול לפגוע בתקנת הציבור ובמוסר ועל כן פסול לרישום על פי הוראות סעיף 11(5) לפקודה;
עוד נטען כי ברישומו של הסימן יהיה כדי לעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר, הוא כולל ציון מקור כוזב ועלול להטעות את ציבור הצרכנים; נטען עוד כי יהיה ברישומו של הסימן כדי לאפשר דילול מוניטין של המשיבה באופן שהמערערת תיבנה ממנו ועל כן הסימן אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיף 11(6) לפקודה.
המשיבה טענה כי היא הוקמה בשנת 1988 והתמחותה הינה בפיתוח, בייצור, בעיצוב, בשיווק ובייצוא של פרופילי אלומיניום איכותיים. חלק מתוצרתה מיועד לייצוא והיא פעילה בזירה הבינלאומית וכן בפרויקטים רחבי היקף בשוק המקומי. נטען כי היא השקיעה רבות בפיתוח קווי ייצור מתקדמים, מחסן אוטומטי ומפעל צבע באבקה. בשנת 2005 רכשה המשיבה את המוניטין ואת הקניין הרוחני של חברת מיפרומאל. בהתבסס על האמור ומחזור מכירות לשנים 2012-2011 שנאמד במאה מיליון ₪, טענה המשיבה לצבירת מוניטין רחב היקף בישראל.

בשנת 1998 רשמה המשיבה סימן מסחר מס' 121163 בסוג 6 הנראה כך:

ביום 21.1.2006 נמחק הסימן - בשל אי תשלום אגרת חידוש.
המשיבה הגישה בקשה חדשה לרישום הסימן ביום 24.8.2011.
בהמשך, לאור הערות מחלקת סימני מסחר, פוצלה הבקשה לשתי בקשות נפרדות שמספריהן 253416 ו-240117, בקשר לכ"א מחלקי הסימן שתמונתו הובאה לעיל.
בחינת בקשות אלה הושהתה עד להכרעת הפוסקת.
המשיבה טענה כי יש לרשום על שמה את סימן הפס האחד על גבי הפרופיל, אשר כאמור פוצל לשניים. פס אחד - של בליטה ופס שני - של שקע. לטענתה, "סימן הפס האחד" הפך ברבות השנים לסימן מסחר מוכר היטב, כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה, המקושר עם מוצריה ומזוהה עמה נוכח השקעתה הרבה בפרסום. המשיבה טענה בפני הפוסקת כי הסימן המבוקש דומה עד כדי הטעיה לסימן הפס האחד. זאת נוכח העובדה ששני הסימנים נועדו לסימון פרופילי אלומיניום, באמצעות חריץ בעל חתך משולש הנמשך לכל אורך הפרופיל. עוד נטען כי הטובין, ערוצי השיווק וקהל היעד של שני הצדדים זהים. סימן הפס האחד מזוהה עם המשיבה על ידי רשויות התקינה ולכן רישומו של הסימן המבוקש ע"ש המערערת יעמוד בניגוד לתקנת הציבור. נאמר כי מוצרי המשיבה עומדים בתקן הישראלי הרשמי בתחום לייצור וגימור פרופילים ארכיטקטוניים בכללותו ( תקן 4402) וכן כי היא הוסמכה לתקנים בינלאומיים TS 16949- ISO 9001 U. נטען כי הבקשה לרישום הסימן המבוקש הוגשה ע"י המערערת בחוסר תום לב, בין היתר, נוכח מועד ההגשה. דהיינו - במהלך התקופה שבין פקיעת תוקפו של סימנה הרשום של המערערת, לבין מועד הגשת הבקשה החדשה לרישומו.
המערערת השיבה לטענות והכחישה את מרביתן. עם זאת הודתה כי שני הצדדים פונים אל אותו קהל היעד בעת שיווק המוצרים בישראל. באשר לטענות בדבר אי כשירות הסימן המבוקש לרישום, טענה כי היא יצרה את הסימן המבוקש ומוצריה הנושאים אותו, משווקים עוד משנת 1996 ונמכרים בישראל שנים רבות. לטענתה נצבר לה מוניטין רחב ועצמאי. עוד נאמר כי סימנה הקודם של המשיבה, מספר 121163, אינו לבליטה או חריץ ולא היה בו להעניק הגנה על סימון חריץ בפרופיל אלומיניום. ככל שהיה בסימן להעניק למשיבה הגנה, הרי שזה נזנח על ידיה. לבסוף נאמר כי מפרסומי המשיבה למוצריה עולה כי אלה מסומנים רק בבליטה לאורך הפרופיל ולא בחריץ.

עיקרי הכרעת הפוסקת -
בפני הפוסקת הונחו ראיות מטעם שני הצדדים;
כך מטעם המשיבה הוגשו - שני תצהירים של מר אילן גור, מנהל מכירות ושיווק לשוק המקומי, שני תצהירים של מר דרור יתים, מנהל המחלקה הטכנית של המשיבה המועסק בה עוד משנת 2001, תצהיר של מר יוסי הברמן, סמנכ"ל הכספים שלה, תצהירים של שני חוקרים פרטיים עובדי חברת ויצמן יער חקירות ( מר מתן טל ומר אייל חמודות), ביחד עם הקלטות של החקירות ותמליליהן, תצהירים של שלושה בעלי עסקים בתחום האלומיניום (ה"ה שאשא צדוק, אפרים טואסי ועידו זנזורי), אשר העידו כי המשיבה היא החברה היחידה בארץ העושה שימוש בסימן המורכב מחריץ או מבליטה. הם גם הצהירו כי למיטב ידיעתם, ציבור הסוחרים והעוסקים בתחום האלומיניום מזהים את הסחורה הנושאת את סימן החריץ האחד או הבליטה - כסחורה שמקורה במשיבה וכל סימון דומה של פס אחד - מטעה את הציבור ( תצהיר נוסף שהוגש נמחק).
מנגד מטעם המערערת הוגשו - שמונה תצהירים אשר העיקרי שבהם הוא של מר עבד אלטיף, האחראי על השוק הישראלי במבקשת ומכהן בתפקיד מאז 13.10.2013. כן הוגשו תצהירי ה"ה איציק חממה, מנשה בן משה, נהאד מסארוי, עלא ג'והג'ה, רג'אי ג'באר, נזיה אלחטיב ומחמד אבו דיאב. עניינם של תצהירים אלה, באופן הזיהוי של מוצרי הצדדים בשוק. מבין הנ"ל לא נחקרו איציק חממה וג'אבר.
עדי הצדדים נחקרו בשני מועדים נפרדים.

הפוסקת מצאה כי הטענה שהסימן המבוקש חסר אופי מבחין כמצוות סעיף 8( א) לפקודה, נזנחה בסיכומים;
מכל מקום היא ציינה כי פרופילים של אלומיניום מסומנים על ידי היצרנים, לאור התקינה הנדרשת על ידי מכון התקנים. מטרת הסימון היא זיהוי יצרן הפרופיל והדבר נעשה בדרך כלל באמצעות חריצים או בליטות לכל אורך הפרופיל כדי לא להפריע לתפקוד הפונקציונלי שלו. כאמור, לנוכח היות הפרופילים מיוצרים באורך רב ואז נחתכים באורך הרצוי, אין די בסימון בקצה הפרופיל, או במרווחים קבועים. מכון התקנים מנהל רישום של סימוני הפרופילים הנמכרים בישראל, אך מורה ליצרנים וליבואנים להגיש גם בקשות לרישום הסימנים כסימני מסחר. האמור הינו בהמשך לפרסום אכרזת התקנים ( תקנים רשמיים) התשע"א - 2011, בה ניתן בין השאר מעמד רשמי לסעיף 2.2.1 בתקן ישראלי 4402, בדבר אופן סימון הפרופיל ( ר' ציטוט בסעיף 22 להחלטה נשוא הערעורים). הפוסקת מציינת כי ברי, שקיומה של חובה לסמן פרופילים, הנובעת מן התקן הישראלי, אינה מחייבת את רשם סימני המסחר לרשום את הסימון, באותם מקרים בהם הוא סבור כי אין בסימן אופי מבחין אינהרנטי או מנימוק אחר, כגון דמיון מטעה בינו ובין סימנים אחרים. לאחר התייחסות נוספת לסימני מסחר שהינם דמות של פרופיל ולסימונים מאושרים אחרים על גבי פרופילי אלומיניום ( ר' סעיפים 28-25 להחלטה), נקבע כי אין מחלוקת בשאלת אופיו המבחין והאינהרנטי של הסימן המבוקש על ידי המערערת ואין מחלוקת שהוא נועד לסמן את הפרופילים שלה ולהבדיל אותם מהפרופילים של מתחריה. ממילא התמקדה ההכרעה בשאלת הדמיון המטעה בין סימני הצדדים ובשאלת התחרות הבלתי הוגנת שעלול ליצור רישום הסימן המבוקש.

הפוסקת קיבלה את הטענה שאין לרשום את הסימן, לנוכח הוראת סעיף 11(6) לפקודה;
המשיבה טענה כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בהיותו דומה עד כדי הטעיה לסימן הפס האחד בו היא עושה שימוש ובניגוד להוראות סעיף 11(6) לפקודה.
אותו סעיף קובע כי לא כשר לרישום: "סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר;.."
תוך הפנייה להכרעות קודמות של פוסקים נאמר כי שלושה הם המרכיבים של העילה לפי אותו סעיף-
א. המוניטין של הטוען לסכנת הטעיה,
ב. הדמיון המטעה בין הסימנים,
ג. חוסר תום לב בבחירת הסימן.
(ר' הפניות בסעיף 33 להכרעה).
לעניין מבחני הדמיון נקבע כי אלו דומים למבחנים המיושמים בעילה לפי סעיף 11(9) לפקודה ( ע"א 10959/05 Tea Board, India נ. Delta Lingerie S.A.OF Cachan, מיום 7.12.2006). עם זאת, כאשר נטען כי סכנת הטעיה של הציבור מרחפת מעל רישומו של הסימן המבוקש, בשל סימן אחר שלא נרשם, יש להוכיח מוניטין רב באותו סימן " ותיק".
המשיבה טענה כי אין להבחין בין סימן החריץ לסימן הבליטה, שכן הציבור מזהה את תוצרתה לפי סימן " הפס האחד", ללא הבחנה כאמור. לפיכך, גם בהעדר שימוש בסימן החריץ, יש למנוע את רישום הסימן המבוקש. מנגד, טענה המערערת כי המשיבה לא משתמשת עוד בסימן החריץ ולכן אין לה מוניטין בסימן זה. עוד נטען כי הקהל מבחין בין סימן החריץ, בו משתמשת המשיבה, לבין סימן הבליטה של המערערת.

הפוסקת הכריעה עובדתית כי מראיות המשיבה עולה שהינה חברה מוכרת מאוד בשוק הישראלי והיא מייצרת ומשווקת פרופילים בישראל למעלה מ- 26 שנה. היקף מכירותיה עולה באופן משמעותי על היקף המכירות של המערערת. לטענת המשיבה שלא נסתרה היא גם מחזיקה בכ- 20% משוק הפרופילים בישראל אף שאינה היצרנית הגדולה ביותר בישראל. הנ"ל גם רכשה כאמור את חברת מיפורמאל תעשיות ירושלים בע"מ בשנת 2005 ומדובר בחברה אשר אף היא הייתה מובילה בתחום זה. הפוסקת קבעה כי המשיבה השכילה להוכיח שסימן הפס האחד מזוהה בציבור הרלוונטי כמסמן את תוצרתה, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פיניציה בע"מ נ. Les Verries de Saint Gobain, מה(3) 224 (1991). המשיבה פעלה לרישום סימני החריץ והבליטה במאוחד ללא הבחנה. הדבר עולה מהבקשה לרישום סימן מסחר 121163, שם צוין בטופס הבקשה כי הסימן הוא ב-"סימן זיהוי קו אחד על דופן הפרופיל". כמו כן, במכתב מכון התקנים מיום 26.8.1998 שצורף לתיק הבחינה של סימן מסחר 121163 אישר המכון כי פרופילי האלומיניום של המשיבה מסומנים ב"קו אחד לאורך הפרופיל". אותה מסקנה עולה אף מן הרישום במכון התקנים. שם מצוין הסימון על גבי הפרופיל כשקע וכבליטה זה לצד זה ואולם מופיעים הכיתובים הבאים מתחת לשרטוטים " סימן זיהוי בליטה", "סימן זיהוי שקע", במקומות המתאימים.
בשנת 2011, לאחר שהרישום נמחק בשל אי חידושו ביום 21.1.2006, הגישה המשיבה בקשה לרישום הסימן מחדש. גם בעת הזו ביקשה לרשום את סימן החריץ והבליטה כסימן אחד אך הבקשה פוצלה לשתי בקשות לגבי שני סימנים נפרדים, מחמת הערות מחלקת סימני המסחר. נקבע בהחלטה כי המשיבה משתמשת בסימנה משנות ה-90, הכול תוך הפניה לראיות שהוצגו באשר לכך ( ר' כלל המפורט בסעיפים 47-42 להחלטה).

הפוסקת אישרה את טענת המערערת לפיה מרבית הפרופילים שהציגה המשיבה סומנו בבליטה ורק מיעוטם בחריץ. עם זאת, סברה כי הציבור הרלוונטי ( אשר היא קבעה שהוא - מחסנאים, סוחרים, סיטונאים) - לא מבחין בין שני הסימונים ומייחס את שניהם למשיבה. בהקשר זה קיבלה הפוסקת את הטענה כי קיים קושי להבחין בין סימן החריץ וסימן הבליטה ולעיתים דורש הדבר חקירה ובדיקה. הפוסקת הפנתה לא רק לראיות שהציגה בהקשר זה המשיבה, אלא גם לקושי בו נתקל מר אלטיף ועדים נוספים מטעם המערערת - לזהות בעת חקירתם את מקור הפרופילים לפי הסימנים עליהם ( ר' סעיפים 53-48 להחלטה).

צוין כי עולה מהראיות שעל אף מחיקת סימן המשיבה מחמת אי תשלום אגרה, היא המשיכה לעשות שימוש בסימן הפס האחד. הבקשה לרישומו של הסימן שנמחק בשנת 2006 הוגשה ביום 24.8.2011 כלומר יום אחד בלבד לפני הבקשה לרישום הסימן המבוקש ע"י המערערת. המשיבה הביעה השגותיה בדבר השימוש שעושה המערערת בסימן הפס האחד וזאת כאשר הדבר נודע לה ( ר' הפניה לראיות בסעיף 55 להחלטה). בין הראיות אליהם מפנה הפוסקת היא מציינת גם שהמשיבה ביקרה באמצעות חוקרים פרטיים בשמונה בתי עסק העוסקים בשיווק פרופילים ואף שברי כי החוקרים פעלו מטעם צד מסוים, היא לא התרשמה כי אלו ניסו להסתיר מידע באופן מכוון. באותם בתי עסק בהם ביקרו החוקרים - לא הוזכרה המערערת וסימנה למרות שהיו מקרים בהם נחקרים הזכירו חברות פרופילים אחרות. נקבע כי הדבר מעיד על מידת הכירות השוק עם סימן המערערת. חרף הערות נוספות באשר לדרך הילוך החוקרים, קבעה הפוסקת כי המסקנה מהחקירות הינה שהשוק מכיר את סימן המשיבה וכי העובדים אינם מתמקדים בצורת הפס. העדר האבחנה בין השקעים והבליטות - עלה אפוא גם מחקירה זו.

על בסיס מכלול חומר הראיות שעמד בפניה קבעה הפוסקת כי המשיבה הוכיחה את המוניטין הרב שרכשה בסימן הפס האחד - הן בסימן הבליטה והן בסימן השקע ( החריץ), ולכן פנתה לבחינת תום ליבה של המערערת.
בהתייחס לסוגיה זו נאמר כי המערערת טענה שהיא משתמשת בסימן של חריץ אחד על גבי הפרופילים במפתח של 120 מעלות כבר משנת 1996, אך קיימים פרופילים מתוצרתה המסומנים אחרת. מכל מקום, אף אם היה שימוש בסימן המבוקש, הרי שהוא נרשם במכון התקנים כסימנה של המערערת רק בשנת 2013, עת כבר ידעה זו על טענותיה של המשיבה לעניין הסימן. כמו כן - נוכח סמיכות המועדים בין הגשת הבקשה לרישום סימן המערערת לבין זו של המשיבה ( יום אחד) והצירוף של בקשה לבחון את בקשת המערערת על אתר, העידו לטעמה שלפחות בשנת 2011 ידעה המערערת על השימוש הנטען של המשיבה בסימניה. ועוד; גם הפערים בין נתחי השוק של שתי החברות, בהפרש ברור לטובת המשיבה, יש בהם כדי לעורר ספק באשר לטוהר כוונותיה של המערערת. צוין כי הסיבות לבחירת הסימן על ידי המערערת נותרו עמומות, אך חקירה ודרישה בכך מתייתרות לאור העובדה שברור כעת שיהיה ברישומו של הסימן כדי להטעות. הודגש כי נקבע בהלכת קרדי ( ר' ע"א 6181/96, נ"ב(3) 276 (1998) שתום הלב נבחן במבחן אובייקטיבי.

בסופו של הדיון בחלק זה נקבע כי המשיבה הוכיחה מוניטין רב בסימן הפס האחד, דמיון מטעה בין סימני הצדדים וכי נסיבות בחירת הסימן המבוקש אינן מנותקות מהמוניטין הרב של המשיבה בסימנה. לפיכך נקבע שסימן המערערת - אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיף 11(6) לפקודה.
צוין עוד כי הנטל להוכיח את כשירות הסימן מוטל על מבקש הרישום גם בהליך ההתנגדות.

הפוסקת בחרה להוסיף ולהעיר כי אין מקום לדחות בקשת המערערת על בסיס הוראת סעיף 11(13) לפקודה, שכן סימן המשיבה אינו סימן מוכר היטב;
הפוסקת ציינה כי מאחר וקיבלה את ההתנגדות על בסיס סעיף, 11(6) מתייתר למעשה הצורך לדון בדחיית הבקשה על בסיס סעיף 11(13). היא בחרה בכל זאת להוסיף כי אין היא סבורה שהמשיבה הוכיחה כי סימנה כה מפורסם עד שהוא יכול ליהנות מהגנת הסימן המוכר היטב.

סעיף 1 לפקודה מגדיר " סימן מסחר מוכר היטב" כדלקמן;
"סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לעניין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק;"

סעיף 11(13), אשר היווה את אחת החלופות על בסיסן טענה המשיבה כי אין לקבל את סימן המערערת, קובע כי לא כשר לרישום: "סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לעניין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר".

מבחני העזר לבחינת מעמדו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל, פורטו בהחלטת הפוסק בעניין PENTAX מיום 3.9.2003 ( ור' הפניה בפסקה 67 להחלטה). מבחני העזר הם - מידת ההכרה של הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש בסימן; היקפי מכירות ועומק החדירה לשוק; היקף ומשך הפרסום של הסימן; המידה בה הסימן מוכר, נעשה בו שימוש, פרסום, רישום ואכיפה; מידית הייחודיות של הסימן; אופי ומידת השימוש בסימן או בסימן דומה על ידי צדדים שלישיים; אופי הסחורות או השירותים; וצינורות השיווק והדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות מידה גבוה של רכישת אופי מבחין תסייע בהוכחת מוניטין יותר מאשר אופי מבחין אינהרנטי ( ר' גם ע"א 9191/03 V&S Vin Spirt Aktiebolag נ. אבסולוט שוז בע"מ, מיום 19.7.2004).

על אף שהובאה עדות לפיה היקפי ההשקעה בפרסום מטעם המשיבה בשנים 2012-2008 נעו בין 534 ל- 2,781 אלפי שקלים והיקפי המכירות באותן שנים - עמדו על כ 9,000 אלפי ק"ג בשנה, סברה הפוסקת כי אין מדובר בסימן מסחר מוכר היטב.
נקבע כי למרות שעולה מהראיות כי המשיבה ומוצריה מוכרים בקרב קהל הלקוחות הרלוונטי וכן מוכר סימן הפס האחד, הרי שמידת הייחודיות שבו אינה רבה. מדובר בתחום עם אפשרויות סימון מוגבלות טכנית, בשל שטח הפרופיל וסוג החריטה האפשרי. עצם קיומו של סימן כלשהו אינו ייחודי בהכרח. יתר על כן, נוכח השימוש בערבוביה של סימן הבליטה לצד סימן החריץ, כשמרבית השימוש הוא בסימן הבליטה, קשה לייחס לסימן הפס האחד מוניטין רבים עד כדי הכתרתו כסימן מוכר היטב. זאת ועוד, נאמר כי נתח השוק של המשיבה מסתכם ב-20% משוק הפרופילים בישראל ולעמדת הפוסקת זה אינו מספק לצורך הגדרת הסימן כמוכר היטב. הפוסקת ציינה עם זאת כי על אף " שעולה ספק" (ר' סעיף 71 להחלטה) אם מדובר בסימן מוכר היטב, מכל מקום ניכר כי סימני המשיבה רכשו מוניטין רב בשוק הרלוונטי, באופן בו לו היה נרשם הסימן המבוקש, החשש להטעיה ולתחרות בלתי הוגנת לא היה נמנע.

עוד העירה הפוסקת כי אין מקום לפסילת הבקשה מחמת החלופה שבסעיף 11(5) לפקודה;
הפוסקת ציינה כי בהמשך לקביעתה שהסימן המבוקש אינו כשיר לרישום, נוכח הוראות סעיף 11(6), מתייתר גם הדיון בכשירותו שלפי סעיף 11(5). עם זאת, הוער כי אותה עילת פסלות שמורה לאותם מקרים בהם מתקיימת פגיעה בציבור הרחב או בערכי יסוד של החברה. פסילת בקשה על בסיס חלופה זו, לא תיעשה בנקל.

סיכום ההכרעה;
לבסוף, קבעה הפוסקת כי ההתנגדות מתקבלת אך יש להמעיט בפסיקת הוצאות המשיבה. זאת מכיוון שזו לא הקפידה על רישום הולם של סימניה באופן שיובהר טיבם ולא הקפידה על תשלום אגרות החידוש בגין הסימנים. ייתכן כי רישום הסימנים היה מונע את הצורך בהגשת ההליך וברור כי העדר הרישום גרם לכך שהליך ההתנגדות יהיה מורכב במיוחד, לאור הצורך בהבאת ראיות להוכחת המוניטין בסימן וחוסר תום הלב של מבקשת הרישום. הוער כי חברה הרואה את עצמה מובילה בשוק, ראוי שתקפיד על רישום זכויותיה וזאת למנת להבטיח כי הציבור לא יוטעה מרישומים של צדדים שלישיים. ההערה הינה גם ביחס לרישום במכון התקנים, אשר הפוסקת סברה שאף הוא אינו ברור במידה שיכול היה להיות, לו היו נרשמים הסימנים בנפרד. עוד נלקחה בחשבון בפסיקת ההוצאות התנהלות הצדדים בהליך, לרבות בבקשות ביניים, בחקירות נגדיות והתערבות בהן. בהמשך לאמור נפסקו כאמור לעיל למשיבה הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך 5,000 ₪ כולל מע"מ, אשר אם לא ישולמו בתוך 30 יום יישאו ריבית והצמדה.

תמצית טענות המערערת:
הטענה העיקרית שמעלה המערערת הינה כי מקום בו נקבע שסימן המשיבה אינו מהווה סימן מוכר היטב, באופן שלא מתקיימת החלופה אשר בסעיף 11(13), אזי אין מקום גם לתחולת סעיף 11(6). לטענתה, עת עסקינן בטענה לדמיון או חשש הטעייה, ביחס לסימן אחר שאינו רשום, תנאי בלעדיו אין לקביעה שאין לרשום את הסימן המבוקש - הינה שהסימן האחר, בעטיו הוגשה ההתנגדות, מגיע עד לדרגה של סימן מוכר היטב. הרשמת קבעה כי לסימן המשיבה מוניטין רב ובכך התיימרה לקבוע דרגת מוניטין נמוכה יותר, אשר לגישת המערערת אינה מתקיימת. נטען כי מעת שהתווספה לפקודה הוראת סעיף 11(13), אין עוד תחולה להוראת סעיף 11(6), אלא כאשר הסימן שמבוקש לרישום, עלול להטעות את הציבור ביחס לסגולות הטובין הנושאים את הסימן. טענה שכזו כלל לא נטענה כאן. נטען כי קביעה שלא מתקיימת חלופת סעיף 11(13), אך בו זמנית מתקיימת החלופה שבסעיף 11(6) - מהווה טעות משפטית, סותרת הכרעות משפטיות ואף סותרת החלטות קודמות של אותה פוסקת. אם בכלל מתקיימת החלופה של סעיף 11(6) ביחס לסימן קודם לא רשום, הדבר מחייב כי ידובר בסימן מוכר היטב. נטען כי אף בטרם התווספה החלופה אשר בסעיף 11(13) לפקודה, נעשה שימוש בחלופה אשר בסעיף 11(6) רק במקרים נדירים, בהם הסימן הנגדי היה מוכר היטב. עת נקבע כי סימן הפס האחד אינו סימן מוכר היטב היה לטענתה אפוא מקום לדחות את ההתנגדות.

בנוסף מעלה המערערת שלל טענות כנגד קביעות עובדתיות אשר בהחלטה. כך נטען כי היה מקום להפריד בין סימן הבליטה וסימן החריץ ולא להסיק מהאחד ביחס לשני. נטען כי באשר לאחרון המשיבה כמעט וזנחה את השימוש בו. ככל שנעשה בו שימוש היה הדבר לצרכים פונקציונליים. ניתן ללמוד על כך גם מהעובדה שהמשיבה נעתרה מידית וללא הסתייגות, לדרישת מחלקת סימני המסחר להגיש בקשות נפרדות לשני הנ"ל. בהקשר זה מפנה המערערת לטעויות שנפלו לטעמה בהנמקות הפוסקת לקביעתה בדבר התקיימות סימן הפס האחד, ללא אבחנה בין שני הסימנים הנ"ל ( ר' סעיפים 13-12 לעיקרי הטיעון מטעם המערערת). נטען, בין השאר, כי לא די בכך שבלוח שנה, או קטלוג ננקטו ע"י המשיבה המילים פס אחד, כדי להגיע למסקנה שזה כולל הן פס של חריץ והן פס של בליטה. עוד נטען כי הקביעה שקיים קושי להבחין בין סימן החריץ וסימן הבליטה, היא שגויה ובכל מקרה לא די בה לקביעת חשש להטעיה. המערערת מפנה לכך שהבדלי הסימון בתחום הפרופילים הינם קטנים והאפשרויות ממילא מוגבלות ( ר' סעיף 14 לעיקרי הטיעון הפנייה לסימון חברות אחרות). נטען כי על רקע הבדלי הסימון בתחום זה, אשר הינם קטנים ממילא, אזי קביעה שיש הטעיה בין חריץ ובליטה, בעוד לכאורה אין הטעייה בין סימונים שונים של חריצים, או סימנים שונים של בליטות, אינה יכולה להתקבל. מדובר בסימנים קטנים אשר כדי להבדיל בניהם ממילא נדרשת בדיקה מדוקדקת יחסית, אשר אנשי מקצוע בתחום מורגלים בה, באופן שלא עולה חשש להטעיה. תוך הפניה לראיות אלה ואחרות נטען כי שגתה הפוסקת בניתוח הראיות וכן התעלמה מראיות אחרות ו/או העדרן של ראיות נדרשות.
נטען כי אפילו נלך לגישת הפוסקת, מכל מקום המשיבה לא הוכיחה אף מוניטין רב או בכלל מוניטין וזאת בין בסימן הפס האחד ובוודאי שבסימן החריץ. גם ביחס לטענה זו, מפנה המערערת לראיות שונות ולניתוחן המוטעה - לדידה. נטען כי עלה מהראיות מיעוט השימוש בסימן החריץ.

המערערת מעלה גם שלל טענות מדוע שגתה לטעמה הפוסקת בחלק של ההחלטה הנוגע לתום הלב; ראשית - נטען כי נפלו שגיאות בעצם הקביעה שקיים חוסר תום לב מצד המערערת ( ראה פירוט הטענות בפרק ו1 להודעת הערעור - שם יש התייחסות, בין השאר, למועד בו החלה המערערת לטענתה את השימוש בסימן וכן מועדי הפניות השונות ביחס אליו, בין למכון התקנים ובין לרשם סימני המסחר. הכול בשים לב לטענות המשיבה והמועד בו עלו אותן טענות). שנית - נטען כי מכל מקום היה צורך לבדוק גם את תום הלב של המשיבה ולערוך איזון בין הנ"ל והעדר בדיקה זו עולה כדי טעות משפטית בולטת נוספת. נטען כי לו היה נערך אותו איזון היה מקום לקבוע שחוסר תו"ל המשיבה עולה על כל טענה ביחס לתו"ל המערערת.

נטען עוד כי המערערת עמדה בנטל להוכיח את כשירות הסימן המבוקש לרישום, כאשר יש נסיבות בהן יוטל נטל ראיה נכבד על המתנגד. נטען כי במקרה דנן הנטל להוכיח את המוניטין המוכחש בסימן החריץ הנטען, או סימן הפס האחד - מוטל במלואו על המשיבה וכך גם ביחס ליתר טענותיה והיא לא עמדה בנטל זה. אעיר כי בעוד החלטת הפוסקת מחזיקה כ 15 עמודים, הרי שכתב הערעור מגיע כמעט ל- 30 עמודים ולעיל הובאו אפוא עיקרי הדברים. עוד אעיר כי בעת הדיון בערעור ביום 30.10.16, העלתה המערערת אף טענות נוספות וחדשות אשר לא נכללו בהודעת הערעור. ב"כ המשיבה התנגדה לכך ואכן אין מקום להידרש לטענות שהועלו במועד מאוחר זה.

תמצית טענות המשיבה:
המשיבה מנגד מפנה לכך שמרבית טענות המערערת הינן כנגד ממצאים עובדתיים של הפוסקת, בעוד אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בקביעות ממין זה. נטען כי הדברים יפים במיוחד עת עסקינן בקביעות מטעם הרשם אשר לו הכלים המקצועיים והמומחיות. נטען כי במקרה דנן אף הוגשו ראיות רבות ולא ניתן להפריז בחשיבות ההתרשמות הישירה מהן ע"י הפוסקת. בין השאר, מפנה המשיבה לסתירות בין עדי המערערת, מחסור בראיותיה והעדר התמודדות עם ממצאי החקירות שביצעה המשיבה בשוק.

באשר לאפשרות השימוש בחלופה אשר בסעיף 11(6) לפקודה, נטען כי מדובר בסעיף סל הנותן ביטוי לרעיון הבסיסי של מניעת סכנה להטעיית הצרכן. לעמדת המשיבה אין לקבל את הטענה שלא ניתן לעשות שימוש בסעיף כאשר לא מדובר בסימן המוכר היטב. לדידה, טענה זו של המערערת לא עולה בקנה אחד עם לשון החוק, תכליתו והפסיקה - בין בבתי משפט ובין בפני הרשם. נטען כי באשר לשימוש בסעיף זה, די בהוכחת מוניטין אשר לאורו יש חשש להטעיה. מוניטין, בדומה לזה הנדרש לפי חוק הגנת הצרכן ועוולת גניבת העין. אין צורך שההטעיה תהיה ביחס לסימן מוכר היטב אלא די במוניטין, הדברים בוודאי יפים ביחס למוניטין רב, כפי שאף נקבע כאן. אומנם גם לפני התיקון של הפקודה והוספת סעיף 11(13), נקלטה באמצעות סעיף 11(6) הדוקטרינה של הגנה מיוחדת לסימן מסחר מפורסם ( ראה הלכת קרדי), ברם, גם עת תוקן החוק, נותר הסעיף המקורי ואף נקבע בפסיקה כי נותרה על כנה ההגנה שהוא מעניק לסימן בעל מוניטין ומניעת הטעייה. קביעה כי מתקיים הדרוש לחלופה זו - היא קביעה עובדתית של היושב בדין. המשיבה התייחסה עוד באופן פרטני לפסיקה אליה הפנתה המערערת, תוך הבהרה מדוע זו אינה תומכת בטענות המערערת, כנטען על ידה.

נטען כי בהתאם לפסיקה יש לערוך את מבחן תום הלב ביחס לתום הלב של מבקש הרישום וכי המבחן האמור מבוצע כמבחן אובייקטיבי ולא סובייקטיבי.
על אף עמדתה כי אין מקום להתערב בקביעות עובדתיות, הוסיפה המשיבה והתייחסה גם לטענות המערערת בראש זה. הודגש המחסור בסתירת ממצאי החקירות שנערכו מטעם המשיבה בבתי עסקים שונים והורחב מדוע אין להסתפק בתצהירים שהביאה המערערת. לטענת המשיבה עולה מאותן ראיות כי שימוש המערערת לא החל בשנת 1996 כפי שטענה ואף לא בשנת 2011.

באשר לנטל ההוכחה הודגש כי זה מוטל על מבקש הרישום גם כאשר המתנגד אינו בעל סימן רשום. אומנם על המתנגד מוטל נטל הבאת הראיה, אך לכך די בראשית ראיה ואין בכך לפטור את מבקש הרישום מעמידה בנטל השכנוע המוטל עליו לכל אורך ההליך. נטען כי בנטל זה לא עמדה המערערת. עוד נטען כי אין להידרש לטענות חדשות שהועלו רק במסגרת הערעור.

במסגרת הערעור שכנגד - טענה המשיבה כי יש להתערב בהערת הפוסקת אשר ניתנה מעבר לדרוש, כאילו אין סימנה עולה לכדי סימן מוכר היטב. נטען כי לנוכח הראיות שהוצגו ובין השאר גם היקף מאמצי השיווק מטעמה, היה מקום לקבוע שסימנה עומד בהגדרה זו. נטען כי בהמשך לכך היה מקום לקבוע שאין לקבל את סימן המערערת - גם לנוכח החלופה שבסעיף 11(13) לפקודה. בהקשר זה מפנה הערעור הנוסף בהרחבה לראיות שהובאו ובכלל זה גם לראיות באשר להיקף המכירות, ההשקעות בשיווק והמועדים בהם החל השימוש בסימן ( ר' בעקרי הטיעון של המערערת בערעור שכנגד, סעיפים 22-6). נטען כי לנוכח הראיות שהובאו לא היה מקום לקביעה כי ספק אם סימן המשיבה מוכר היטב. בכלל זה נטען כי נתח שוק של - 20% מהשוק הרלוונטי, אשר הוכר בהחלטה, הוא רב ומספק. נטען כי נפלו שגיאות בהתייחסות בהחלטה לשאלת מידת ייחודיות הסימן ונפקות הדבר להכרה בסימן כמוכר היטב ( בהקשר זה ראה השוואה לשלושת הפסים של אדידס וסימן היונה של חברת DOVE, בעמ' 3 לעיקרי הטיעון באותו ערעור). לטעמה של המשיבה יש לקבוע כי סימנה הוא סימן מוכר היטב שאינו רשום.

עוד נטען במסגרת הערעור שכנגד כי יש להתערב בהוצאות שנפסקו לטובת המשיבה. היה צורך לאפשר הגשת בקשה באשר להוצאות ופסיקת הוצאות ושכ"ט ראליים. השיקולים אותם הביאה הפוסקת בחשבון אינם רלוונטיים. אין מקום שלא לפסוק הוצאות ראויות בגין ההליך, מחמת הטעות אשר לאורה נמחק הסימן שהיה רשום בעבר ואין מקום גם לאמירה שהמשיבה לא הקפידה על רישום ברור. הרישום בעבר היה לפי הנוהל דאז והרשם לא הנחה לפעול אחרת. מדובר בהליך מורכב עם ראיות רבות ונוהגת פסיקת הוצאות ושכ"ט בסכומים גבוהים משמעותית.

תמצית תשובות המערערת לערעור המאוחר:

במסגרת עיקרי הטיעון של המערערת בערעור שכנגד, היא טענה שקיימת קביעה כי סימן המשיבה אינו סימן מוכר ואין מקום לטענה כאילו הפוסקת רק אמרה שיש ספק באשר לכך. הניסיון לטעון כי זה מוכר היטב וכן השוואתו לסימנים אחרים ( כמו שלושת הפסים של אדידס), הוא ניסיון מופרך ולא ראוי. נטען כי כאשר מדובר בסימן אליו נחשף מגזר מצומצם מהציבור ( מחסנאים, סוחרים וסיטונאים - בענף האלומיניום), אין הוא יכול להיות סימן מוכר היטב. סימנים אזוטריים שלעיתים אינם נראים לעין, או משמשים לצרכים פונקציונליים - אינם באים בגדר סימנים מוכרים היטב. הדברים יפים אף יותר ביחס לסימן החריץ אשר בו לא נעשה שימוש רב. אין די בראיות שהובאו וחלקן אף אינן רלוונטיות לכך. הכרה בסימן לא רשום, כסימן מוכר היטב תיעשה בקפידה רבה, לנוכח העובדה שמדובר בהגנה נדירה ויוצאת דופן בעלת נפקות בינלאומית. השאלה אם הדבר אפשרי רק בשוק המקומי, הושארה בפסיקה פתוחה. המערערת מתייחסת גם כאן, בהרחבה לראיות שהובאו מטעם המשיבה ולטענותיה מדוע אלה אינן מספקות. עוד היא חולקת על הטענה שעלה אף מעדויות מטעמה כי סימן המשיבה מוכר ( ר' הטענות בסעיפים 17-1 לעיקרי הטיעון בערעור הנגדי).

נטען כי לא חלה שגגה גם בקביעת שיעור ההוצאות וכי ערכאת ערעור תתערב בקביעות שכאלה רק במקרים נדירים וחריגים. נטען כי אותה קביעה הייתה גם בשים לב לאופן התנהלות המשיבה בהליך בפני כב' הפוסקת, ברם אין מניעה להתחשב גם בהתנהלות חיצונית לו.

הכרעה:

מטבע הדברים אפתח - בשאלת נטל ההוכחה, אליה נדרשו הצדדים;

בהתנגדות לסימן מסחר מספר 225917 " TORRO",Red Bull GmbH נ. FINANSCONSULT" EOOD" ( ניתן ביום 24.1.13 ופורסם בנבו, כב' הפוסקת ז'קלין ברכה), נאמרו הדברים הבאים:

"בשונה מסדרי הדין בעניינים אזרחיים המתנהלים בפני בית המשפט, בהליך ההתנגדות לרישום סימן מסחר המתנהל בפני רשם הפטנטים מוטל הנטל להוכחת כשירותו של הסימן על מבקש רישום הסימן לאורך ההליך כולו ( ראה בג"ץ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל- ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 309). מאידך, הראשון אשר מוטל עליו נטל הבאת הראיות להוכחת העדר כשירותו של הסימן לרישום הוא המתנגד. ככל שיביא המתנגד לרישום ראשית ראיה, יעבור נטל הבאת הראיות למבקש הסימן. עם זאת וכפי שציינתי לעיל, ממשיך נטל ההוכחה בכללותו לרבוץ לפתחו של מבקש הסימן לאורך ההליך כולו. (ראה, בין היתר, התנגדות לרישום סימני מסחר 175808, 175809 Gizeh Raucherberdarf GmbH נ' Greek Cooperative Cigarette Manufacturing Company S.A. – SEKAP S.A (2012)).
(ר' שם בסעיף 8).

בהתנגדות לרישום סימן מסחר 236314 " לירז" מעוצב מצברי לירז שיווק 1988 בע"מ נ. מצברי לירז שיווק (2003) בע"מ ( ניתן ביום 4.11.13 ופורסם בנבו), אמרה כב' הפוסקת יערה שושני כספי בסעיף 19 את הדברים הבאים:

יוזכר כי נטל השכנוע בהליך התנגדות מוטל על מבקש הרישום מעצם חובתו להוכיח ולבסס את כשירותו של הסימן המבוקש על ידו לרישום. עם זאת, נטל הבאת הראיה הראשוני מוטל על כתפי המתנגד ( ראו התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר מס' 170851Orange Personal Communications Services Limited נ' גמקום בע"מ ( פורסם באתר רשות הפטנטים, 11.10.2009). יעמוד המתנגד בחובתו זו, ינדוד נטל הראיה לכתפי המבקש להפריך את שנטען על ידי המתנגד באמצעות ראיות סותרות ( ראו לעניין זה התנגדות לרישום סימני מסחר 175808, 175809 ( מעוצבים) Gizeh Raucherberdarf GmbH נ'Greek Cooperative Cigarette Manufacturing Company S.A. – SEKAP S.A., סעיפים 41-43 ( פורסם באתר רשות הפטנטים, 6.2.2012).
דברים אלה מאומצים כלשונם.
בעניין זה ראה גם בג"ץ 476/82 אורלוגד נ. רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט(2) 148, 156 (1985) - "...על צד המבקש את רישום סימן המסחר לשכנע את הרשם שהסימן ראוי לרישום וכאשר טוען המתנגד שהסימן עלול להטעות, על מבקש הרישום להוכיח שאין הדבר כך..."; התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 170851 Orange Personal Communications Services Limited נ' גמקום בע"מ ( כב' הרשם ד"ר מאיר נועם, ר' ס' 17 שם, ניתן ביום 11.10.09 ופורסם בנבו); בקשה לרישום סימן מסחר 231732 ישראהוטל כח אדם בע"מ, בסעיף 20 ( כב' הרשם אסא קלינג ניתן ביום 13.2.13 ופורסם בנבו); ספרו של עו"ד עמיר פרידמן, סימני מסחר - דין פסיקה ומשפט משווה, מהדורה שלישית, כרך ראשון, החל מעמ' 616 וכן ההפניות שהובאו שם.

בשים לב להיקף החומר שהובא מטעם המשיבה ותוכנו - ברי כי זו עמדה בנטל הראשוני המוטל עליה. לטעמי - המערערת מצידה, לא הצליחה מנגד, לעמוד בנטל ההוכחה הנדרש לרישום הסימן על שמה, חרף אותן ראיות.

אין מקום להתערב בממצאים העובדתיים שנקבעו;
מאחר וכב' הפוסקת פרטה באריכות הן את הראיות שהובאו בפניה והן את הבסיס שנמצא בהן למסקנותיה ( ר' בעיקר סעיפים 18-12 וניתוח הדברים בסעיפים 60-37), אני מוצאת שאין כמעט צורך להתייחס לטענות שהעלו שני הצדדים כנגד קביעותיה העובדתיות. ניתן לאמץ אותן קביעות, בדרך דומה לדרך הנוהגת על בסיס תקנה 460( ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984.
עם זאת, פטור בלי כלום - לא ניתן;
מתוך ראיות המשיבה אני מוצאת להפנות במיוחד לתצהירי סוחרים שהוגשו ( ר' החל מעמ' 839 לפי מספור המשיבה או החל מעמ' 844, לפי המספור במערכת נט-המשפט, בתיק המוצגים) וכן לתצהירי החוקרים ( ר' מעמ' 843 לפי מספור המשיבה, או מעמ' 848 לפי המספור במערכת נט המשפט). עיון מעלה כי עת נשאלו עסקים בהם נערכה החקירה, בדבר הדרך לזהות את הפרופילים של המשיבה הרי שבחלק המשמעותי של המקרים, הייתה התשובה כי הסימן הוא פס אחד המוטבע לאורך הפרופיל. חרף הטענות שהעלתה המערערת, לא מצאתי שיש פסול בדרך בה נערכו החקירות. אכן החוקרים לא שאלו שאלות כמו במה נעשה יותר שימוש בחריץ או בבליטה? ומטבע הדברים החוקרים גם נשלחו לבתי עסק מסוימים. אך כפי שאמרה הפוסקת בהחלטתה: "החירות הייתה בידי המבקשת (כלומר המערערת - ע.ז) לבצע חקירות משלה בבתי עסק הנראים לה מתאימים יותר על מנת להגיש ממצאים סותרים" (ר' סעיף 57 להחלטה). לטעמי בחירת המערערת שלא להציג חקירה אחרת, בין מבתי עסק אחרים ובין עם שאלות אחרות וזאת מטעמיה, נזקפת כנגדה. העובדה שעת נשאלת בעסק פלוני, שאלה פתוחה בדבר סימן המשיבה ותשובת העוסקים בדבר מפנה לסימן הפס האחד, תומכת במסקנות הפוסקת, כי הציבור הרלוונטי לא מבחין בין שקע ובליטה וכי סימן הפס האחד מזוהה עם המשיבה. העובדה שהסוחרים, חרף שיחה בדבר סימן הפס האחד, לא הזכירו כלל את שם המערערת, מלמדים שהפס מזוהה עם המשיבה ולא עם המערערת. כאמור באשר להוכחת קביעה אחרת, הרי שנטל ההוכחה הוא על המערערת ובכך היא לא עמדה.
אציין בשולי ההתייחסות לחקירה בבתי העסק כי יש לזקוף לטובת המשיבה את העובדה שהיא הביאה גם תוצאות שהן פחות נוחות לה ובעניין זה אפנה לתוצאות הביקור מיום 2.6.13 בבית העסק " אלום אשת" (ר' בעמ' 845 בתיק המוצגים, לפי מספור המשיבה, כחלק מתצהירו של החוקר מתן טל).

עיון בפרוטוקולי הדיונים של חקירות העדים, תומך אף בקביעת הפוסקת כי מסקנותיה נתמכות לא רק בעדויות מטעם המשיבה, אלא גם בעולה מחקירות של עדי המערערת. עלה במהלך חקירות מצהירים מטעם המערערת, קושי לזהות את מקור הפרופילים, ללא בחינה מדוקדקת ( ר' דבריה בסעיפים 53-49 להחלטה). בעניין זה אפנה לפרוטוקול הדיון מיום 16.6.14, אשר צורף כמוצג ג' בתיק מוצגי המשיבה. הצורך של עדים מטעם המערערת לבחון בזהירות פרופילים המוצגים להם בחקירה, או - הצורך למשש אותם ולא רק להסתכל עליהם ( גם כדי להבדיל בין בליטה וחריץ), כמו גם העדר החלטיות בתשובה האם פרופיל המוצג לעד, הוא מתוצרת המשיבה או המערערת - תומכים כולם במסקנה בדבר הקושי לזהות את מקור הפרופילים. ממילא הדבר תומך גם בחשש כי תיווצר הטעיה של הציבור הרלוונטי. אף מבלי להידרש להיקף ההתערבות בהחלטות של רשם הסימנים ובמיוחד בקביעותיו העובדתיות ( ר' בספרו של פרידמן דלעיל, כרך שני, עמ' 767 בהתאמה), עדיין יש לתת משקל לא מבוטל לכך שהפוסקת היא שצפתה בעדים בעת חקירתם ( צורך בתאורה, מישוש, חוסר החלטיות) וממילא יכולה הייתה להתרשם ישירות מהקושי שלהם, עת נחקרו ביחס לפרופילים אשר לא ידעו את מקורם. אין מקום להתערבות בהתרשמות ישירה זו.

אני מוצאת להעיר כי בעוד טענה המשיבה ביחס לערעור כי - " הלכה פסוקה ומושרשת היטב היא כי אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בקביעות עובדתיות של הערכאה הדיוניות...ובמיוחד כאשר מדובר בהתערבות בקביעות עובדתיות ומקצועיות של רשם סימני המסחר לו הכלים המקצועיים והמומחיות" (ר' סעיף 2 לעיקרי טיעונה שם), נראה כי דברים אלה נשתכחו ממנה - עת ביקשה במסגרת הערעור שכנגד, להתערב בחלק של ההחלטה בו נקבע שסימנה אינו עולה כדי סימן מסחר מוכר היטב.
כשם שלא מצאתי להתערב בקביעות העובדתיות בדבר היות סימן הפס האחד בעל מוניטין רב ו/או בדבר החשש לטעות בין הסימנים ( וללא אבחנה בין השקע והבליטה), כך גם לא מצאתי להתערב בקביעה העובדתית כי על אף הראיות שהובאו - אין מקום לקביעה שמדובר במוניטין המספק עד לעמידה בהגדרת הפקודה ל- "סימן מסחר מוכר היטב".

לטעמי לא נדרשת הכרעה בשאלה האם סימן מוכר היטב יכול להיות כזה, רק מקום בו הוא מוכר ברמה בינלאומית ( ראה טענות המערערת בערעור שכנגד). החלטת הפוסקת לא הושתתה על כך אלא על הכרעות עובדתיות גרידא. בהקשר זה אפנה למבחנים המקובלים באשר לסימן מוכר היטב כפי שסוכמו בהתנגדות לסימן מסחר מס' 93261 “PENTAX” (מעוצב) . PENTAX S.R.L נ. ASAHI KOGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA (ניתן ביום 3.9.03 ע"י כב' הפוסק י. אקסלרוד כתוארו אז, ופורסם בנבו. ר' ס' 22 שם). יש לבחון, בין השאר, את - מידת ההכרה של הסימן, היקף השימוש בו ומשך השימוש ובכלל זה היקפי המכירות ועומק החדירה לשוק, היקף ומשך פרסומו, מידת ההכרות עמו, מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש של הסימן, מידת הייחודיות של הסימן ואופי ומידת השימוש של הסימן או סימן דומה על ידי צדדים שלישיים ( שימוש על ידי מספר גורמים בסימן עשוי להצביע על כך שהמוניטין אינו צמוד אף לא לאחד מהם), אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק, הדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות. יש לבחון אם הסימן מוכר היטב בקרב הציבור הנוגע עניין. מבחנים אלה - הם מבחנים שבעובדה וממילא התערבות במסקנה כי סימן אינו עומד בהם, תעשה בזהירות ולא בנקל.

כב' הפוסקת לא מצאה שבמקרה דנן מגיעה ההכרות עם סימן המשיבה עד לדרגה של סימן מסחר מוכר היטב. נראה כי מכלל טעמיה, מצוי מרכז הכובד - בכך שמדובר בתחום בו מידת הייחודיות אינה רבה, והיות נתח השוק הרלוונטי של המשיבה - לא מספק. איני סבורה ששגתה במסקנתה זו. אפנה בהקשר זה לדוגמאות שהביאה המערערת באשר למקרים בהם הוכרו סימני מסחר מוכרים היטב ( כגון - Adidas, General Motors, Visa, Toyota, McDonald's ועוד), ואשר יש בהם לסייע וללמד מה רמת ההיכרות הנדרשת לכך.

מקום בו אני סבורה שאין מקום להתערב בקביעות העובדתיות של הפוסקת כי -
סימן המשיבה אינו סימן מסחר מוכר היטב,
עם זאת הוא בעל מוניטין רב בשוק,
וקיים חשש כי הציבור יטעה בין הסימנים,
נותר אפוא לדון בשאלה העיקרית שהועלתה בערעור המקורי. כלומר האם מקום בו מדובר בסימן בעל מוניטין רב, אך סימן שאינו רשום ועת נקבע שהוא גם לא מוכר היטב - עדיין יכולה להתקבל התנגדותו לרישום סימן אחר. התנגדות, ביחס לטובין באותו התחום, על בסיס החלופה אשר בסעיף 11(6) לפקודה.

אפנה אפוא לטענה כי הוראת סעיף 11(13) לפקודה, איינה את השימוש בחלופה אשר בסעיף 11(6);
לצורך הנוחות תובאנה בפתח הדברים ההוראות הרלבנטיות מסעיף 11 לפקודה. אותו סעיף קובע כי לא כשרים לרישום הסימנים הבאים:
(1)- (4)
(5) סימן הפוגע או העלול לפגוע בתקנת הציבור או במוסר;
(6) סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר;
(תיקון מס'
תש"ס-
(תיקון מס'
תש"ס-
(6א) סימן הכולל ציון גאוגרפי לענין טובין שמקורם אינו באזור הגאוגרפי המצוין, אם יש בציון הגאוגרפי כדי להטעות ביחס לאזור הגאוגרפי האמיתי של מקור הטובין;
(תיקון מ
(תיקון מ
(6ב) סימן הכולל ציון גאוגרפי נכון מילולית, אולם יש בו מצג שווא כאילו מקורם של הטובין באזור גאוגרפי אחר;
(7) -( 12 )..........................................................................
(תיקון מס'
(תיקון מס'
(13) סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר;
(תיקון
(תיקון
(14) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש.

החלופות אשר בסעיפים 13 ו- 14 דלעיל, כמו גם הגדרת " סימן מסחר מוכר היטב" בסעיף 1 לפקודה ( ר' לעיל סעיף 15) - התווספו לאחר שבשנת 1995 חתמה ישראל על הסכם שהקים את ארגון הסחר העולמי. באותו הסכם היא התחייבה להתאים עד סוף שנת 1999 את חוקיה, לדרישות המוגדרות בהסכם הטריפס. הסכם הטריפס - דן בהיבטים הקשורים לזכויות בקניין הרוחני. ר' הצעת חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני - התאמה להוראות הסכם הטריפס, התשנ"ט -1999, הצ"ח 2819, מיום 27.7.99, י"ד באב תשנ"ט עמ' 524.
עובר להוספת חלופות אלה, אכן נעשה שימוש רב יותר בחלופה אשר בסעיף 11(6) ובעת עשיית שימוש באותה חלופה, נהג בית המשפט לבדוק האם הסימן אשר נטען כי ביחס אליו תגרם הטעיה, הינו סימן מפורסם. בעניין זה ר' לדוגמא ע"א 6181/96 קרדי נ. Bacardi &Company Limited, פ"ד נ"ב (3) 276 (1998), לעיל ולהלן: "פרשת קרדי" (יודגש כי דובר שם על מוצרים שאינם דומים במהותם; דובר על לבוש אל מול משקה).

אכן, בספרות המשפטית הובעה בתחילה העמדה כי הוספת החלופות אשר בסעיפים 13 ו- 14, יש בה לרוקן מתוכן את הוראת סעיף 11(6). לפי גישה זו, החליף לכאורה הביטוי סימן מסחר מוכר היטב, את הביטוי שנהג עד אז בדבר היות הסימן מפורסם. כך עו"ד פרידמן בספרו דלעיל סבר במהדורת תשס"ה - 2005 כי:
"כיום בעקבות התיקון בפקודה שהוכנס לצורך יישום הוראות הסכם הטריפס, אין צורך ביישום הוראת סעיף 11(6) להגנת סימן מסחר מפורסם, המכונה כיום בדין " סימן מסחר מוכר היטב". גבולות הגנת " סימן מוכר היטב" נקבעו במפורש במסגרת ההוראות הרלוונטיות שעוגנו בפקודה". הפתרון שמציע התיקון המכיר במונח " סימן מסחר מוכר היטב" מרוקן כמעט מכל תכלית את הוראת סעיף 11(6) לפקודה. הוראת הסעיף תשרת כיום בעיקר במקרים בהם הסימן המבוקש עלול להטעות את הציבור ביחס לסגולות הטובין הנושאים את הסימן להבדיל מהטעיה ביחס לסימנים קיימים אחרים. ההסדר הספציפי שעוגן במסגרת ההתאמה להוראות הסכם הטריפס מונע את הצורך לפנות לסעיף הסל המעוגן בהוראת סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר."
ר' שם עמ' 207.

במהדורה מאוחרת יותר ( ר' מהדורת התש"ע - 2010) מותנה עמדתו, עת אמר:

"הפתרון שהונח במסגרת תיקון הסכם הטריפס המכיר במונח " סימן מסחר מוכר היטב" מהווה פתרון חלקי המצמצם את הצורך להשתמש בהוראת סעיף 11(6) לפקודה כדי למנוע תחרות מסחרית בלתי הוגנת. ההסדר הספציפי שעוגן במסגרת ההתאמה להוראות הסכם הטריפס מונע את הצורך לפנות לסעיף הסל המעוגן בהוראת סעיף 11(6) לפקודה לצורך הגנת תדמיתם החיובית של סימני המסחר המוכרים היטב, כאשר מדובר בטובין הנמנים על אותה המשפחה המסחרית או שיש בניהם קשר פוטנציאלי לוגי.
.....
הגנת סעיף 11(6) רחבה יותר מהאיסורים הפרטניים הנוגעים לאימוץ סימן דומה או מטעה היכול ליצור סכנה להטעיה או הקלשה ביחס לסימן מסחר מוכר היטב. הגנת סעיף 11(6) לפקודה יכולה לחול גם במקרים של ביזוי תדמיתו החיובית של סימן המסחר המוכר היטב ובמקרים בהם נעשה ניסיון לאמץ סימן מסחר מוכר היטב עבור תחומים שאין בניהם לבין הטובין המקוריים קשר מסחרי. במקרים אלו, אשר אינם מכוסים מבחינת המארג הנורמטיבי בסעיפים 11(13) ו- 11(14) לפקודה, ניתן יהיה להמשיך ולהיעזר ולהישען על הוראת סעיף 11(6) שנועדה למנוע תחרות בלתי הוגנת באפיקי המסחר".

ר' שם עמ' 289.

חרף דברים אלה, צודקת המשיבה כי אין בנמצא פסיקה השוללת בפועל שימוש בסעיף 11(6), במקרה ממין זה שבפניי. אכן בע"א 10959/05 Tea Board, India נגד Delta Lingerie S.A.Of Cachan, ( ניתן ביום 7.12.06 ופורסם בנבו. להלן : " פרשת India". פרשה אליה התייחסו הצדדים בדיון כפרשת Tea Board ), הובאו דברי פרידמן דלעיל ( ממהדורת 2005), אך עם זאת נקבע כי - " אין צורך לקבוע מסמרות בשאלה האם אכן התייתרה הוראת סעיף 11(6) לאור קיומן של הוראות 11(13) ו- 11(14) וניתן להתיר את הדיון לעת מצוא" (ר' שם סעיף 20 לפסה"ד). בפועל במקביל לבחינה שם של החלופות החדשות, נבחנה ונדחתה עניינית גם החלופה שבסעיף 11(6).
המערערת לא הפנתה לפסיקה אשר השלימה הקביעה והורתה כי לא ניתן להמשיך ולעשות שימוש בהוראת סעיף 11(6), עת נקבע בו זמנית כי סימן המתנגד אינו עולה לכדי סימן מסחר מוכר היטב.

הפניית המערערת להתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 111917 ו- 111918 "METALLIKA"(מעוצב) יוניפורם מפעלי מתכת בע"מ נ. Metallica, שותפות כללית המאוגדת בקליפורניה, ארה"ב (ניתן ביום 30.1.07 ופורסם בנבו), אינה תומכת בטענותיה; באותו מקרה המתנגדת הייתה שותפות שהוקמה ע"י חברי להקת Metallica ונקבע שלזו סימן מוכר היטב שאינו רשום בישראל, אך זאת בתחום המוסיקה בלבד. מאחר ובקשת הרישום שם, נגעה לתחומים אחרים, נקבע כי אין מקום לקבל את ההתנגדות. אין באותו מקרה, דיון באשר לאפשרות לפנות לחלופה אשר בסעיף 11(6), עת מדובר בסימנים באותו תחום מסחרי וגם לא התקיים דיון באשר לשאלה - האם ניתן לעלות חלופת הסעיף, מקום בו אין הסימן מגיע עד לדרגה של סימן מוכר היטב, ברם קיימת טענה בדבר תחרות לא הוגנת.

עיון בהחלטות אליהן הפנו הצדדים מלמד כי בפרקטיקה, מוסיפה החלופה שבסעיף 11(6), להתקיים במקביל והיא מהווה מעין סעיף סל. עוד עולה כי בשונה מפניה לחלופה אשר בסעיף 11(13), שם יש להוכיח כי מדובר בסימן מסחר מוכר היטב, אזי עת מדובר בחלופה אשר בסעיף 11(6) - מסתפקים הפוסקים בדרגה פחותה של - " מוניטין רב אף אם לא מוכר היטב". ר' סעיף 27 בהתנגדות לרישום סימן מסחר 237567 " COVERI", סאר-גו השקעות בע"מ נ. ENRICO COVERI s.r.l. ( ניתן ביום 27.5.15 ופורסם בנבו); סעיף 43 בהתנגדות לרישום מסחר 233272 GB Gentleman Boutique ( מעוצב) ABRAHAM BERMAN נ. ג'י.בי. הלבשה חסידית בע"מ (ניתן ביום 1.12.13 ופורסם בנבו). אעיר כי שתי ההחלטות ניתנו על ידי הפוסקת דנן ובכך יש גם מענה לטענה כאילו זו סתרה עמדה קודמת שלה.

בפועל עת מפנה מתנגד לשתי החלופות, נערכת אכן בדיקה ביחס לשתיהן. בעניין זה אשוב ואפנה להתנגדות לרישום מסחר 233272 GB Gentleman Boutique ( מעוצב) דלעיל. גם שם, עת עסקה הפוסקת בסימנים בתחומים קרובים - היא קבעה תחילה כי לא מדובר במוניטין ברמה הדרושה לסימן שהינו מוכר היטב ( ר' שם סעיף 40) ואז פנתה ובדקה האם בנסיבות אלה, קיים מוניטין המספק לחלופה האחרת שבסעיף 11(6) והאם מתקיימים בו זמנית יתר דרישות אותו סעיף ( ר' שם בהמשך, בסעיפים 73-41). אכן שם, כמו במקרה דנן - לא התקבלה ההתנגדות על בסיס סעיף 11(13), אך בו זמנית נקבע שיש לקבל את ההתנגדות על בסיס החלופה שבסעיף 11(6).

אני מוצאת להפנות עוד להתנגדות לרישום סימן מסחר 236314 " לירז" מעוצב מצברי לירז שיווק 1988 בע"מ נ. מצברי לירז שיווק (2003) בע"מ ( ניתן ביום 4.11.13 ופורסם בנבו), שם הפוסקת יערה שושני כספי, בחנה את שתי החלופות הנ"ל ובין השאר אמרה:
"לפיכך, על מנת להוכיח קיומן של עילות התנגדות לפי סעיפים אלה (6 ו- 13 -תוספת שלי ע. ז.) ואת סכנת ההטעיה הטמונה ברישומו של הסימן המבוקש שבפני, יש להוכיח קיומו של מוניטין בסימן. במילים אחרות, יש להראות כי הסימן השנוי במחלוקת, מזוהה בקרב ציבור הצרכנים הרלוונטי עם המתנגד ולא עם המבקש. כמו כן, בהתייחס להוראת סעיף 11(13) לפקודה על המתנגד להוכיח בנוסף לאמור לעיל, כי סימן המסחר שאינו רשום, הפך ברבות הימים למוכר היטב עמו או עם מוצריו".

ר' שם, בסעיף 16 ( ההדגשה שלי - ע.ז.).

באותו מקרה נדחו שתי החלופות שכן המתנגדת לא עמדה אף בנטל הראשוני של הבאת ראיה להיות סימנה בעל מוניטין ומדובר בנסיבות שונות מענייננו. עם זאת, ניתן לראות מדרך הילוכה של הפוסקת כי כדבר שבשגרה נבחנות שתי החלופות וכי בקרב הפוסקים הושרשה כבר האבחנה בין רמת המוניטין הנדרשת לכל חלופה.

עיון בפסיקה אליה הפנו הצדדים מלמד כי בפועל הפוסקים לא חדלו מלבחון התנגדויות גם לפי החלופה שבסעיף 11(6) וזאת אף לאחר שהתווספה החלופה אשר בסעיף 11(13). עת נערכת בחינה ביחס לחלופה הראשונה, די בהוכחת מוניטין, או מוניטין רב ועסקינן בדרגה אשר הינה פחותה מהדרגה של סימן מסחר מוכר היטב.

יש לתת את הדעת לעובדה שעת תוקנה הפקודה, בחר המחוקק להוסיף את סעיפים 11(6 א) - 11(6ב), (מעבר להוספת סעיפים 11(13) ו- 11(14)) וזאת במקום שיבטל את הוראת סעיף 11(6) או ישנה את תוכנה ויקבע הסעיפים הנ"ל תחתיה. נראה אפוא כי על אף הוספת החלופה שבסעיף 11(13), בחר המחוקק במודע להותיר גם את ההוראה המקורית. הוראה בה נעשה שימוש בעבר גם לצורך המקרים הכלולים כעת בסעיפים 11(13) ו(14).

אכן, המקרה שבפני מלמד על הצורך בהשארת סעיף זה כמעין סעיף סל, למקרה בו אין סימן המתנגד מגיע עד לדרגה של סימן מסחר מוכר היטב, אך בו זמנית הוכח מוניטין שיש למתנגד בסימן והוכח שאישור הסימן המבוקש, יהא בו להטעות את הציבור ולגרום לתחרות לא הוגנת. עסקינן בסעיף סל אשר אינו מייחד עצמו, רק לתחרות בין שני סימנים לא רשומים ואינו מייחד עצמו גם רק למבקש ומתנגד העוסקים בתחום קרוב או זהה. ואכן כדבר שבשגרה מעלים מתנגדים בו זמנית - במקביל לטענה על בסיס סעיף זה, טענות התנגדות חלופיות גם על בסיס חלופות נוספות. ר' לדוגמא התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 118198 "MATTESE" Rah Management Corp. נ. Matis (a French soci été anonyme) (ניתן ביום 18.11.03 ופורסם בנבו). כב' הפוסק ( כתוארו אז) י. אקלסרוד דן שם בהתנגדות אשר התקבלה הן על בסיס החלופה שבסעיף 11(9) והן על בסיס החלופה שבסעיף 11(6) לפקודה. אגב ניתוח החלופה האחרונה, באשר להיכרות עם הסימן הוא הסתפק בבדיקה כי לסימן המתנגדת יש מוניטין, אשר כאמור לעיל מהווה דרגה פחותה מזו הנדרשת לסעיף 11(13). בשולי הכרעתו אמר כי מקום בו הוא מקבל את ההתנגדות על בסיס החלופות שבסעיף 11(9) וכן 11(6), אין הוא צריך לדון בחלופות נוספות שנטענו. בנסיבות אלה - "... הרי ההכרעה בשאלה אם סימן המתנגדת עומד בדרישות הדין להגנה על סימן מוכר היטב אם לאו, היא הכרעה מיותרת." ( שם, ס' 25).
נראה כי בפסיקה נעשה שימוש בחלופה אשר בסעיף 11(6) כאשר בפועל מתקיים שילוב של הטעיית הציבור בנסיבות של תחרות לא הוגנת במסחר.

מקום בו פסיקת בית המשפט העליון לא סתמה את הגולל על האפשרות להוסיף ולעשות שימוש בסעיף 11(6) - עת שלא מתקיימת החלופה אשר בסעיף 11(13), מקום בו עולה כי המחוקק בחר שלא להשמיט או לתקן סעיף זה מאז התווספו החלופות שבסעיפים 11(13 ו 11(14) ועד היום, עת עולה כי הערכאה המברר אף מוסיפה לעשות שימוש בפועל בחלופה אשר בסעיף זה ( עובדה עליה לא חלק ב"כ המערערת בטיעוניו, אם כי הסתפק באמירה סתמית כי מדובר במקרים עם נסיבות קיצוניות), וכאשר נסיבות המקרה דנן מבהירות הצורך בכך - איני סבורה שהוא המקום לקבל את הערעור ולאשר את רישום סימן המערערת. אין להקל ראש בכך שעולה כי הערכאות המבררות מוצאות את הצורך לעשות שימוש בסעיף זה, כדי לתת מענה למקרים בהם אין סימן המתנגד עולה לכדי סימן מוכר היטב, ברם עדיין מדובר בסימן בעל מוניטין רב ומקום בו אישור הסימן האחר, יגרום להטעיית הציבור ויעודד תחרות לא הוגנת במסחר. הפוסקת מצאה לאחר שמיעה נרחבת של ראיות – כי בכלל אותם מקרים, גם מקרה זה.

מכאן יש לפנות אפוא לטענות הצדדים בדבר מבחן תום הלב;
בפרשת קרדי, הובהר כי עת נערכת בחינה באשר לתחרות לא הוגנת אין לשים את הדגש על מניעיו הסובייקטיביים של המשתמש בסימן אשר נקבע כי הוא מפורסם, אלא די בהוכחה שהשימוש באותו סימן יקדם את עסקי האחר תוך פגיעה בבעל הסימן. מבחן תום הלב הוא רק מבחן עזר לשאלת התחרות הלא הוגנת ועסקינן במבחן שהינו אובייקטיבי ולא סובייקטיבי. "רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע על פי סטנדרטים ערכיים ראויים של החברה ולא על פי האמונה הסובייקטיבית בדבר יושר והגינות של המבקש לרשום סימן מסחר" (שם, סעיף 13). נראה כי בכך יש מענה לחלק ניכר מטענות המערערת, אשר מנסה להוכיח את טוהר כוונותיה הסובייקטיביות.

כב' הפוסקת הבהירה מדוע לטעמה תיווצר תחרות לא הוגנת עת נדרשה למבחן זה ( ראה בעיקר סעיפים 62-61 להחלטתה), איני סבורה שנפלה שגגה בהנמקתה המצדיקה שינוי התוצאה. עולה כי המבקשת השתמשה גם בפרופילים שסומנו אחרת, פנייתה למכון התקנים עם סימנה זה, נערכה בשעה בה הייתה כבר מודעת לכך שהמתנגדת - דורשת הפסקת השימוש באותו סימן. סמיכות המועדים בין הגשת הבקשות לבסוף וכן הבקשה להחיש את הדיון - תומכים במסקנה כי המבקשת ניסתה ליהנות מפרי עמל המתנגדת. הדבר מתיישב גם עם פערי נתחי השוק שבין הצדדים והעובדה העולה מהחקירה, כי המערערת אינה מוכרת ביחס לסימן המבוקש, בדומה למשיבה. באשר לטענות המערערת, יש להוסיף כי אכן הכניסה לתוקף של ההוראות החדשות של מכון התקנים, זירזה מן הסתם את שני הצדדים. ברם, מקום בו יודע מבקש כי אחר עושה שימוש באותו הסימן, האחר עושה את אותו שימוש זמן רב, האחר המחזיק בנתח ניכר מהשוק, מזוהה כך בשוק ( כאמור כך אכן עלה והוכח על בסיס החקירה שבוצעה) והאפשרות להקדימו - נעוצה במחדל של אי תשלום אגרה - הרי שהתחרות ההוגנת במסחר, אינה תומכת בקבלת בקשתו.

אף מבלי להידרש למחלוקת הצדדים האם ראוי לבחון גם תום לב נגדי, דהיינו של המשיבה, איני סבורה כי נפלו בהתנהלות המתנגדת ליקויים בעטיים יש להעדיף את המערערת. לא דומה מחדל של אי תשלום אגרה ואז הזנחת הרישום, עת מוסיף להימשך שימוש בפועל - לשימוש מתחרה, המתחיל שנים לאחר השימוש המקורי, אשר כבר קנה לו אחיזה בשוק. צודקת המשיבה בהדגישה במהלך הדיון בפניי בערעורים - כי אין מקום לטענות בדבר קביעה כביכול שהמערערת החל עוד בשנת 1996, בשימוש בסימן שהיא מבקשת לרשום. אין קביעה שכזו בהחלטה נשוא הערעורים.

נותר עוד להידרש לבקשת המשיבה בערעור שמנגד - להתערב בהוצאות המשפט שנפסקו לה;
אכן הסכום שנפסק בגין הוצאות ושכ"ט עו"ד אינו על הצד הגבוה. עם זאת, יש מקום לתת משקל לחלק של ההנמקה בו נאמר כי הדבר נעוץ גם בדרך התנהלות הצדדים בהליך - לרבות בבקשות ביניים, בחקירות נגדיות והתערבות בהן. כשם שבית המשפט לא יטה להתערב בקביעות העובדתיות שבהכרעה נשוא הערעור, כך לא יטה הוא להתערב, גם באשר לגובה ההוצאות שנפסקו. במיוחד כך, עת מובהר כי הדבר הינו בשים לב להנהלות בפני הסמכות המבררת.

הערות בשולי הדברים;
לטעמי במבחן התוצאה - הגיעה הפוסקת למסקנה נכונה. ניתן לומר כי בחינה כוללת מעלה כי ההחלטה ראויה ואין מקום להתערב בה.
אבהיר כי לא נסתרו מעיני שלל טענות נוספות שהכבירו הצדדים ( הדברים אמורים במיוחד באשר לכתב הערעור המקורי, שם ניתן למצוא גם שישה עמודי טענות, על אף שהטענות סבות רק על סעיף אחד או שניים, מהחלטת הפוסקת). לא סברתי עם זאת שיש צורך להתייחס לכל טענה וטענה. ככל שהדבר דרוש ניתן למצוא תשובות לטענות נוספות, בחומר הראייתי הרב שהוצג, בגוף הכרעת הפוסקת ובטענות הצד שמנגד.
יצוין עוד כי מצאתי שחלק ארי מטענות המערערת - הן למעשה טענות כנגד קביעות שבעובדה וזאת על אף הלבוש שניסה ב"כ המערערת לתת להן. עלה מדרך הילוכו בעת הדיון כי אף הוא מסכים שאין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בקביעות שבעובדה ואין הוא חולק על כך, ו/או אין הוא סבור שמדובר באותן נסיבות קיצוניות בהן יש לסטות מכך.
עוד אין מקום להידרש לשלל טענות נוספות שהועלו ע"י המערערת לראשונה בעת הדיון בערעור ( ר' במיוחד העלאת טענות באשר למועד זה או אחר, אשר ביחס אליו היו צריכות להיערך בדיקות אלה ואחרות, ללא שיש זכר לטענות אלה בכתב הערעור). המשיבה הפנתה לכך שמדובר בטענות חדשות החורגות מגדר הערעור ובדין הפנתה לכך. מקום בו לא ניתנה למשיבה גם אפשרות להשיב לטענות החדשות, הרי שדין אותן טענות להידחות ולו מטעם זה.

בהמשך לכל המפורט - נדחים אפוא שני הערעורים.

בשים לב לכך שככל הנראה, לולא הוגש הערעור המקורי, לא היה מוגש גם הערעור המאוחר,
בשים לב לכך שמרבית העבודה נדרשה לנוכח הערעור המקורי,
וכן בשים לב להליכים שהתקיימו בהמשך לבקשת המערערת מיום 7.4.16 ( ור' גם ההחלטה שניתנה ביום 13.4.16 והאמור בשוליה) -
מצאתי להשית על המערערת לשלם למשיבה בגין שכ"ט ב"כ בערעור - סך של 25,000 ₪ וזאת בתוך 30 יום מהיום.

ככל שקיים עירבון מטעם המערערת זה יועבר ע"י המזכירות למשיבה, באמצעות באי כוחה, עד לסכום הנ"ל (במקרה של חסר , זה יושלם ע"י המערערת במקביל).
ככל שקיים ערבון גם מטעם המשיבה - הרי שזה יוחזר לה באמצעות באי כוחה.

פסק הדין יומצא לצדדים.

ניתן היום, ל' תשרי תשע"ז, 01 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.